2021-700828

第２ 訂正の適否についての判断

１ 請求の趣旨及び訂正の内容

（１）請求の趣旨

令和４年６月６日提出の訂正請求書により特許権者が行った訂正請求は、「特許第６８３２６６５号の特許請求の範囲を本請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～６について訂正することを求める」ことを請求の趣旨とするものである。

そして、上記訂正請求による訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、以下のとおりである（下線は訂正箇所を示す。）。

（２）訂正の内容

ア 訂正事項１

特許請求の範囲の請求項１を削除する。

イ 訂正事項２

特許請求の範囲の請求項２に「更に、アズレンスルホン酸及び／又はその塩を含有する、請求項１に記載の水性製剤。」と記載されているのを、独立形式に改め、「第四級アンモニウム塩、ホスホコリン基含有重合体、グリセリン、モノテルペン、ヒドロキシエチルセルロース、並びにアズレンスルホン酸及び／又はその塩を含有する、水性製剤。」に訂正する。

（当審注：訂正前の請求項３～６は、訂正前の請求項２を直接あるいは間接的に引用しているが、後述２（２）に記載のとおり、上記訂正事項２による訂正の前後で、請求項２に係る発明の実質はなんら変更されていないから、訂正前の請求項２を直接あるいは間接的に引用する部分の請求項３～６に係る発明は、本件訂正により内容の変更はなされていない。）

ウ 訂正事項３

特許請求の範囲の請求項３に「請求項１又は２に記載の水性製剤。」とあるのを、請求項１の削除（訂正事項１）に伴い、「請求項２に記載の水性製剤。」に訂正する。

エ 訂正事項４

特許請求の範囲の請求項４に「請求項１～３のいずれかに記載の水性製剤。」とあるのを、請求項１の削除（訂正事項１）に伴い、「請求項２又は３に記載の水性製剤。」に訂正する。

オ 訂正事項５

特許請求の範囲の請求項５に「請求項１～４のいずれかに記載の水性製剤。」とあるのを、請求項１の削除（訂正事項１）に伴い、「請求項２～４のいずれかに記載の水性製剤。」に訂正する。

カ 訂正事項６

特許請求の範囲の請求項６に「請求項１～５のいずれかに記載の水性製剤。」とあるのを、請求項１の削除（訂正事項１）に伴い、「請求項２～５のいずれかに記載の水性製剤。」に訂正する。

なお、本件訂正は、訂正前の請求項１～６についてのものであるところ、訂正前の請求項２～６は、訂正前の請求項１を直接又は間接的に引用するものであるから、訂正前の請求項１～６は、一群の請求項に該当するものであり、訂正前の請求項１～６について訂正する訂正事項１～６は、一群の請求項に対してされたものである。

２ 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否

（１）訂正事項１について

訂正事項１は、訂正前の請求項１を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。

そして、訂正事項１は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

（２）訂正事項２について

訂正事項２は、訂正前の請求項２の記載が訂正前の請求項１の記載を引用する記載であったものを、請求項１との引用関係を解消して独立形式の請求項へ改めるものであるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。そして、訂正前後で請求項２に係る発明の実質はなんら変更されておらず（上記１（２）イの（当審注））、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、また、新規事項の追加にも該当しない。

（３）訂正事項３～６について

訂正事項３～６は、訂正事項１において請求項１が削除されたことに伴い、請求項１を引用する訂正前の請求項３～６のそれぞれにおいて引用請求項から請求項１を削除する訂正に相当し、請求項３～６における引用請求項の一部を削除することになるから、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。

そして、訂正事項３～６は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

（４）独立特許要件について

特許異議申立てのなされた請求項１、３～６については、特許法第１２０条の５第９項において読み替えて準用する同法第１２６条第７項に規定する要件（いわゆる独立特許要件）は課されない。

また、特許異議申立てのなされていない請求項２に関し、上記訂正事項２は、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正であるから、独立特許要件は課されない。

３ まとめ

以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号又は第４号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。

したがって、特許請求の範囲を、令和４年６月６日提出の訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～６〕について訂正することを認める。

第３ 本件訂正後の本件特許の請求項１～６に係る発明

上記第２で述べたとおり、本件訂正は認められるので、本件特許の請求項１～６に係る発明は、令和４年６月６日提出の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１～６に記載された事項により特定される次のとおりのものである。なお、本件特許の請求項７、８に係る発明は後述の申立理由の対象となっていないので、記載を省略する。

「【請求項１】

（削除）

【請求項２】

第四級アンモニウム塩、ホスホコリン基含有重合体、グリセリン、モノテルペン、ヒドロキシエチルセルロース、並びにアズレンスルホン酸及び／又はその塩を含有する、水性製剤。

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【請求項３】

前記第四級アンモニウム塩が、塩化セチルピリジニウム、及び／又は塩化ベンザルコニウムである、請求項２に記載の水性製剤。

【請求項４】

前記モノテルペンが、メントール及び／又はカンフルである、請求項２又は３に記載の水性製剤。

【請求項５】

前記ホスホコリン基含有重合体が、２－メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体である、請求項２～４のいずれかに記載の水性製剤。

【請求項６】

医薬品、化粧料、皮膚洗浄料、又は口腔ケア製品である、請求項２～５のいずれかに記載の水性製剤。」

第４ 特許異議申立書に記載された申立理由及び取消理由通知書（決定の予告）に記載した取消理由の概要

１ 特許異議申立書に記載された申立理由

申立人は、特許異議申立書（以下「申立書」という。）において、特許権の設定登録時の請求項１、３～６に係る特許を取り消すべき理由として、概略以下の申立理由１及び２を主張している。また、証拠方法として、下記の（３）で甲１～甲４として記載したとおりの甲第１～４号証を提出した。さらに、令和４年３月１日提出の意見書に添付して以下の参考資料１～３を提出した。

（１）申立理由１（甲１の実施例３－７に記載された発明に基づく進歩性欠如）

請求項１、３～６に係る発明は、本件特許の出願前に、日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である、以下の甲１の実施例３－７に記載の発明（甲１－１発明）並びに甲１及び甲４の記載に基づいて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野おける通常の知識を有する者（当業者）が容易に発明をすることができたものであるし、また、上記甲１－１発明並びに甲１、甲２及び甲４の記載に基づいて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるし、さらに、上記甲１－１発明並びに甲１、甲３及び甲４の記載に基づいて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものである。

したがって、請求項１、３～６に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、請求項１、３～６についての特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。

（２）申立理由２（甲１の実施例６－２に記載された発明に基づく進歩性欠如）

請求項１、３～６に係る発明は、本件特許の出願前に、日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である、以下の甲１の実施例６－２に記載の発明（甲１－２発明）並びに甲１及び甲４の記載に基づいて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるし、また、上記甲１－２発明並びに甲１、甲２及び甲４の記載に基づいて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるし、さらに、上記甲１－２発明並びに甲１、甲３及び甲４の記載に基づいて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものである。

したがって、請求項１、３～６に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、請求項１、３～６についての特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。

（３）証拠方法

２ 取消理由通知（決定の予告）の概要

本件訂正前の請求項１、３～６に係る発明（令和３年１２月２４日提出の訂正請求書により訂正された特許請求の範囲）に対して、当審が令和４年４月１日付けで特許権者に通知した取消理由通知（決定の予告）の概要は、以下のとおりである。

（１）取消理由１（進歩性欠如）

請求項１、３～６に係る発明は、本件特許の出願前に、日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である、以下の甲１に記載の発明、甲１の記載及び本件特許の出願前の周知技術に基づいて、あるいは、甲１に記載された発明、甲１及び甲２の記載、並びに本件特許の出願前の周知技術に基づいて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野おける通常の知識を有する者（当業者）が容易に発明をすることができたものであるから、請求項１、３～６に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。

したがって、請求項１、３～６についての特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。

＜引用文献＞

・周知技術文献４（参考資料３）：玉虫文一ら編集「岩波理化学辞典 第３版」、１９７５年４月３０日 第６刷発行、（株）岩波書店、ｐ．１３６～１３７「エチルアルコール」の項目

（なお、上記、甲１及び甲２は、それぞれ、申立人が特許異議申立てに際し、特許異議申立書に添付して証拠方法として提出した、甲第１号証及び甲第２号証である。）

（２）取消理由２（明確性要件違反）

請求項１、３～６についての特許は、特許請求の範囲の記載が以下の点で特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、同法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。

ア 請求項１に係る発明の水性製剤は、「グリセリン」及び「炭素数２～６の低級アルコール」を含有するものとして特定されている。

そして、医薬品化学分野において、「低級アルコール」と「多価アルコール」を異なるものとして記載する場合も知られているし、本件特許明細書の記載によれば、請求項１に係る発明の水性製剤に含有される「炭素数２～６の低級アルコール」には、「グリセリン」は含まれないと解される。

一方で、一般的には、グリセリンは、低級アルコールに相当する化合物として認識されているから、かかる一般的な認識を踏まえるに、請求項１に係る発明の「炭素数２～６の低級アルコール」には、「グリセリン」が包含されるとも解される。

そうすると、結果として、請求項１に係る発明の水性製剤に含有される「炭素数２～６の低級アルコール」に、「グリセリン」が含まれるのか否かが明らかではないから、請求項１に係る発明は明確ではない。

イ 仮に、請求項１に係る発明の水性製剤に含有される「炭素数２～６の低級アルコール」に「グリセリン」が含まれる場合、請求項１に係る発明の水性製剤には既に「グリセリン」が含まれているにもかかわらず、「炭素数２～６の低級アルコール」として「グリセリン」をさらに含む水性製剤と、「炭素数２～６の低級アルコール」としての「グリセリン」は含まない水性製剤が「水性製剤」という物としてどのように異なるのかが明らかではないから、その点でも請求項１に係る発明は明確ではない。

ウ 請求項１を直接あるいは間接的に引用する発明である請求項３～６に係る発明についても同様である。

第５ 取消理由通知（決定の予告）における取消理由１及び２についての当審の判断

１ 取消理由１について

取消理由１は、本件訂正前の請求項１及びこれを引用する請求項３～６に係る特許に対して通知されたものであり、本件訂正前の請求項２に係る特許に対しては通知されていなかったところ、本件訂正により、請求項１が削除され、請求項３～６も、取消理由が通知されていない請求項２を直接あるいは間接的に引用するものとなった。

そうすると、本件訂正後の請求項３～６に係る特許については、取消理由１には理由がないことは明らかである。

２ 取消理由２について

申立理由２は、本件訂正前の請求項１及び請求項１を引用する請求項３～６において、水性製剤が、「グリセリン」に加えて、本願出願時の技術常識からみてグリセリンを包含するとも解釈可能な「炭素数２～６の低級アルコール」を含有するものとして特定されていたことに起因する記載不備であるところ、本件訂正によって、請求項１は削除され、請求項１を引用する請求項３～６においても請求項１が引用請求項から削除され、本件訂正後の請求項３～６の発明特定事項には、「炭素数２～６の低級アルコール」は含まれていない。

よって、本件訂正後の請求項３～６に係る特許についての申立理由２が解消したことは明らかである。

第６ 取消理由通知（決定の予告）において採用しなかった特許異議申立理由（申立理由１及び２）についての当審の判断

申立理由１及び２は、本件特許の設定登録時の請求項１及びこれを引用する請求項３～６に係る特許に対して申立てられたものであり、請求項２に係る特許に対しては申立てられていなかったところ、本件訂正により、請求項１が削除され、請求項３～６に係る発明から、請求項１を引用する発明も削除され、申立理由ではなかった請求項２を直接あるいは間接的に引用する発明に限定された。

よって、本件訂正後の請求項３～６に係る特許についての取消理由１及び２に理由がないことは明らかである。

第７ むすび

以上のとおりであるから、請求項３～６に係る特許は、令和４年４月１日付け取消理由通知（決定の予告）に記載した取消理由及び当該取消理由通知（決定の予告）において採用しなかった特許異議申立理由によっては、取り消すことができない。

また、他に請求項３～６に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。

さらに、特許異議の申立ての対象であった請求項１は、本件訂正により削除されたので、請求項１に係る特許についての特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により却下する。

よって、結論のとおり決定する。