2018-390129

特許第５８８４６２８号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第５８８４６２８号の明細書、特許請求の範囲及び図面を、本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第５８８４６２８号（以下、「本件特許」という。）についての出願は、平成２４年５月１０日に出願され、その請求項１～２に係る発明について、平成２８年２月１９日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、平成３０年８月３０日に特許権者日本精工株式会社（以下、「請求人」という。）より、本件特許に対して本件訂正審判の請求（以下、「本件訂正請求」という。）がなされたものである。 第２　請求の趣旨、訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書、特許請求の範囲及び図面を、本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲及び図面のとおり訂正することを認める、との審決を求めるというものであり、その訂正事項は以下のとおりである。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１の「Ｎ－２－エチルヘキシサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」との記載を、「Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」に訂正する（請求項１の記載を直接的に引用する請求項２も同様に訂正する）。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１の「前記ゲル化剤の含有量が、基油との合計量に対して８～１１質量％であり」との記載を、「前記ゲル化剤の含有量が、基油との合計量に対して８～１０質量％であり」に訂正し、同請求項１の「降伏応力が１．１×１０４～１．５×１０４Ｐａである」との記載を、「降伏応力が１．１×１０４～１．３×１０４Ｐａである」に訂正する（請求項１の記載を直接的に引用する請求項２も同様に訂正する）。 （３）訂正事項３ 明細書の段落［０００６］の「Ｎ－２－エチルヘキシサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」との記載を、「Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」に訂正し、同段落の「前記ゲル化剤の含有量が、基油との合計量に対して８～１１質量％であり」との記載を、「前記ゲル化剤の含有量が、基油との合計量に対して８～１０質量％であり」に訂正し、同段落の「降伏応力が１．１×１０４～１．５×１０４Ｐａである」との記載を、「降伏応力が１．１×１０４～１．３×１０４Ｐａである」に訂正する。 （４）訂正事項４ 明細書の段落［００１１］の「降伏応力が１．１×１０４～１．５×１０４Ｐａ」との記載を、「降伏応力が１．１×１０４～１．３×１０４Ｐａ」に訂正し、明細書の段落［００１４］の「基油との合計量に対して８～１１質量％」との記載を、「基油との合計量に対して８～１０質量％」に訂正する。 （５）訂正事項５ 明細書の段落［００１２］及び［００１４］の「Ｎ－２－エチルヘキシサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」との記載を、「Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」に訂正し、明細書の段落［００２７］［表１］中の「Ｎ－２－エチルサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」との記載を、「Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」に訂正する。 （６）訂正事項６ 明細書の段落［００２７］［表１］中の「実施例３」を「参考例３」に訂正し、明細書の段落［００２３］、［００２８］、［００２９］の「実施例１～３」との記載を、「実施例１、２、参考例３」に訂正する。 （７）訂正事項７ 図面の［図２］の「本発明の範囲」について、降伏応力の上限「１．５」を示す矢印、直線、及び説明を、以下に示すように、降伏応力の上限「１．３」を示すものに訂正する。 「 」 第３　当審の判断 １．訂正の目的（特許法第１２６条第１項）について まず、上記訂正事項１～７に係る本件訂正が、特許法第１２６条第１項ただし書各号に掲げるいずれの事項を目的とするものか、検討する。 （１）訂正事項１について 訂正前の請求項１には、ゲル化剤の一成分として「Ｎ－２－エチルヘキシサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」という化合物名が記載されているが、「２－エチルヘキシサノイル」という基が存在しないことは当業者の技術常識に照らして明らかであるから、上記の記載に誤記があることは、それ自体で明らかである。また、本件特許に係る出願の出願日前に、本件発明が属する潤滑剤組成物の技術分野において、「Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」という化合物が、アミノ酸系ゲル化剤の代表的なものとして周知（例えば、特開２０１１－２６４３２号公報の［００１３］、特開２００９－１１４１６１号公報の［０００６］及び国際公開第２０１３／１１８９２１号の［０００２］を参照。）であったことを参酌すると、当業者は、上記訂正前の請求項１に記載されたゲル化剤の一成分である化合物が、正しくは「Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」であることを容易に理解する。 そうすると、訂正事項１は、訂正前の請求項１における明らかな誤記を、本来その意であることが明らかな字句に正すものであり、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるから、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 また、訂正事項１による請求項２の訂正は、請求項１の訂正に連動して行われるものであるから、当該訂正も特許法第１２６条第１項ただし書第２号に規定する誤記の訂正を目的とするものといえる。 （２）訂正事項２について 訂正事項２による請求項１の訂正は、訂正前の請求項１に記載されていた基油との合計量に対するゲル化剤の含有量を「８～１１質量％」から「８～１０質量％」に減縮し、同降伏応力を「１．１×１０４～１．５×１０４Ｐａ」から「１．１×１０４～１．３×１０４Ｐａ」に減縮するものであるから、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項２による請求項２の訂正は、請求項１の訂正に連動して行われるものであるから、当該訂正も特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。 （３）訂正事項３について 訂正前明細書の段落［０００６］には、訂正前請求項１及び２と同じ事項が記載されているところ、訂正事項３は、上記訂正事項１及び２による訂正後の特許請求の範囲と、明細書の段落［０００６］の記載とが一致せず不明瞭となることを避けるため、同段落の記載を訂正後の請求項１及び２の記載と整合するように訂正するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （４）訂正事項４について 訂正前明細書の段落［００１１］には、本件発明の潤滑剤組成物について、降伏応力が「１．１×１０４～１．５×１０４Ｐａ」に調整されていることが記載され、訂正前明細書の段落［００１４］には、総ゲル化剤量が「基油との合計量に対して８～１１質量％」であることが記載されているところ、訂正事項４は、上記訂正事項２による訂正後の請求項１に記載された降伏応力及び総ゲル化剤量と、明細書の段落［００１１］に記載された降伏応力及び段落［００１４］に記載された総ゲル化剤量とが一致せず不明瞭となることを避けるため、両段落の記載を訂正後の請求項１の記載と整合するように訂正するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （５）訂正事項５について 訂正前明細書の段落［００１２］及び［００１４］には、ゲル化剤の一成分として「Ｎ－２－エチルヘキシサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」という化合物名が記載され、訂正前明細書の段落［００２７］［表１］には、「Ｎ－２－エチルサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」という化合物名が記載されているが、「２－エチルヘキシサノイル」という基及び「２－エチルサノイル」という基がいずれも存在しないことは当業者の技術常識に照らして明らかであるから、上記の記載に誤記があることは、それ自体で明らかである。また、上記第３　１．（１）「訂正事項１について」に記載したように、本件特許に係る出願の出願日前に、本件発明が属する潤滑剤組成物の技術分野において、「Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」という化合物が、アミノ酸系ゲル化剤の代表的なものとして周知であったことを参酌すると、当業者は、上記訂正前の段落［００１２］、［００１４］及び［００２７］［表１］に記載されたゲル化剤の一成分である化合物が、いずれも正しくは「Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」であることを容易に理解する。 そうすると、訂正事項５は、訂正前の段落［００１２］、［００１４］及び［００２７］［表１］における明らかな誤記を、本来その意であることが明らかな字句に正すものであり、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるから、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 （６）訂正事項６について 訂正前明細書の段落［００２７］［表１］には、訂正前の請求項１の発明特定事項を充足する実施例１～３が記載されている。特に、実施例３については、訂正前明細書の段落［００２３］に、「表１に示すように、基油にゲル化剤または増ちょう剤を配合して潤滑剤組成物を調製した。尚、基油、ゲル化剤及び増ちょう剤の各数値は、基油とゲル化剤との合計量、または基油と増ちょう剤との合計量に対する割合（質量％）である。」と記載されていることを勘案すると、基油とゲル化剤との合計量に対して、ゲル化剤が５．５＋５．５＝１１．０質量％配合された例であり、その降伏応力は１．５×１０４Ｐａであることが読み取れる。 ここで、上記訂正事項２による訂正後の請求項１に記載された総ゲル化剤量及び降伏応力は、訂正前よりも数値範囲が減縮され、上記表１に記載された「実施例３」の総ゲル化剤量及び降伏応力を含まないことになるから、当該実施態様を「実施例」と表記することは、訂正後の特許請求の範囲の記載と整合せず不明瞭となる。 訂正事項６による段落［００２７］［表１］の訂正は、上記のように記載が不明瞭となることを避けるため、訂正事項２による特許請求の範囲の訂正と整合するように、「実施例３」を「参考例３」という表記に訂正するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 訂正事項６による、段落［００２３］、［００２８］、［００２９］の「実施例１～３」との記載を、「実施例１、２、参考例３」とする訂正も、同様に、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。 （７）訂正事項７について 訂正前の図面［図２］は、訂正前明細書の段落［０００９］の記載を参酌すると、「実施例で得られた、降伏応力と相対トルクとの関係を示すグラフである」ところ、当該図２には、訂正前明細書の段落［００２７］［表１］に記載された実施例１～３及び比較例１～５の降伏応力及び相対トルク値に対応する各点が図示されていることが読み取れる。また、「本発明の範囲」として、訂正前の請求項１に記載された降伏応力の要件（１．１×１０４～１．５×１０４Ｐａ）を充足する実施例１～３の降伏応力を含む範囲が矢印、直線及び数値で示されており、その上限は実施例３に相当する１．５×１０４Ｐａとされている。 ここで、上記訂正事項２による訂正後の請求項１に記載された降伏応力は、訂正前よりも数値範囲が減縮され、上記表１に記載された「実施例３」の降伏応力を含まないことになり、具体的には、上記表１に記載された「実施例２」に対応する１．３×１０４Ｐａが上限となるから、図２における「本発明の範囲」は、訂正後の特許請求の範囲の記載と整合せず不明瞭となる。 訂正事項７による図面［図２］の訂正は、上記のように記載が不明瞭となることを避けるため、訂正事項２による特許請求の範囲の訂正と整合するように、降伏応力の上限が１．３×１０４Ｐａであることを示すように矢印、直線及び数値の記載を訂正するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 ２．新規事項の追加の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更（特許法第１２６条第５項及び第６項）について （１）訂正事項１について 上記第３　１．（１）「訂正事項１について」に記載したように、訂正事項１による化合物名の訂正は、当業者にとって明らかな誤記を、本来その意であることが明らかな字句に正すものであり、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内で行われるものである。また、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。よって、訂正事項１は特許法第１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 さらに、訂正事項１による請求項２の訂正は、請求項１の訂正に連動して行われるものであるから、当該訂正も特許法第１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 （２）訂正事項２について 訂正前明細書の段落［００２７］［表１］には、実施例１として、ゲル化剤がＮ－２－エチルサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド（訂正事項５により「Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミド」に訂正される。）とジベンジリデンソルビトールとを等量ずつ混合したものであり、基油とゲル化剤との合計量に対して、ゲル化剤が４＋４＝８質量％配合されており、降伏応力が１．１×１０４Ｐａである例と、実施例２として、上記と同じゲル化剤が５＋５＝１０質量％配合されており、降伏応力が１．３×１０４Ｐａである例が記載されている。 訂正事項２による訂正後の請求項１に記載されたゲル化剤の含有量及び降伏応力は、上記実施例１を下限とし、上記実施例２を上限とするものであるから、訂正事項２は願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内で行われるものである。また、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。よって、訂正事項２は特許法第１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 さらに、訂正事項２による請求項２の訂正は、請求項１の訂正に連動して行われるものであるから、当該訂正も特許法第１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 （３）訂正事項３について 上記第３　１．（３）「訂正事項３について」に記載したとおり、訂正事項３は、訂正事項１及び２による特許請求の範囲の訂正と整合するように、訂正前明細書の段落［０００６］の記載を訂正するものである。そこで、訂正事項１及び２についての検討を踏まえると、訂正事項３も願書に（最初に）添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内で行われるものといえる。また、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。よって、訂正事項３は特許法第１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 （４）訂正事項４について 上記第３　１．（４）「訂正事項４について」に記載したとおり、訂正事項４は、訂正事項２による特許請求の範囲の訂正と整合するように、訂正前明細書の段落［００１１］及び［００１４］の記載を訂正するものである。そこで、訂正事項２についての検討を踏まえると、訂正事項４も願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内で行われるものといえる。また、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。よって、訂正事項４は特許法第１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 （５）訂正事項５について 上記第３　１．（５）「訂正事項５について」に記載したように、訂正事項５は、訂正前の段落［００１２］、［００１４］及び［００２７］［表１］における化合物名の明らかな誤記を、本来その意であることが明らかな字句に正すものであり、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内で行われるものである。また、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。よって、訂正事項５は特許法第１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 （６）訂正事項６について 上記第３　１．（６）「訂正事項６について」に記載したとおり、訂正事項６は、訂正事項２による特許請求の範囲の訂正と整合するように、訂正前明細書の段落［００２７］［表１］、［００２３］、［００２８］及び［００２９］の記載を訂正するものである。そこで、訂正事項２についての検討を踏まえると、訂正事項６も願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内で行われるものといえる。また、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。よって、訂正事項６は特許法第１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 （７）訂正事項７について 上記第３　１．（７）「訂正事項７について」に記載したとおり、訂正事項７は、訂正事項２による特許請求の範囲の訂正と整合するように、訂正前の図面［図２］に示された矢印、直線及び数値の記載を実施例１及び２の記載に基づいて訂正するものである。そこで、訂正事項２についての検討を踏まえると、訂正事項７も願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内で行われるものといえる。また、当該訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかである。よって、訂正事項７は特許法第１２６条第５項及び第６項に規定する要件に適合するものである。 ３．独立特許要件（特許法第１２６条第７項）について （１）訂正事項１及び５について 上記第３　１．（１）及び同（５）に記載したように、訂正事項１及び５による化合物名の訂正は、いずれも当業者にとって明らかな誤記を、本来その意であることが明らかな字句に正すものであり、訂正前の記載は当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるから、訂正により独立特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、訂正事項１及び５による訂正により、特許法第３６条第４項第１号及び第６項に規定する要件を満たさなくなるものでもないことも明らかである。よって、訂正事項１及び５は、いずれも特許法第１２６条第７項に規定する要件に適合するものである。 （２）訂正事項２について 上記第３　１．（２）及び同２．（２）に記載したように、訂正事項２による訂正後の特許請求の範囲に記載された事項により特定される請求項１～２に係る発明は、いずれも発明特定事項を訂正前よりも限定するものであるから、独立特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、訂正事項２による訂正により、特許法第３６条第４項第１号及び第６項に規定する要件を満たさなくなるものでもないことも明らかである。よって、訂正事項２は特許法第１２６条第７項に規定する要件に適合するものである。 （３）訂正事項３、４、６及び７について 上記第３　１．「訂正の目的（特許法第１２６条第１項）について」において検討したとおり、これらの訂正事項は、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 なお、本件訂正審判の請求の趣旨は、上記第２のとおりであり、特許権全体に対して訂正審判を請求する場合に該当するから、特許法第１２６条第３項及び第４項の規定に適合するか否かについての検討は不要である。 第４　むすび 以上のとおり、本件訂正請求に係る訂正事項１～７は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号、第２号又は第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、いずれも同条第５項から第７項に規定する要件に適合するものである。 よって、結論のとおり決定する。