2018-390038

特許第４５６６３６０号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第４５６６３６０号の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第４５６６３６０号（以下、「本件特許」という。）についての出願は、平成１２年８月２日に出願され、その請求項１～３に係る発明について、平成２２年８月１３日に特許権の設定登録がされたものである。 その後、平成３０年２月２８日に特許権者日本精工株式会社及び協同油脂株式会社（以下、「請求人」という。）より、本件特許に対して本件訂正審判の請求（以下、「本件訂正請求」という。）がなされ、その後の手続の経緯は次のとおりである。 平成３０年　３月２６日付け：訂正拒絶理由通知 平成３０年　４月１３日　　：手続補正書、意見書の提出 第２　訂正拒絶理由の概要 当審が平成３０年３月２６日付けで請求人に通知した訂正拒絶理由の要旨は、次のとおりである。 １．訂正事項３の訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書各号に掲げるいずれの事項を目的とするものでもないから、同法同条同項に規定する要件に適合しないものである。 ２．訂正事項３の訂正は、願書に添付された特許請求の範囲、明細書及び図面（以下、「特許明細書等」という。）に、新たな技術的事項を導入する訂正を含むから、特許法第１２６条第５項に規定する要件に適合しないものである。 第３　手続補正の適否 １．補正の内容 請求人が平成３０年４月１３日に提出した手続補正書による補正（以下、「本件補正」という。）は、審判請求書の「（２）訂正事項」から「ウ　訂正事項３」を削除し、「（３）訂正の理由」から「（ウ）　訂正事項３」に関する記載を削除し、審判請求書に添付した訂正明細書の段落［００２１］の記載を特許査定時の記載に戻すものである。 ２．本件補正についての当審の判断 本件補正による訂正事項３の削除は、審判請求書の要旨を変更するものではない。よって、本件補正は特許法第１３１条の２第１項の規定に適合するから、本件補正を認める。 そして、当審による上記訂正拒絶理由（第２　１．及び２．）は、いずれも解消した。 第４　請求の趣旨、訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるというものであり、その訂正事項は以下のとおりである。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１の「基油全量の３０～９０質量％を占める量の無極性潤滑油」との記載を、「基油全量の６０～８５質量％を占める量の無極性潤滑油」に訂正し、同請求項１の「極性基を有する潤滑油を、基油全量の１０～７０質量％を占める量」との記載を、「極性基を有する潤滑油を、基油全量の１５～４０質量％を占める量」に訂正する（請求項１を直接又は間接的に引用する請求項２及び３も同様に訂正する）。 （２）訂正事項２ 明細書の段落［００１０］の「基油全量の３０～９０質量％を占める量の無極性潤滑油」との記載を、「基油全量の６０～８５質量％を占める量の無極性潤滑油」に訂正し、同［００１０］の「極性基を有する潤滑油を、基油全量の１０～７０質量％を占める量」との記載を、「極性基を有する潤滑油を、基油全量の１５～４０質量％を占める量」に訂正する。 第５　当審の判断 １．訂正の目的（特許法第１２６条第１項）について まず、上記訂正事項１及び２に係る本件訂正が、特許法第１２６条第１項ただし書各号に掲げるいずれの事項を目的とするものか、検討する。 （１）訂正事項１について 訂正事項１による請求項１の訂正は、訂正前の請求項１に記載されていた基油中の無極性潤滑油の占める量「３０～９０質量％」を「６０～８５質量％」に減縮し、同極性基を有する潤滑油の占める量「１０～７０質量％」を「１５～４０質量％」に減縮するものであるから、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項１による請求項２及び３の訂正は、請求項１の訂正に連動して行われるものであるから、これらの請求項についての訂正も特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。 （２）訂正事項２について 訂正事項２は、訂正事項１による訂正後の特許請求の範囲の記載と、明細書の段落［００１０］の記載とが一致せず不明瞭となることを避けるため、訂正前の同段落に記載されていた基油中の無極性潤滑油の占める量「３０～９０質量％」を、訂正事項１に合わせて「６０～８５質量％」に減縮し、同極性基を有する潤滑油の占める量「１０～７０質量％」を、訂正事項１に合わせて「１５～４０質量％」に減縮するものであるから、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 ２．新規事項の追加の有無（特許法第１２６条第５項）について （１）訂正事項１について 訂正前の明細書の段落［００４５］［表１］には、実施例１～３のグリース組成物の配合組成が記載されており、その基油構成については、実施例１は「ポリαオレフィン（６０）　ポリオールエステル（４０）」、実施例２は「ポリαオレフィン（８５）　ポリオールエステル（１５）」、実施例３は「ポリαオレフィン（８０）　ポリオールエステル（４）　アルキルジフェニルエーテル（１６）」と記載されている。ここで、「ポリαオレフィン」は、請求項１の「無極性潤滑油」に相当し（段落［００２０］）、「ポリオールエステル」及び「アルキルジフェニルエーテル」は、請求項１の「極性基を有する潤滑油」に相当する（段落［００１２］～［００１９］）から、実施例１～３は、基油全量中の「無極性潤滑油」の占める量が、それぞれ６０質量％、８５質量％、８０質量％であり、基油全量中の「極性基を有する潤滑油」の占める量が、それぞれ４０質量％、１５質量％、２０質量％である実施例に相当する。 そして、本件発明の課題は、音響耐久性に優れるとともに、軸受トルクの低減を実現し得るグリース組成物を提供すること（段落［０００８］）であるところ、段落［００４６］～［００４７］及び図３には実施例２及び３のグリース組成物の高速回転トルク試験を行った結果が記載され、段落［００４８］～［００４９］及び図５には実施例１のグリース組成物の低速回転トルク試験を行った結果が記載され、段落［００５０］及び図６には実施例２に従ってポリオールエステルの配合比率を変えてグリース組成物を調製し、高速回転トルク試験を行った結果が記載され、段落［００５１］及び図７には実施例１に従って基油の動粘度を変えてグリース組成物を調製し、低速回転トルク試験を行った結果が記載され、実施例１～３は、いずれも本件発明の課題を解決することが確認されている。 そうすると、本件発明について、訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面には、基油全量中の「無極性潤滑油」の占める量が６０質量％～８５質量％の範囲であり、基油全量中の「極性基を有する潤滑油」の占める量が１５質量％～４０質量％の範囲であるグリース組成物が記載されていたといえる。 したがって、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内で行われたものであるから、特許法第１２６条第５項に規定する要件に適合するものである。 （２）訂正事項２について 訂正事項２は、訂正事項１に合わせて明細書の段落［００１０］の記載を訂正するものであるところ（第５　１．（２））、訂正事項１についての上記（第５　２．（１））における検討を踏まえると、訂正事項２も願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内で行われたものといえる。 よって、訂正事項２は特許法第１２６条第５項に規定する要件に適合するものである。 ３．特許請求の範囲の拡張又は変更（特許法第１２６条第６項）について （１）訂正事項１について 上記（第５　１．（１）及び同２．（１））において検討したとおり、訂正事項１の請求項１についての訂正は、訂正前の請求項１に記載されていた基油全量中の「無極性潤滑油」の占める量及び基油全量中の「極性基を有する潤滑油」の占める量の数値範囲を、願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面に記載された事項に基づいて減縮したものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 よって、訂正事項１による請求項１の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当しないから、特許法第１２６条第６項に規定する要件に適合するものである。 また、訂正事項１による請求項２及び３の訂正は、請求項１の訂正に連動して行われるものであるから、これらの請求項についての訂正も特許法第１２６条第６項に規定する要件に適合するものである。 （２）訂正事項２について 訂正事項２は、訂正事項１に合わせて明細書の段落［００１０］の記載を訂正するものであるところ（第５　１．（２））、訂正事項１についての上記（第５　３．（１））における検討を踏まえると、訂正事項２も実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものには該当しない。 よって、訂正事項２は特許法第１２６条第６項に規定する要件に適合するものである。 ４．独立特許要件（特許法第１２６条第７項）について （１）訂正事項１について 訂正事項１による訂正後の特許請求の範囲に記載された事項により特定される請求項１～３に係る発明は、いずれも発明特定事項を訂正前よりも限定するものであるから、独立特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、訂正事項１による訂正により、特許法第３６条第４項第１号及び第６項に規定する要件を満たさなくなるものでもないことも明らかである。 よって、訂正事項１は、特許法第１２６条第７項に規定する要件に適合するものである。 （２）訂正事項２について 上記（第５　１．（２））において検討したとおり、訂正事項２は特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 なお、本件訂正審判の請求の趣旨は、上記第４のとおりであり、特許権全体に対して訂正審判を請求する場合に該当するから、特許法第１２６条第４項の規定に適合するか否かについての検討は不要である。 第６　むすび 以上のとおり、本件訂正請求に係る訂正事項１及び２は、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第１号又は第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第５項から第７項までの規定に適合するものである。 よって、結論のとおり決定する。