2018-390022

特許第５３５８９６５号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第５３５８９６５号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯等 １　本件特許 本件訂正審判に係る特許は、発明の名称を「転動装置用生分解性グリース組成物及び転動装置」とする特許第５３５８９６５号（以下、「本件特許」という。）であって、平成２０年２月８日を出願日とする特願２００８－２８９６８号について、平成２５年９月１３日、設定登録を受けたものである（設定登録時の請求項の数は２である。）。 ２　本件訂正審判における手続の経緯 本件訂正審判の手続の経緯は、以下のとおりである。 平成３０年　１月３１日　　　審判請求書提出 同年　２月１６日付け　手続補正指令（方式） 同年　２月２３日　　　手続補正書提出 第２　本件訂正審判の請求の趣旨と訂正内容 １　請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 ２　本件訂正の内容 本件訂正審判に係る明細書及び特許請求の範囲の訂正の内容は、以下に示す、訂正事項１ないし８である（以下、これらを併せて「本件訂正」という。）。 (1) 訂正事項１ 特許請求の範囲【請求項１】の「植物油及びエステル油の少なくとも一方からなる基油」との記載を、「菜種油」に訂正する（請求項１を引用する請求項２についても同様に訂正する）。 (2) 訂正事項２ 明細書段落【０００６】の「（１）植物油及びエステル油の少なくとも一方からなる基油」との記載を、「（１）菜種油」に訂正する。 (3) 訂正事項３ 明細書段落【００１０】の「基油には、生分解性に優れることから植物油及びエステル油の少なくとも一方を用いる。」との記載を、「基油には、生分解性に優れることから菜種油を用いる。」に訂正する。 (4) 訂正事項４ 明細書段落【００１１】の「植物油としては、菜種油，ひまわり油，大豆油，綿実油，コーン油，ひまし油等が挙げられ、これらは単独又は２種以上混合して用いることができる。但し、低温での流動性と酸化安定性とのバランスに優れた菜種油、ひまし油が特に好ましい。」との記載を、「低温での流動性と酸化安定性とのバランスに優れた菜種油が特に好ましい。」に訂正する。 (5) 訂正事項５ 明細書段落【００１２】の記載を削除する。 (6) 訂正事項６ 明細書段落【００２０】の「（実施例１～６、比較例１～３）」との記載を、「（実施例１、４、参考例２～３、５～６、比較例１～３）」に訂正し、同段落の「実施例１～３では生分解性の基油（植物油またはエステル油）」との記載を、「実施例１、参考例２～３では生分解性の基油（植物油またはエステル油）」に訂正し、同段落の「実施例４～６では生分解性の基油（植物油またはエステル油）」との記載を、「実施例４、参考例５～６では生分解性の基油（植物油またはエステル油）」に訂正し、同段落【００２３】の【表１】中の「実施例２」との記載を、「参考例２」に訂正し、同表中の「実施例３」との記載を、「参考例３」に訂正し、同表中の「実施例５」との記載を、「参考例５」に訂正し、同表中の「実施例６」との記載を、「参考例６」に訂正する。 (7) 訂正事項７ 明細書段落【００２４】の「植物油またはエステル油」との記載を、「菜種油」に訂正する。 (8) 訂正事項８ 明細書段落【００２０】の「比較襟３」との記載を、「比較例３」に訂正する。 第３　当審の判断 前記訂正事項１ないし８が、特許法第１２６条第１項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものであるか否か（訂正の目的の適否）、同条第５項（新規事項の追加の有無）、同条第６項（特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無）及び同条第７項（独立特許要件充足性）の各規定に適合するものであるか否かについて、訂正事項１から順に以下検討をする。 １　訂正事項１ (1) 訂正の目的の適否 訂正事項１は、特許請求の範囲の請求項１の「植物油及びエステル油の少なくとも一方からなる基油」を「菜種油」に限定するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるといえる。 また、特許請求の範囲の請求項２は、請求項１を引用するものであるから、訂正事項１は、請求項２についても、上記請求項１と同様の訂正を行うものであるところ、当該訂正も、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。 (2) 新規事項の追加の有無 明細書段落【００２３】の【表１】（同表の説明は同段落【００２０】参照）の実施例１、４には、菜種油を基油とし、Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミドあるいはＮ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸－α，γ－ｎ―ジブチルアミドを増ちょう剤としたグリース（不混和ちょう度をＮＬＧＩ　Ｎｏ．２に調整したもの）が具体例として記載され、同表には、それらの生分解性評価試験及びトルク試験の結果が併記されている。そして、図面【図２】及び【図３】（同図の説明は同段落【００２２】参照）には、これら実施例１、４を封入した試験軸受のトルクの変動について記載され、同【００２４】には、当該実施例のグリースは生分解性に優れ、更にこれらを封入した試験軸受も低トルクで、かつ、トルクが早期に安定していることについて記載されている。 また、図面【図４】（同図の説明は同段落【００２５】参照）及び図面【図５】（同図の説明は同段落【００２６】参照）には、菜種油を基油とし、Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミドあるいはＮ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸－α，γ－ｎ―ジブチルアミドを増ちょう剤として得られたグリースの増ちょう剤量と不混和ちょう度との関係について記載され、同段落【００２７】には、当該増ちょう剤を用いることにより、２～５質量％という少ない量で、転がり軸受用として一般的なＮＬＧＩ　Ｎｏ．２程度のちょう度が得られることについて記載されている。 このように、Ｎ－２－エチルヘキサノイル－Ｌ－グルタミン酸ジブチルアミドあるいはＮ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸－α，γ－ｎ―ジブチルアミドを増ちょう剤としたグリースにおいて、菜種油を基油とすることは、明細書において具体例をもって示されていた事項であるから、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 (3) 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項１は、特許請求の範囲に記載された「植物油及びエステル油の少なくとも一方からなる基油」を「菜種油」に限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないといえる。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものである。 (4) 独立特許要件充足性 訂正事項１は、特許請求の範囲を減縮するものであるから、先行技術との関係において、特許要件を満たさなくなるような事情は存在せず、また、訂正事項１により、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に新たな記載不備が生じるわけでもない。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第７項に規定する要件を満たすものである。 ２　訂正事項２ (1) 訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書段落【０００６】には、本件訂正前の請求項１に対応する「（１）植物油及びエステル油の少なくとも一方からなる基油」との記載がなされていたところ、当該請求項１は前記訂正事項１により訂正されたため、両者は整合しないものとなった。 訂正事項２は、当該不整合を解消するためのものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であるといえる。 (2) 新規事項の追加の有無 前記「１(2)」のとおり、基油を菜種油とすることは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項であるから、訂正事項２は、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 (3) 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項２は、前記訂正事項１により減縮された特許請求の範囲の記載に明細書の記載を整合させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項２は、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものである。 ３　訂正事項３ (1) 訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書段落【００１０】には、本件訂正前の請求項１に対応する「基油には、生分解性に優れることから植物油及びエステル油の少なくとも一方を用いる。」との記載がなされていたところ、当該請求項１は前記訂正事項１により訂正されたため、両者は整合しないものとなった。 訂正事項３は、当該不整合を解消するためのものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であるといえる。 (2) 新規事項の追加の有無 前記「１(2)」のとおり、基油を菜種油とすることは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項であるから、訂正事項３は、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 (3) 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項３は、前記訂正事項１により減縮された特許請求の範囲の記載に明細書の記載を整合させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項３は、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものである。 ４　訂正事項４ (1) 訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書段落【００１１】には、本件訂正前の請求項１に対応する「植物油としては、菜種油，ひまわり油，大豆油，綿実油，コーン油，ひまし油等が挙げられ、これらは単独又は２種以上混合して用いることができる。 但し、低温での流動性と酸化安定性とのバランスに優れた菜種油、ひまし油が特に好ましい。」との記載がなされていたところ、当該請求項１は前記訂正事項１により訂正されたため、両者は整合しないものとなった。 訂正事項４は、当該不整合を解消するためのものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であるといえる。 (2) 新規事項の追加の有無 前記「１(2)」のとおり、基油を菜種油とすることは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項であるから、訂正事項４は、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 (3) 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項４は、前記訂正事項１により減縮された特許請求の範囲の記載に明細書の記載を整合させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項４は、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものである。 ５　訂正事項５ (1) 訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書段落【００１２】には、本件訂正前の請求項１に対応するエステル油に関する記載がなされていたところ、当該請求項１は前記訂正事項１により訂正されたため、両者は整合しないものとなった。 訂正事項５は、当該不整合を解消するためのものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であるといえる。 (2) 新規事項の追加の有無 訂正事項５は、本件訂正後の特許請求の範囲の記載と整合しない明細書の記載を削除するものであるから、訂正事項５は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 (3) 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項５は、前記訂正事項１により減縮された特許請求の範囲の記載に明細書の記載を整合させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項５は、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものである。 ６　訂正事項６ (1) 訂正の目的の適否 前記訂正事項１により、特許請求の範囲に記載された基油は、菜種油に減縮されたところ、本件訂正前の明細書の実施例２、３、５及び６は、基油として菜種油以外の植物油またはエステル油を用いているから、これらは本件訂正後の特許請求の範囲に係る発明の実施例にあたらない。 訂正事項６は、当該発明の技術的範囲に含まれなくなる実施例を参考例とし、当該訂正事項１による訂正後の特許請求の範囲の記載と明細書の記載とを整合させるものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であるといえる。 (2) 新規事項の追加の有無 訂正事項６は、前記訂正事項１による訂正後の特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るために、当該発明の技術的範囲に含まれなくなる実施例を参考例に訂正するものである。 したがって、訂正事項６は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 (3) 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項６は、単に、訂正事項１による訂正後の特許請求の範囲の記載と明細書の記載との整合を図るものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項６は、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものである。 ７　訂正事項７ (1) 訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書段落【００２４】には、本件訂正前の請求項１に対応させて「植物油またはエステル油」との記載がなされていたところ、当該請求項１は前記訂正事項１により訂正されたため、両者は整合しないものとなった。 訂正事項７は、当該不整合を解消するためのものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であるといえる。 (2) 新規事項の追加の有無 前記「１(2)」のとおり、基油を菜種油とすることは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項であるから、訂正事項７は、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 (3) 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項７は、前記訂正事項１により減縮された特許請求の範囲の記載に明細書の記載を整合させるものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項７は、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものである。 ８　訂正事項８ (1) 訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書段落【００２０】には、「比較襟３」と記載されているが、日本語として意味をなさず、文脈からみて「比較例３」の誤記であることは明白である。 訂正事項８は、明白な誤記を本来の正しい意味に正すものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に規定する誤記又は誤訳の訂正を目的とするものといえる。 (2) 新規事項の追加の有無 訂正事項８は、単に、日本語として意味をなさない明白な誤記である「比較襟３」を、本来の意味である「比較例３」に正すものであるから、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 (3) 特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項８は、単なる誤記の訂正にすぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項８は、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものである。 (4) 独立特許要件充足性 訂正事項８は、単に、日本語として意味をなさない明白な誤記を、本来の意味に正すものであるから、これにより独立特許要件を充足しなくなるような事情は認められない。 したがって、訂正事項８は、特許法第１２６条第７項に規定する要件を満たすものである。 第４　結び 以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号、第２号又は第３号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第５項から第７項までの規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。