2021-390044

第２　本件請求の内容

１　本件請求の趣旨

本件請求の趣旨は、「特許第６８３３７１８号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項８～９について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

２　本件訂正の内容

本件訂正の内容は次のとおりである。

［訂正事項１］

請求項８の「請求項１～８のいずれか１項に記載の方法」との記載を「請求項１～７のいずれか１項に記載の方法」に訂正する。

請求項８の記載を引用する請求項９も同様に訂正する。

第３　当審の判断

１　訂正事項１について

（１）訂正の目的について

訂正事項１は、本件訂正前の請求項８の「請求項１～８のいずれか１項に記載の方法」との記載を「請求項１～７のいずれか１項に記載の方法」に訂正するものである。

本件訂正前の請求項８に記載の方法は、概要、式ＶＩＩの化合物を製造する方法であって、式Ｖの化合物を請求項１～８のいずれか１項に記載の方法により製造するステップ、及び式Ｖの化合物と式ＶＩの化合物とを反応させるステップを含む方法であるから、請求項８に記載の方法では式ＶＩＩの化合物が製造されるのであり、請求項８には、式Ｖの化合物を製造するステップは記載されていない。

してみると、本件訂正前の請求項８の「式Ｖの・・・化合物・・・を請求項１～８のいずれか１項に記載の方法により製造するステップ」とする請求項８の記載を引用する記載は不合理であり、請求項８の記載には、不明瞭な記載が存在する。また、そもそも、請求項８の発明特定事項として同じ請求項に記載の方法が存在すること自体不合理であり、請求項８には不明瞭な記載が存在するといえる。

そして、訂正事項１は、当該不明瞭な記載について、「請求項１～８のいずれか１項に記載の方法」との記載を「請求項１～７のいずれか１項に記載の方法」に訂正することで、請求項８の記載の引用を削除することにより、請求項８における記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにするものであるといえる。

したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書き第３号に掲げる、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に該当する。

（２）新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の有無について

訂正事項１は、本件訂正前の請求項８に記載されていた「請求項１～８のいずれか１項に記載の方法」との記載を「請求項１～７のいずれか１項に記載の方法」に訂正することで、記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにしたに過ぎず、形式的にみても引用する請求項が減少しているから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項１による本件訂正は、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。

（３）一群の請求項について

本件請求は、二以上の請求項が記載された特許請求の範囲の訂正を、請求項ごとに請求するものであるので、本件請求が特許法第１２６条第３項の規定に適合するものであるかを検討する。

訂正事項１は請求項８及び９について訂正するものであるところ、本件訂正前の請求項９は、請求項８を引用するから、請求項８及び９は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。また、その他に請求項８を引用する請求項はない。

そして、本件請求は、請求項８及び９について請求するものであるから、特許法第１２６条第３項の規定に適合する。

第４　むすび

以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる事項を目的とする訂正に該当し、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものであるから、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔８－９〕について訂正することを認める。

よって、結論のとおり審決する。