2022-390140

第１ 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第７０７８５５５号は、２０１７年６月２３日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０１６年６月２３日 米国（ＵＳ））を国際出願日とする特願２０１８－５６６８３４号の請求項１～２３に係る発明について、令和４年５月２３日に特許権の設定登録がなされ、その後、同年７月２９日に本件訂正審判の請求がなされたものである。

第２ 請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第７０７８５５５号の特許請求の範囲を本審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１６及び１７について請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

第３ 訂正の内容

本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、以下の訂正事項１及び２のとおりである。

なお、訂正前の請求項１６又は１７を直接的又は間接的に引用する請求項はないことから、訂正事項１又は２に連動して訂正される請求項はない。したがって、訂正前の請求項１６及び１７のそれぞれに対応する訂正後の請求項１６及び１７のそれぞれについて、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項を構成する請求項はない。

１ 訂正事項１

特許請求の範囲の請求項１６について、訂正前の「請求項１４に記載の化合物」との記載を、「請求項１１に記載の化合物」に訂正する。

２ 訂正事項２

特許請求の範囲の請求項１７の「請求項１５に記載の化合物、」との記載を、「請求項１１に記載の化合物、」に訂正する。

第４ 当審の判断

１ 訂正事項１について

（１）訂正の目的について

訂正前の請求項１６の記載をみると、「Ｒ5が、ハロゲン、－ＮＯ2、ＳＯ2ＮＨ2、及びＳＯ2ＣＨ3から選択される」と記載されているが、訂正前の請求項１６が引用する請求項１４には、「Ｒ5が、ＣＮである」と記載されており、訂正前の請求項１６の記載は引用する請求項１４の記載との間で不合理が生じている。

一方で、請求項１４が引用する請求項１２は、さらに請求項１１を引用しているところ、請求項１１には、「Ｒ5が、ＣＮ、ハロゲン、－ＮＯ2、ＳＯ2ＮＨ2、及びＳＯ2ＣＨ3から選択される」と記載されており、請求項１６の上記記載と整合する記載が存在する。

そうすると、訂正事項１による訂正は、訂正前の請求項１６とそれが引用する請求項１４との間で記載の不合理を正すべく、引用する請求項を本来の意味である請求項１１にするものであるといえる。

したがって、上記訂正事項１による訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

訂正事項１による訂正は、上記（１）のとおり、訂正前の請求項１６における不明瞭な記載を正すべく、引用する請求項を請求項１４から請求項１１にするものであるところ、請求項１６の記載は請求項１１における「Ｒ5」を「ハロゲン、－ＮＯ2、ＳＯ2ＮＨ2、及びＳＯ2ＣＨ3から選択される」ものに選択肢を限定するものであるので、訂正後の請求項１６は請求項１１に記載した事項の範囲内であり、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえない。

したがって、上記訂正事項１による訂正は、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

訂正事項１による訂正は、上記（１）のとおり、訂正前の請求項１６における不明瞭な記載を正すべく、引用する請求項を請求項１４から請求項１１にするものであるので、発明のカテゴリーや対象を変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第１２６条第６項の規定に適合するといえる。

２ 訂正事項２について

（１）訂正の目的について

訂正前の請求項１７の記載をみると、「前記化合物が、

【化１６】

［図：0001393034000001.jpg］

から選択される、請求項１５に記載の化合物、」と記載されているところ、請求項１５には「Ｒ5が、－Ｃｌである」と記載され、また、請求項１５が引用する請求項１３には「Ａｒ3が、

【化１５】

［図：0001393034000002.jpg］

である、」と記載されている。してみると、請求項１７の引用する請求項１５は、請求項１１において「Ａｒ3が、

【化１５】

［図：0001393034000003.jpg］

であ」って、「Ｒ5が、－Ｃｌである」ものに特定しているが、請求項１７に記載された上記４つの化合物は、請求項１１に係る化合物においてそのようなＡｒ3を有するものではないことから、訂正前の請求項１７の記載は引用する請求項１５の記載との間で不合理が生じている。

一方で、請求項１５が引用する請求項１３がさらに引用する請求項１１には、「Ａｒ3が、

【化１４】

［図：0001393034000004.jpg］

から選択される構造であり；

Ｒ5が、存在するとき、ＣＮ、ハロゲン、－ＮＯ2、ＳＯ2ＮＨ2、及びＳＯ2ＣＨ3から選択される、」と記載されており、請求項１７に記載された上記４つの化合物と整合する記載が存在する。

そうすると、訂正事項２による訂正は、訂正前の請求項１７とそれが引用する請求項１５との間で記載の不合理を正すべく、引用する請求項を本来の意味である請求項１１にするものであるといえる。

したがって、上記訂正事項２による訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

訂正事項２による訂正は、上記（１）のとおり、訂正前の請求項１７における不明瞭な記載を正すべく、引用する請求項を請求項１５から請求項１１にしたものであるところ、請求項１７に記載された４つの化合物は願書に添付した明細書の【０６５３】における【化４０４】、【表１－１１】における番号１１７及び番号１１９、並びに、【表１－１２】における番号１２８の化合物として記載されたものであることから、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえない。

したがって、上記訂正事項２による訂正は、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

訂正事項２による訂正は、上記（１）のとおり、訂正前の請求項１７における不明瞭な記載を正すべく、引用する請求項を請求項１５から請求項１１にするものであるので、発明のカテゴリーや対象を変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第１２６条第６項の規定に適合するといえる。

３ 独立特許要件について

訂正事項１及び２による訂正は、上記１（１）及び２（１）のとおり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであることから、特許法第１２６条第７項に規定された特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとする要件（独立特許要件）は検討を要しない。

第５ むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項及び第６項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。