2021-700753

第２ 訂正の請求についての判断

１ 訂正の内容

令和４年５月２０日の訂正請求書による訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、以下のとおりである（下線部は訂正箇所を示す。）

なお、令和４年５月２０日の訂正請求書による訂正の請求によって、令和３年１２月３日の訂正請求書による訂正の請求は、取り下げられたものとみなす（特許法第１２０条の５第７項）。

（１）訂正事項１

特許請求の範囲の請求項１に、

「前記吸水性樹脂に該吸水性樹脂と同質量の水を添加して、１０分間経過後の吸水サンプルを目開き９．５ｍｍ、振動数２８００ｒｐｍの振動篩に１分間かける振動篩試験」

と記載されているのを、

「前記吸水性樹脂５．０ｇを満遍なくシャーレ上に入れ、該シャーレに前記吸水性樹脂と同質量の水を霧吹きで添加して、１０分間経過後の吸水サンプルを目開き９．５ｍｍ、振動数２８００ｒｐｍの振動篩に入れて、該振動篩に１分間かける振動篩試験」に訂正する。請求項１の記載を直接的又は間接的に引用する請求項２ないし４についても同様に訂正する。

２ 訂正の要件（下線は当審で付した。以下同様。）

訂正事項１は、訂正前の請求項１の「振動篩試験」において「吸水性樹脂に」「水を添加」としていたものを「吸水性樹脂５．０ｇを満遍なくシャーレ上に入れ、該シャーレに」「水を霧吹きで添加」とし、さらに「振動篩に入れ」ることを特定することで、「振動篩試験」の内容をより具体的に限定するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとともに、「振動篩試験」の内容を、より明確にするものであるともいえるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものでもある。

そして、訂正事項１による「吸水性樹脂５．０ｇを満遍なくシャーレ上に入れ、該シャーレに」「水を霧吹きで添加」すること、及び「振動篩に入れ」ることは、願書に添付した明細書の段落【００２９】の「吸水性樹脂として「クリライン（登録商標）Ｓ－２５０」（栗田工業株式会社製；ポリアクリル酸ナトリウム）５．０ｇをシャーレ上に、ほぼ満遍なく入れ、シャーレに吸水性樹脂と同質量の純水５．０ｇを霧吹きで添加し、１０分間吸水させた。吸水後の吸水サンプルを、篩目が９．５ｍｍの電動篩（「ＡＮＦ－３０」、日陶科学株式会社製）に入れ、振動篩試験前の振動篩上の吸水サンプル（全吸水サンプル）の質量（Ａ）を測定し、振動篩（目開き９．５ｍｍ、振動数２８００ｒｐｍ）に１分間かける振動篩試験を行い、」との記載に基づくものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるといえるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第５項に適合する。

さらに、訂正事項１は、「振動篩試験」の内容をより具体的に限定するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しないことが明らかであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第６項に適合する。

３ 独立特許要件

訂正事項１は、訂正前の請求項１ないし４に係るものであって、訂正前の請求項１ないし４は特許異議の申立てがされているから、特許法第１２０条の５第９項で読み替えて準用する特許法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。

４ 一群の請求項

訂正前の請求項２ないし４は、請求項１の記載を直接又は間接的に引用するものであって、請求項１の訂正に伴って訂正されるものである。よって、訂正前の請求項１ないし４は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項を構成する。

５ 小括

上記２のとおり、訂正事項１に係る訂正は、訂正の要件を満たしている。

したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～４〕について訂正することを認める。

第３ 訂正後の本件発明

上記第２のとおり本件訂正は認められるから、本件特許の請求項１ないし４に係る発明（以下「本件発明１」ないし「本件発明４」という。）は、訂正特許請求の範囲の請求項１ないし４に記載された事項により特定される次のとおりのものである。

［本件発明１］

「鉱物原料に下記基準に適合する吸水性樹脂を接触させた原料混合物を移送処理設備にて移送乃至処理し、前記鉱物原料の前記移送処理設備での付着及び詰まりを防止する方法であって、

前記基準は、前記吸水性樹脂５．０ｇを満遍なくシャーレ上に入れ、該シャーレに前記吸水性樹脂と同質量の水を霧吹きで添加して、１０分間経過後の吸水サンプルを目開き９．５ｍｍ、振動数２８００ｒｐｍの振動篩に入れて、該振動篩に１分間かける振動篩試験を行い、前記振動篩上の吸水サンプルの残存率を下記式（１）により求め、前記残存率が５０質量％以下である、鉱物原料の付着及び詰まり防止方法。

残存率（質量％）＝（前記振動篩試験後の前記振動篩上の吸水サンプルの質量）÷（前記振動篩試験前の前記振動篩上の吸水サンプルの質量）×１００・・・（１）」

［本件発明２］

「前記移送処理設備が、船倉、アンローダ、スタッカ、原料ヤード、リクレーマ、配管、ベルトコンベヤ、ベルトコンベヤ乗継部、コンベヤチェーン、シュート、ホッパー、サイロ、配合槽、粉砕機、調湿炭設備、及び装炭車のうちの少なくともいずれかである、請求項１に記載の鉱物原料の付着及び詰まり防止方法。」

［本件発明３］

「前記吸水性樹脂を、前記移送処理設備で移送する前又は移送途中の鉱物原料に対して散布することにより、前記原料混合物を得る工程を有する、請求項１又は２に記載の鉱物原料の付着及び詰まり防止方法。」

［本件発明４］

「前記吸水性樹脂を、鉱物原料を収容した容器内に添加して撹拌混合することにより、前記原料混合物を得る工程を有する、請求項１～３のいずれか１項に記載の鉱物原料の付着及び詰まり防止方法。」

第４ 取消理由通知に記載した取消理由について

当審が令和４年２月２１日付けで特許権者に通知した取消理由（決定の予告）の要旨は、次のとおりである。

理由１ （明確性）本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていないから、本件特許は取り消すべきものである。

理由２ （サポート要件）本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていないから、本件特許は取り消すべきものである。

１ 理由１（明確性）について

異議申立人が特許異議申立書とともに提出した甲第１号証である実験証明書（令和３年７月２８日作成）には、訂正前の請求項１に特定されている残存率（以下、「残存率」という。）の測定方法を、訂正前の請求項１及び本件特許の明細書の段落【００２９】に記載された条件で、使用する樹脂を「サンフレッシュ ＳＴ－５００Ｄ（三洋化成工業株式会社、ポリアクリル酸ナトリウム）」にして追試した結果が記載されている。

そして、上記追試による、甲第１号証の「（３）実験結果」の「表１」の記載から、残存率は、少なくともシャーレの内径、霧吹きの差異及び吸水サンプルをシャーレから振動篩へ載置する方法によって、数値がばらつくことが理解できる。

しかしながら、訂正前の請求項１～４及び本件特許の明細書には、シャーレの内径、霧吹きの差異及び吸水サンプルをシャーレから振動篩へ載置する方法をどうするか全く記載されていない。

また、残存率の測定方法は、本件特許に係る出願時において、当業者にとって技術常識であったとも認められない。

そうすると、当業者は、訂正前の請求項１～４に係る発明は、特定の吸水性樹脂が、訂正前の請求項１の残存率の数値範囲を満たすか否かを判断することができない程度に不明確である。

よって、訂正前の請求項１に係る発明は明確でない

また、訂正前の請求項２～４は、訂正前の請求項１の記載を直接又は間接的に引用するから、訂正前の請求項２～４に係る発明は、訂正前の請求項１に係る発明と同様の理由で明確でない。

したがって、訂正前の請求項１～４に係る発明は明確でないから、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２ 理由２（サポート要件）について

本件特許に係る発明が解決しようとする課題は「鉱物原料が移送されたり処理される際、鉱物原料及び吸水性樹脂の混合物である原料混合物の移送処理設備への付着や移送処理設備の詰まり（閉塞）が生じたりするという課題を解決する」こと（明細書の段落【０００９】参照）であると認められる。

そして、本件特許の明細書の、発明の詳細な説明における、段落【００３４】の【表１】の記載から、吸水性樹脂として、実施例１の「「クリライン（登録商標）Ｓ－２５０」（栗田工業株式会社製；ポリアクリル酸ナトリウム）」及び実施例２の「クリライン（登録商標）Ｓ－２６０（栗田工業株式会社製：ポリアクリル酸ナトリウム）」であれば、模擬ホッパー内に付着する原料混合物試料の質量（ホッパー内付着量）を従来のものと比べて低減できることが確認できる。

しかしながら、残存率が５０質量％以下のものであっても、上記実施例１及び上記実施例２以外のものが、付着する原料混合物試料の質量を従来のものと比べて低減できるかどうかは、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌しても、不明である。

また、残存率が５０質量％以下のものであれば、付着する原料混合物試料の質量が低減することは、本件特許の出願当時、当業者において技術常識であったとも認められない。

そうであれば、出願時の技術常識に照らしても、訂正前の請求項１～４に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された実施例１及び実施例２の内容を拡張ないし一般化できるとはいえない。

よって、訂正前の請求項１～４に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

第５ 当審の判断

１ 理由１（明確性）について

（２）甲第１号証の実験１～５の実験結果から把握できること

ア シャーレの内径について

上記（１）の実験１と実験２の比較から、本件発明１の振動篩試験と同じ条件で、さらに霧吹きの液滴サイズが同じ（約５回で水５．０ｇを噴霧）であり、シャーレから振動篩への移載手段が同じ（刷毛）であっても、シャーレの内径の違いによって、振動篩試験により求められる、吸水性樹脂の残存率（内径９ｃｍのときの残存率が９５％、内径１５．５ｃｍのときの残存率が４６％）に、４９％という、大きな差が生ずることが把握できる。

イ 霧吹きの液滴サイズについて

上記（１）の実験２と実験３の比較から、本件発明１の振動篩試験と同じ条件で、さらにシャーレの内径が同じ（内径１５．５ｃｍ）であり、シャーレから振動篩への移載手段が同じ（刷毛）であっても、霧吹きの液滴サイズの違いによって、振動篩試験により求められる、吸水性樹脂の残存率の数値（約５回で水５．０ｇを噴霧するときの残存率が４６％、約９回で水５．０ｇを噴霧するときの残存率が８７％）に、４１％という、大きな差が生ずることが把握できる。

ウ シャーレから振動篩への移載方法ついて

上記（１）の実験１と実験５の比較から、本件発明１の振動篩試験と同じ条件で、さらにシャーレの内径が同じ（内径９ｃｍ）であり、霧吹きの液滴サイズが同じ（約５回で水５．０ｇを噴霧）であっても、シャーレから振動篩への移載手段の違いによって、振動篩試験により求められる、吸水性樹脂の残存率の数値（刷毛のときの残存率が９５％、スパチュラのときの残存率が８５％）に、１０％という、大きな差が生ずることが把握できる。

同様に、実験２と実験４の比較から、本件発明１の振動篩試験と同じ条件で、さらにシャーレの内径が同じ（内径１５．５ｃｍ）であり、霧吹きの液滴サイズが同じ（約５回で水５．０ｇを噴霧）であっても、シャーレから振動篩への移載手段の違いによって、振動篩試験により求められる、吸水性樹脂の残存率の数値（刷毛のときの残存率が４６％、スパチュラのときの残存率が８７％）に、４１％という、大きな差が生ずることが把握できる。

エ 残存率について

甲１の実験１～５は全て同じ樹脂１（サンフレッシュ ＳＴ－５００Ｄ）の残存率を求める実験であるから、本来であればほぼ同一の値になるべきところ、上記ア～ウのとおりであるから、少なくともシャーレの内径、霧吹きの液滴サイズ及びシャーレから振動篩への移載方法といったパラメータ（以下、「追加の試験パラメータ」という。）を特定しないならば、本件発明１における振動篩試験により求められる吸水性樹脂の残存率の数値には、大きな差が生じ得ることが理解できる。

（４）乙第１号証の実験１～５の実験結果から把握できること

乙第１号証の実験１～５の実験結果の数値（最大は実験３の９５％、最小は実験５の７４％）から、本件発明１で特定されている条件を全て満たしていても、追加の試験パラメータを調節することで、本来ほぼ同一の値となるべき残存率に最大２１％の差が生じていることが把握でき、追加の試験パラメータを特定しないならば、本件発明１における振動篩試験により求められる吸水性樹脂の残存率の数値に、大きな差が生じ得ることが理解できる。

（５）明確性の判断について

吸水性樹脂を鉱物原料に接触させ移送処理設備での付着及び詰まりを防止する方法は異議申立人の提出した甲第２号証である特開昭６１－２２２６００号公報に記載された技術（以下、「公知技術」という。）である。そして、本件発明１は、上記公知技術に適する、塊状となりにくい吸水性樹脂を選定するための「基準」を特定するものであり、その基準として「残存率」という概念を採用したものであるから、本件発明１の振動篩試験により求められる、吸水性樹脂の「残存率が５０質量％以下」であるか否かは、本件特許に係る発明の課題を解決するために最も重要な構成要件と認められる（明細書の段落【００１０】～【００１２】、【００２２】、【００３５】等参照。）。

本件発明１の振動篩試験に則って求められる残存率の値は、同じ吸水性樹脂について求めた場合はほぼ同じ値になるべきところ、上記（２）及び（４）のとおり、本件発明１の振動篩試験に則って残存率を求めても、追加の試験パラメータを特定しないならば、残存率の数値に大きな差が生じ得る。具体的には、請求人の実験報告書である甲第１号証では上記（２）のとおり４９％、４１％、４１％の差が生じており、被請求人の結果報告書である乙第１号証においても上記（４）のとおり最大２１％の差が生じている。また、少なくとも甲第１号証の実験２及び３（上記（１）イ及びウ）並びに乙第１号証の実験２及び３（上記（３）イ及びウ参照。）からは、内径１５．５ｃｍのガラス製シャーレを用い、シャーレから振動篩へ刷毛により掃くように載置するという条件を同じにしても、液滴サイズが小さい場合には大きい場合に比べて残存率が有意に大きくなる（甲第１号証において４１％の差、乙第１号証において１１％の差が生じている。）ことが共通して把握できる。

乙第１号証の差の方が甲第１号証の差より小さいものの、それでも差が生じており、乙第１号証は「公正中立な立場から高度な技術に基づき、解析評価を行う第三者機関」（材料化学技術振興財団のＷＥＢサイトより抜粋）としての業務を担っている、解析評価の専門機関による試験結果であって、恣意的な操作、測定ミス、測定誤差等によって生じた差とは考えにくいことから、これらの差は、追加の試験パラメータを変更したことによる影響であるといえる。

そうであれば、追加の試験パラメータが異なれば、本件発明１の振動篩試験に則って求められる残存率の値について、同一の値が測定できないことは明らかである。

したがって、追加の試験パラメータについて何ら特定していない本件発明１の振動篩試験によって吸水性樹脂の残存量を一意に決めることはできない。

そして、吸水性樹脂を鉱物原料に接触させ移送処理設備での付着及び詰まりを防止する方法自体は上述したとおり公知技術であるが、上記公知技術に適する吸水性樹脂を選定する方法として、ホッパー内に付着する原料混合物試料の質量（ホッパー内付着量）を実測することに代えて、「残存率」を求めることによって吸水性樹脂の適性を判断することが、本件特許の出願当時、当業者にとって周知であった証拠はないから、当該「残存率」を求める際の工程（吸水性樹脂と同質量の水を添加する工程において、液滴サイズをどの程度にするべきか等）が、本件特許の出願当時に周知でなかったことは明らかである。

したがって、追加の試験パラメータについては、本件特許明細書には何ら記載が無いし、本件発明１の振動篩試験により吸水性樹脂の残存率を求める際に追加の試験パラメータをどのように設定しておくべきかが、本件特許の出願当時、当業者において周知でも無かったことから、本件発明１は発明特定事項が不足していることが明らかである。その結果、本件発明１における「残存率が５０％以下である」吸水性樹脂に、どのような吸水性樹脂が含まれるのかも明確でない。

また、上述したとおり本件発明１における「残存率」の測定方法が当業者に慣用されているとの証拠はなく、追加の試験パラメータをどのように設定しておくべきか当業者が理解できないから、本件発明１における「残存率」の測定方法を当業者が理解できない。

そうすると、特定の吸水性樹脂が、本件発明１の残存率の数値範囲を満たすか否か判断することができない程度に不明確であり、本件発明１は明確でない。

また、請求項２～４は、請求項１の記載を直接又は間接的に引用するから、本件発明２～４は、本件発明１と同様の理由で明確でない。

したがって、本件発明１～４は明確でないから、特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

２ 理由２（サポート要件）について

特許請求の範囲の記載が，明細書のサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。

本件特許に係る発明が解決しようとする課題は「鉱物原料が移送されたり処理される際、鉱物原料及び吸水性樹脂の混合物である原料混合物の移送処理設備への付着や移送処理設備の詰まり（閉塞）が生じたりするという課題を解決する」こと、「すなわち、本発明は、原料混合物の付着性や鉱物原料の搬送性を効率的かつ安定的に改善して、原料混合物の移送処理設備への付着及び移送処理設備の詰まり（閉塞）を防止する方法を提供すること」（明細書の段落【０００９】参照）であると認められる。

上記課題を解決するための手段の１つ目として、本件特許の明細書の、発明の詳細な説明における、段落【００３４】【表１】には、実施例１として吸水性樹脂Ｓ－２５０のホッパー内付着量が０．２ｇであり、実施例２として吸水性樹脂Ｓ－２６０のホッパー内付着量が０．３ｇであることが示されており、【００３５】には「実施例１及び２では、・・・比較例１～３よりも、模擬ホッパー内に付着する原料混合物試料の質量（ホッパー内付着量）を低減することが確認された。」と記載されている。したがって、鉱物原料に接触させる吸水性樹脂が、実施例１の「「クリライン（登録商標）Ｓ－２５０」（栗田工業株式会社製：ポリアクリル酸ナトリウム）」及び実施例２の「クリライン（登録商標）Ｓ－２６０（栗田工業株式会社製：ポリアクリル酸ナトリウム）」であれば、上記課題を解決できることがわかる。

また、上記課題を解決するための手段の２つ目として、本件特許の明細書の、発明の詳細な説明における【００２２】及び【００２９】には、鉱物原料に接触させる吸水性樹脂を、吸水性樹脂５．０ｇを満遍なくシャーレ上に入れ、該シャーレに前記吸水性樹脂と同質量の水を霧吹きで添加して、１０分間経過後の吸水サンプルを目開き９．５ｍｍ、振動数２８００ｒｐｍの振動篩に入れて、該振動篩に１分間かける振動篩試験を行い、前記振動篩上の吸水サンプルの残存率を下記式（１）により求め、前記残存率が５０質量％以下である、という基準に適合する吸水性樹脂とすることが記載されている。

残存率（質量％）＝（前記振動篩試験後の前記振動篩上の吸水サンプルの質量）÷（前記振動篩試験前の前記振動篩上の吸水サンプルの質量）×１００・・・（１）

しかし、上記１で検討したとおり、追加の試験パラメータを特定しない場合、当該基準における「残存率」を一意に特定することはできないから、当該基準に適合する吸水性樹脂は、上記課題を解決し得ない吸水性樹脂を含み得ることとなる。

本件特許の請求項１～４には、上記課題を解決するための手段のうち、２つ目の手段が記載されているのみであるため、発明の詳細な説明において模擬ホッパー内に付着する原料混合物試料の質量（ホッパー内付着量）を比較例と比べて低減できることが確認できている実施例１と実施例２以外の吸水性樹脂を含む記載になっているとともに、上記１（２）及び（４）のとおり、上記基準（本件発明１の振動篩試験）により「残存率」を求めても、追加の試験パラメータを特定しないならば、「残存率」の数値に大きな差が生じ、本件発明１の振動篩試験により、吸水性樹脂の「残存率」を一意に特定することはできないから、本件発明１の振動篩試験に則って算出した残存率が５０質量％以下であっても、本件特許に係る発明の課題を解決できない場合を含み得る記載となっている。また、残存率が５０質量％以下のものであれば、付着する原料混合物試料の質量を低減させることが、本件特許の出願当時、当業者において技術常識であったとも認められない。

そうであれば、特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものではないし、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。

よって、本件発明１～４は、発明の詳細な説明に記載したものでないから、特許請求の範囲の記載は特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

第６ 特許権者の主張について

１ 実験の信憑性について

特許権者は、令和３年１２月３日に提出された意見書において、本件発明１の振動篩試験において、内径が８．８ｃｍのシャーレを用い（同意見書５（４）（４－３）ア参照。）、水は、１回の霧吹き量が０．７ｇである霧吹きにて、１０回で５ｇとなるように添加し、（同意見書５（４）（４－３）イ参照。）、スパチュラで操作回数２～３回で、サンプルの吸水状態を壊さないようにゆっくり入れ（同意見書５（４）（４－３）ウ参照。）ることが、技術常識から当然のこと（同意見書５（４）（４－２）ア～ウ参照。）であるところ、これらの「追加の試験パラメータ」についての要件を満たしていない甲第１号証である実験証明書に記載された実験２の実験方法は「恣意的実験」であり、実験１～５の実験は「信頼性に欠ける」から、本件発明１～４の明確性を否定することができない旨主張している（同意見書５（４）（４－４）及び５（４）（４－５）参照。）。

しかしながら、本件発明１では、追加の試験パラメータである振動篩試験におけるシャーレの内径、霧吹き量、シャーレから振動篩への移載方法について何ら特定されていないし、また、これらの内容が本件特許の出願当時、当業者において技術常識であったとの証拠もない。そうすると、上記実験２並びに実験１及び３～５の実験方法は、いずれも本件発明１において特定されている要件を満たしており、恣意的なものとはいえない。

したがって、特許権者の上記の主張は採用できない。

２ サポート要件について

特許権者は、令和３年１２月３日に提出された意見書において、甲第１号証の実験報告書を採用して本件発明１～４のサポート要件は満たされないものとすることはできない旨主張している。

しかしながら、上記第５ ２のとおりであるから、特許権者の上記の主張は採用できない。

第７ むすび

以上のとおり、本件発明１ないし４に係る特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第３６条第６項第１号及び第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第１１３条第４項に該当し、取り消されるべきものである。

よって、結論のとおり決定する。