2020-700814

第２ 訂正の適否

１．訂正請求の趣旨及び内容

令和３年８月４日受付の手続補正書により補正された同年２月５日付けの訂正請求は、請求項ごとに請求されたものであって、その訂正（以下「本件訂正」という。）の「請求の趣旨」は「特許第６６８６０９１号の特許請求の範囲を本請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項３について訂正することを求める。」というものであり、その内容は、以下の訂正事項１のとおりである。

（１）訂正事項１

訂正前の請求項３を削除する。

２．訂正事項１の適否

（１）訂正の目的

訂正事項１は、訂正前の請求項３を削除するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

（２）拡張又は変更の存否

訂正事項１は、訂正前の請求項３を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合する。

（３）新規事項の有無

訂正事項１は、訂正前の請求項３を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合する。

３．訂正の適否のまとめ

以上総括するに、訂正事項１による本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、本件特許の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項３について訂正を認める。

第３ 本件発明

本件訂正により訂正前の請求項３が削除されたところ、本件特許の請求項１及び２に係る発明（以下「本１発明」及び「本２発明」ともいう。）は、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。

「【請求項１】アミン（ａ）と、ジイソシアネート（ｂ）とを構成単量体として含む（ポリ）ウレア（Ｕ）を含有する粒子状潤滑性向上剤の製造方法であって、前記粒子状潤滑性向上剤の体積平均粒子径が０．０１～５０μｍであり、前記粒子状潤滑性向上剤の平均円形度が０．４０～０．９５であり、前記粒子状潤滑性向上剤のアミン価が０．１ＫＯＨｍｇ／ｇ以下であり、アミン（ａ）と、ジイソシアネート（ｂ）とを、アミン（ａ）とジイソシアネート（ｂ）の仕込みの反応当量比［アミン／イソシアネート］が５０．０５／４９．９５～６６．７２／３３．２８で反応した後、反応物を有機溶剤（Ｓ）で洗浄する工程を有する粒子状潤滑性向上剤（Ｘ）の製造方法。

【請求項２】前記アミン（ａ）がモノアミン（ａ１）である請求項１に記載の粒子状潤滑性向上剤の製造方法。」

第４ 取消理由の概要

本１及び本２発明に対して、令和３年４月１３日付けの取消理由通知（決定の予告）で特許権者に通知した取消理由の概要は次のとおりである。

〔理由２〕本件特許の請求項１及び２に係る発明に係る特許は、その明細書の発明の詳細な説明の記載が下記の点で不備（委任省令要件）のため、特許法第３６条第４項第１号に適合するものではない。

『（い）甲第４～６号証を見るに、グリースの製造過程で粒子状潤滑性向上剤の「大きさ」と「二次元形状」は変化するのであるから、本件特許の請求項１及びその従属項に係る発明で規定する「体積平均粒子径の範囲」及び「平均円形度の範囲」は、何ら技術的な意味をもたず、本件特許の請求項１及びその従属項に係る発明の「体積平均粒子径」及び「平均円形度」の構成要件の技術的意義が不明であるから、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、委任省令要件を満たしていない。』

よって、本件特許の請求項１及び２に係る発明に係る特許は、同法第３６条第４項第１号の規定を満たさない特許出願に対してなされたものであり、同法第１１３条第４号の規定により取り消されるべきものである。

第５ 当審の判断

１．理由２（委任省令要件）について

（１）委任省令要件の規定について

特許法３６条４項は、「発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と定め、同条同項１号において、「一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」と定めている。そして、上記の「経済産業省令」にあたる特許法施行規則２４条の２は「特許法三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」と定めている。

（２）本件特許明細書の記載

本件特許の明細書の発明の詳細な説明には、次の記載がある。

「【００１８】

粒子状潤滑性向上剤（Ｘ）の体積平均粒子径は、潤滑性の観点から、好ましくは０．０１～３０μｍ、さらに好ましくは０．１～１０μｍである。該体積平均粒子径が０．０１μｍ未満では工業的に困難で潤滑性が不十分となる可能性があり、一方、５０μｍを超えると、安定性が悪くなる。

なお、実施例における該体積平均粒子径は、光散乱理論を応用したレーザー回折・散乱式粒度分布測定装置［商品名「ＬＡ－７００」、（株）堀場製作所製］を用いて測定した値である（単位：μｍ）。

【００１９】

粒子状潤滑性向上剤（Ｘ）の平均円形度は０．４０～０．９５であり、安定性及び保油性の観点から、好ましくは０．６５～０．９５である。該平均円形度が０．４未満では工業的に困難で安定性が不十分となる可能性があり、一方０．９５を超えると保油性が悪くなる。

なお、実施例における該平均円形度は、湿式フロー式粒子径・形状分析装置［商品名「ＦＰＩＡ－３０００」、Ｍａｌｖｅｒｎ Ｐａｎａｌｙｔｉｃａｌ社製］を用いて測定した値である。」

「【００３２】

＜実施例１＞

撹拌、温度調節装置、滴下装置を備えた反応容器に、酢酸エチル（Ｓ－１）３００部を仕込んだ。

別途、容器に４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート（ｂ－１）１２５．１部と酢酸エチル（Ｓ－１）１００部とを混合したものを［イソシアネート成分］とした。

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別途、容器にｎ－オクチルアミン（ａ－１）１３０部と酢酸エチル（Ｓ－１）１００部とを混合したものを［アミン成分］とした。

反応容器内の温度を２５℃に温度調節しながら、撹拌下、［イソシアネート成分］の全量を仕込んだ。次に、反応容器を２５℃に温度調節しながら、撹拌下、４時間かけて［アミン成分］を滴下した。さらに、同温度で１時間反応を継続した後、撹拌を停止した。反応容器内に、（ポリ）ウレア（Ｕ１－１）が沈降した内容物を得た。

内容物を全量ろ過した後、さらに酢酸エチル（Ｓ－１）２００部で洗浄した。

次に、洗浄後、ろ過物をトレーに移して、８０℃減圧下で溶剤を留去して（ポリ）ウレア（Ｕ２－１）を得た。

得られた（ポリ）ウレア（Ｕ２－１）を、ジェットミルで粉砕後、エルボージェット分級機を用いて体積平均粒子径が２２μｍである（ポリ）ウレア（Ｕ－１）を含有してなる粒子状潤滑性向上剤（Ｘ－１）を得た。得られた粒子状潤滑性向上剤（Ｘ－１）の平均円形度は０．８８であり、アミン価は０．０２ｍｇＫＯＨ／ｇあった。

【００３３】

＜実施例２＞

実施例１において、（ポリ）ウレア（Ｕ１－１）が沈降した内容物を全量ろ過した後、酢酸エチル（Ｓ－１）２００部で３回洗浄したこと以外は実施例１と同様にして、体積平均粒子径が４μｍである（ポリ）ウレア（Ｕ－２）を含有してなる粒子状潤滑性向上剤（Ｘ－２）を得た。…

【００３５】

＜実施例４、７、８＞

実施例２において、表１の反応組成（部）にしたがった以外は実施例２と同様にして、体積平均粒子径が表１に記載のものである（ポリ）ウレア（Ｕ－４）、（Ｕ－７）、（Ｕ－８）を含有してなる粒子状潤滑性向上剤（Ｘ－４）、（Ｘ－７）、（Ｘ－８）を得た。」

「【００４１】

＜１＞安定性の評価（基油：鉱油）

鉱油［合成炭化水素、ＣＡＳ６８０３７－０１－４、４０℃での動粘度１４．９ｍｍ２／ｓ］９０部と、粒子状潤滑剤向上剤（Ｘ）１０部とを、１０分間、混練して潤滑油組成物（Ｙ）を得た。

得られた潤滑油組成物（Ｙ）について、ＪＩＳ Ｋ２２２０ １１：２０１３に準じて＜１１０℃×２４時間＞、離油度を求めて、以下の基準で評価した。

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＜評価基準＞

Ａ：離油度０．５％未満

Ｂ：離油度０．５％以上、１％未満

Ｃ：離油度１％以上、２％未満

Ｄ：離油度２％以上、３％未満

Ｅ：離油度３％以上…

【００４４】

＜４＞安定性の評価（基油：ポリエーテル）

ポリエーテル［ニューポール ＬＢ－１８００Ｘ（三洋化成工業）、４０℃での動粘度３５０ｍｍ２／ｓ］９０部と、粒子状潤滑剤向上剤（Ｘ）１０部とを、１０分間、混練して潤滑油組成物（Ｙ）を得た。」

「【００４３】

＜３＞保油性の評価（基油：鉱油）

鉱油［合成炭化水素、ＣＡＳ６８０３７－０１－４、４０℃での動粘度１４．９ｍｍ２／ｓ］９０部と、潤滑剤向上剤（Ｘ）１０部とを、３０分間１３０℃で混練して潤滑油組成物を得た。

得られた潤滑油組成物について、ＪＩＳ Ｋ２２２０ ８：２０１３に準拠して、滴点を求めて、以下の基準で評価した。

＜評価基準＞

Ａ：滴点２８０℃以上

Ｂ：滴点２５０℃以上、２８０℃未満

Ｃ：滴点２２０℃以上、２５０℃未満

Ｅ：滴点２２０℃以下」…

【００４６】

＜６＞保油性の評価（基油：ポリエーテル）

ポリエーテル［ニューポール ＬＢ－１８００Ｘ（三洋化成工業）、４０℃での動粘度３５０ｍｍ２／ｓ］９０部と、潤滑剤向上剤（Ｘ）１０部とを、３０分間１３０℃で混練して潤滑油組成物を得た。

「【００４７】【表１】

［図：0001383251000001.jpg］

【００４８】【表２】

［図：0001383251000002.jpg］

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【００４９】

なお、表１～２中の各原料は以下のとおりである。

（ａ－１）：ｎ－オクチルアミン…

（ｂ－１）：４，４’－ジフェニルメタンジイソシアネート…

（Ｓ－１）：酢酸エチル

【００５０】

表１～２の結果から、本発明の粒子状潤滑性向上剤（Ｘ）は、比較のものと比べて、潤滑油組成物（Ｙ）に優れた安定性、潤滑性及び保油性を付与することがわかる。」

（３）判断

ア．体積平均粒子径に関して、本件特許明細書の段落００４１（摘記Ｃ）及び同段落００４７（摘記Ｅ）には、鉱油９０部と、粒子状潤滑性向上剤（Ｘ）１０部とを、１０分間、混練して潤滑油組成物（Ｙ）を調製し、その安定性（離油度）を評価した場合に、本１発明の「体積平均粒子径が０．０１～５０μｍ」であるという要件を満たす粒状潤滑性向上剤（Ｘ－１：粒子径＝２２μｍ）を用いた実施例１（鉱油）の評価結果が「Ｃ：離油度１％以上、２％未満」であり、当該要件を満たさない粒状潤滑性向上剤（比Ｘ－１：粒子径＝５６０μｍ）を用いた比較例１（鉱油）の評価結果が「Ｅ：離油度３％以上」であることが示され、

同段落００１８（摘記Ａ）には「該体積平均粒子径が０．０１μｍ未満では工業的に困難で潤滑性が不十分となる可能性があり、一方、５０μｍを超えると、安定性が悪くなる。」との記載なされている。

イ．また、平均円形度に関して、同段落００４３（摘記Ｄ）及び同段落００４７（摘記Ｅ）には、鉱油９０部と、粒子状潤滑性向上剤（Ｘ）１０部とを、３０分間１３０℃で混練して潤滑油組成物を調製し、その保油性（滴点）を評価した場合に、本１発明の「平均円形度が０．４０～０．９５」であるという要件を満たす粒状潤滑性向上剤（Ｘ－１：円形度＝０．８８）を用いた実施例１（鉱油）の評価結果が「Ａ：滴点２８０℃以上」であり、当該要件を満たさない粒状潤滑性向上剤（比Ｘ－３：円形度＝０．９８）を用いた比較例３（鉱油）の評価結果が「Ｅ：滴点２２０℃以下」であることが示され、

同段落００１９（摘記Ａ）には「該平均円形度が０．４未満では工業的に困難で安定性が不十分となる可能性があり、一方０．９５を超えると保油性が悪くなる。」との記載なされている。

ウ．してみると、本件明細書には、潤滑油組成物の製造に際して、「体積平均粒子径」が「０．０１～５０μｍ」の範囲にあり、「平均円形度が０．４０～０．９５」の粒子状潤滑性向上剤を用いることによって、上記ア、イに示される「安定性」や「保油性」等の性能で有用になることが記載されており、このことが当業者にとって明らかであるとか、実施例等によって立証されているのであれば、「体積平均粒子径の範囲」及び「平均円形度の範囲」について「技術上の意義」があるものと一応は認めることができるものの、このような「技術上の意義」が認められるためには、そもそも本件特許明細書の段落００４７～００４８（摘記Ｅ）の表１及び表２に示される比較実験データが、正しく得られていることが必要不可欠な前提条件になるものと認められる。

エ．しかしながら、令和２年１２月１５日付けの取消理由通知書の第２頁第９及び３０～３１行の「本件特許明細書の段落００４３の実施例のように、室温において『１０分間、混練』するだけでグリースが得られるか、疑問である。」との指摘に対して、令和３年２月５日付けの意見書（特許権者）の第２頁では「特許権者は、理由１の対象の請求項３を削除しました。よって、取消理由１は、解消しています。」との釈明がなされているのみで、実施例、比較例のグリースが実際に得られたものかどうか明らかではない。その上に、令和３年４月１３日付けの取消理由通知書の第１０頁の《備考》の「実施例２、７、及び８のものが…同一の条件下で…体積平均粒子径が…異なる値となることを含めて、本件特許明細書の比較実験データが正しく得られたものであるといえる根拠があれば説明されたい。」との指摘に対しては、何らの釈明もなされていない。このため、本件特許明細書の表１及び表２に示される比較実験データが「正しく得られたもの」であると直ちに認めることができない。

オ．また、当該意見書（特許権者）の第２頁の「潤滑油組成物の製造過程で、粒子状潤滑性向上剤の大きさや二次元形状がある程度変化するとしても、元々の体積平均粒子径＆平均円形度由来の性能が潤滑油組成物発揮されると推察されます。」との主張からみて、本１～本２発明の「技術上の意義」は「推察される」という単なる想像でしかないものと解さざるを得ないので、このような主張によっては、上記理由２（委任省令要件）の記載不備の問題が解消し得ると認めるに至らない。

カ．さらに、当該意見書（特許権者）の第２頁の「公知文献１」の「粘性移行応力」に関する記載を根拠とした主張については、公知文献１の「粘性移行応力」が、本１～本２発明の「安定性」や「潤滑性」や「保油性」の性能と関係するとしても、本件発明における「体積平均粒子径の範囲」及び「平均円形度の範囲」の粒子状潤滑性向上剤によって、「安定性」や「保油性」等の性能で有用になることは理解することができず、このような主張によっては、上記理由２（委任省令要件）の記載不備の問題が解消し得ると認めるに至らない。

キ．したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明は「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載」するものと直ちに認められないことから、特許法第３６条第４項第１号（委任省令要件）の規定を満たしているとはいえない。

第６ まとめ

以上総括するに、本１～本２発明の特許は、特許法第３６条第４項第１号（委任省令要件）の規定を満たさない特許出願に対してされたことに該当するから、同法第１１３条第１項第４号の規定により取り消されるべきものである。

また、訂正前の請求項３は削除されているので、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により、請求項３に係る発明についての特許異議の申立てを却下する。

よって、結論のとおり決定する。