2020-700589

第２ 訂正請求について

１ 訂正請求の趣旨

令和２年１２月２４日に特許権者が行った訂正請求に係る請求の趣旨は、「特許第６６５０４０２号の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～６について訂正することを求める。」というものである。

２ 訂正の内容

令和２年１２月２４日に特許権者が行った訂正請求に係る訂正（以下、「本件訂正」という。）の内容は、以下の訂正事項１～３からなるものである。

［訂正事項１］

特許請求の範囲の請求項１において、「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」とあるのを、「臭化トリエチルアンモニウム、塩化トリエチルアンモニウム又はヨウ化トリエチルアンモニウム」に訂正する（請求項１の記載を直接的又は間接的に引用する請求項２～３、５～６も同様に訂正する）。

［訂正事項２］

特許請求の範囲の請求項４を削除する。

［訂正事項３］

特許請求の範囲の請求項５～６の引用関係について、請求項５は請求項１～３のいずれか一項を引用するものに、請求項６は請求項１～３、５のいずれか一項を引用するものに、それぞれ訂正する。

３ 訂正の適否

（１）訂正事項１

ア 訂正の目的について

（ア）特許請求の範囲の減縮及び誤記の訂正

訂正事項１が特許請求の範囲の減縮及び誤記の訂正を目的としたものであるかについて、まず検討する。

訂正事項が誤記の訂正を目的としたものとして認められるためには、請求項中の記載が、それ自体で、又は特許された明細書の記載との関係で誤りであることが明らかであり、かつ、特許がされた明細書又は特許請求の範囲の記載全体から、正しい記載が自明な事項として定まることが必要である。

まず、訂正前の請求項１における「相間移動触媒として、ハロゲン化テトラアルキルアンモニウムがステップａ）中に添加され、」の「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」は、請求項１に係る方法において相間移動触媒になり得ないことが明らかであるなどの、それ自体で誤りであるといえる根拠を見出すことはできないので、訂正前の請求項１中の記載「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」がそれ自体で誤りであることが明らかであるとすることはできない。

次に、特許明細書には、

「【００３７】

相間移動触媒は、優先的にはハロゲン化テトラアルキルアンモニウム、硫酸塩または硫酸水素塩から、さらに優先的には臭化テトラブチルアンモニウムおよびヨウ化テトラブチルアンモニウムから選択される。相間移動触媒の量は、ジアンヒドロヘキシトールに対して０．０１重量％～５重量％、優先的には０．１重量％～２重量％、さらに優先的には１重量％である。エポキシ指数の非常に著しい低下が実現され、それは、媒体中のオリゴマーの量が大きく減少することを意味する。」との記載があり、相間移動触媒として、ハロゲン化テトラアルキルアンモニウムが選択されることを示している。

特許明細書には、他に

「【００６３】

例３：相間移動触媒を用いた本発明による試験

相間移動触媒の存在下で、イソソルビドとエピクロロヒドリンとを反応させ、水酸化ナトリウム水溶液を添加しながら、共沸蒸留を部分真空下で実施する間に、本発明による６つの試験（試験１１～１６）を実施した。

【００６４】

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例として、試験番号１１の方法を以下のように実施した。

【００６５】

１２５ｇのイソソルビド（０．８６モル、１モル当量）、３９５．６ｇのエピクロロヒドリン（４．２７モル、５モル当量）、次に１．２５ｇの臭化トリエチルアンモニウム（イソソルビドに対して１重量％）を１リットルのジャケット付き反応器に投入し、機械式パドル攪拌システム、反応媒体の温度を制御するシステム、およびコンデンサーを搭載した逆ディーン・スターク器具を備える恒温伝熱流体浴を用いて加熱する。

……

【００７２】

最後に、相間移動触媒を使用することを含む本発明の好適な変形例は、これらの影響を悪化させることを可能にする。１重量％の触媒を使用する試験番号１１～１５は、特に、エポキシ当量を非常に大きく低減させ、従ってオリゴマー含量を低下させることを可能にする。

……

【００７４】

【表２】

［図：0001383231000001.jpg］

」との記載もあるものの、この記載は、特定の条件下で相間移動触媒として臭化トリエチルアンモニウム、塩化トリエチルアンモニウム、ヨウ化トリエチルアンモニウムを用いた試験例を示すものにとどまり、相間移動触媒としてハロゲン化テトラアルキルアンモニウムが選択されることを示している特許明細書の段落００３７の上記記載の内容が誤りであることの根拠になるものではなく、請求項中の記載「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」が特許された明細書の記載との関係で誤りであることが明らかであるとすることはできない。

したがって、請求項中の記載「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」が、それ自体で、又は特許された明細書の記載との関係で誤りであることが明らかであるとすることはできない。

以下では、念のために、仮に、請求項中の記載「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」が、それ自体で、又は特許された明細書の記載との関係で誤りであることが明らかであるとした場合に、特許がされた明細書又は特許請求の範囲の記載全体から、正しい記載が自明な事項として定まるか否かを検討する。

特許明細書又は特許請求の範囲の記載のうち、相間移動触媒とされる化合物についての記載は、請求項１における上記記載、特許明細書の段落００３７の上記記載及び同段落００６３～００７４の上記記載の他、

「【請求項４】

前記相間移動触媒が、臭化テトラアルキルアンモニウムおよびヨウ化テトラアルキルアンモニウムから選択されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。」との記載がある。

特許明細書又は特許請求の範囲の記載全体には、相間移動触媒とされる化合物として、ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム（訂正前の請求項１、特許明細書の段落００３７）、臭化テトラアルキルアンモニウム（訂正前の請求項４）、ヨウ化テトラアルキルアンモニウム（訂正前の請求項４）、臭化テトラブチルアンモニウム（特許明細書の段落００３７）、ヨウ化テトラブチルアンモニウム（特許明細書の段落００３７）、臭化トリエチルアンモニウム（特許明細書の段落００６５、段落００７４の表２）、塩化トリエチルアンモニウム（特許明細書の段落００７４の表２）、ヨウ化トリエチルアンモニウム（特許明細書の段落００７４の表２）、との数多くの化合物が挙げられているにもかかわらず、特許権者が本来記載すべきであったものとする「ハロゲン化トリアルキルアンモニウム」との記載はなく、「ハロゲン化トリアルキルアンモニウム」が正しい記載であることが自明な事項といえる根拠を見出すことはできない。

したがって、仮に、請求項中の記載「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」が、それ自体で、又は特許された明細書の記載との関係で誤りであることが明らかであるとしたとしても、特許がされた明細書又は特許請求の範囲の記載全体から、「ハロゲン化トリアルキルアンモニウム」が正しい記載であることが自明な事項として定まるとはいえず、「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」を「臭化トリエチルアンモニウム、塩化トリエチルアンモニウム又はヨウ化トリエチルアンモニウム」に訂正することが、正しい記載であることが自明な事項として定まる「ハロゲン化トリアルキルアンモニウム」をさらに限定するものとすることもできない。

また、特許明細書又は特許請求の範囲の記載全体には、「臭化トリエチルアンモニウム、塩化トリエチルアンモニウム又はヨウ化トリエチルアンモニウム」が正しい記載であることが自明な事項として定まるといえる根拠を見出すこともできない。

以上のとおり、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号及び第２号に規定する特許請求の範囲の減縮及び誤記の訂正を目的とするものとは認められない。

（イ）明瞭でない記載の釈明

次に、訂正事項１が「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものといえるかについて、検討する。

訂正事項が明瞭でない記載の釈明を目的としたものとして認められるためには、それ自体記載内容が明らかでない記載や他の記載との関係において不合理を生じている記載を本来の意味に正すものである必要がある。

しかし、訂正前の請求項１における「相間移動触媒として、ハロゲン化テトラアルキルアンモニウムがステップａ）中に添加され、」の「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」との記載が、それ自体記載内容が明らかでない記載であるとはいえず、他の記載との関係において不合理を生じている記載であってその本来の意味が「臭化トリエチルアンモニウム、塩化トリエチルアンモニウム又はヨウ化トリエチルアンモニウム」であるともいえない。

したがって、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものとは認められない。

（ウ）他の目的

訂正事項１が、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものでないことは明らかである。

（エ）小括

以上のとおり、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号ないし第４号に掲げるいずれかの事項を目的とするものではない。

イ 実質上特許請求の範囲の拡張又は変更するものであるかについて

訂正事項１は、訂正前の請求項１～６に係る発明において、「ハロゲン化テトラアルキルアンモニウム」を「臭化トリエチルアンモニウム、塩化トリエチルアンモニウム又はヨウ化トリエチルアンモニウム」に変更するものであり、請求項に記載した事項を変更するものである。

したがって、訂正事項１は、実質上特許請求の範囲を変更するものであり、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合しない。

（２）小括

以上のとおり、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書各号に掲げる事項のいずれをも目的としておらず、また、同条第９項の規定によって準用する同法第１２６条第６項の規定にも適合しない。

そして、訂正前の請求項１～６に対応する訂正後の請求項１～６は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項であるところ、訂正事項１はその一群の請求項を訂正するものであるから、その他の訂正事項の適否にかかわらず、請求項１～６に係る一群の請求項の訂正を認めることができない。

第３ 本件特許発明

上記「第２ 訂正請求について」「３ 訂正の適否」で説示したとおり、本件訂正は認められないので、本件特許の請求項１～６に係る発明（以下、それぞれ「本件特許発明１」～「本件特許発明６」という。）は、本件特許の特許請求の範囲の請求項１～６に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。

「【請求項１】

ビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物を生成する方法であって、

ａ）ジアンヒドロヘキシトールを有機ハロゲン化合物と接触させるステップと、

ｂ）１９２ｍｂａｒ～５６８ｍｂａｒの負圧が得られるように、ジアンヒドロヘキシトールと有機ハロゲン化合物とから得られる混合物を真空下に置くステップと、

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ｃ）前記混合物を真空下で５０℃～１２０℃の温度で加熱して、共沸蒸留を実施するステップと、

ｄ）次に１時間～１０時間かけて前記混合物に塩基性試薬を添加した後、前記共沸蒸留を続けるステップと、

ｅ）濾過ステップの後、前記ビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物を回収し、濾液を濃縮し、および任意選択で精製するステップと

を含み、

前記ジアンヒドロヘキシトールがイソソルビドであり、

前記有機ハロゲン化合物がエピクロロヒドリンであり、

相間移動触媒として、ハロゲン化テトラアルキルアンモニウムがステップａ）中に添加され、

前記相間移動触媒の量が、前記ジアンヒドロヘキシトールに対して０．０１重量％～５重量％であることを特徴とする、方法。

【請求項２】

前記塩基性試薬が、任意選択で水溶液の形態で、水酸化リチウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウムおよび水酸化ナトリウムから選択されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。

【請求項３】

前記塩基性試薬が、水酸化ナトリウム水溶液であることを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。

【請求項４】

前記相間移動触媒が、臭化テトラアルキルアンモニウムおよびヨウ化テトラアルキルアンモニウムから選択されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。

【請求項５】

前記相間移動触媒の量が、前記ジアンヒドロヘキシトールに対して０．１重量％～２重量％であることを特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。

【請求項６】

複合材料、コーティングおよび接着剤の製造における、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法により得られるビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物の使用。」

第４ 取消理由の概要

令和２年１１月９日付けで通知した取消理由は、

というものである。

第５ 当審の判断

１ 取消理由１について

本件特許発明１～本件特許発明６は、相間移動触媒としてハロゲン化テトラアルキルアンモニウムを、ジアンヒドロヘキシトールに対して０．０１重量％～５重量％の量で用いて、ビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物を生成する方法の発明、又はその方法により得られるビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物の使用の発明である。

発明の詳細な説明には、段落００２０以降に発明を実施するための形態が記載され、段落００３６～００３７には相間移動触媒に関して、

「【００３６】

好適な一変形形態において、相間移動触媒が、第１のステップ（ステップａ）中に添加される。このようにして、同時にイソソルビドのジエポキシ誘導体のイソソルビドのモノエポキシ誘導体に対する割合を非常に高く維持する間は、生成した生成物の流動性のより一層大きな増大が実現される。

【００３７】

相間移動触媒は、優先的にはハロゲン化テトラアルキルアンモニウム、硫酸塩または硫酸水素塩から、さらに優先的には臭化テトラブチルアンモニウムおよびヨウ化テトラブチルアンモニウムから選択される。相間移動触媒の量は、ジアンヒドロヘキシトールに対して０．０１重量％～５重量％、優先的には０．１重量％～２重量％、さらに優先的には１重量％である。エポキシ指数の非常に著しい低下が実現され、それは、媒体中のオリゴマーの量が大きく減少することを意味する。」と記載されている。

しかし、発明の詳細な説明には、相間移動触媒としてハロゲン化テトラアルキルアンモニウムを用いた実施例などの具体的な記載はない。

発明の詳細な説明における相間移動触媒を用いた方法についての具体的な記載は、段落００６３～００７４に記載される以下のとおりのものである。

「【００６３】

例３：相間移動触媒を用いた本発明による試験

相間移動触媒の存在下で、イソソルビドとエピクロロヒドリンとを反応させ、水酸化ナトリウム水溶液を添加しながら、共沸蒸留を部分真空下で実施する間に、本発明による６つの試験（試験１１～１６）を実施した。

【００６４】

続きを表示（全15行）

例として、試験番号１１の方法を以下のように実施した。

【００６５】

１２５ｇのイソソルビド（０．８６モル、１モル当量）、３９５．６ｇのエピクロロヒドリン（４．２７モル、５モル当量）、次に１．２５ｇの臭化トリエチルアンモニウム（イソソルビドに対して１重量％）を１リットルのジャケット付き反応器に投入し、機械式パドル攪拌システム、反応媒体の温度を制御するシステム、およびコンデンサーを搭載した逆ディーン・スターク器具を備える恒温伝熱流体浴を用いて加熱する。

……

【００７２】

最後に、相間移動触媒を使用することを含む本発明の好適な変形例は、これらの影響を悪化させることを可能にする。１重量％の触媒を使用する試験番号１１～１５は、特に、エポキシ当量を非常に大きく低減させ、従ってオリゴマー含量を低下させることを可能にする。

……

【００７４】

【表２】

［図：0001383231000002.jpg］

」

この記載に示される「臭化トリエチルアンモニウム」、「塩化トリエチルアンモニウム」、「ヨウ化トリエチルアンモニウム」はいずれも、ハロゲン化トリアルキルアンモニウムであって、ハロゲン化テトラアルキルアンモニウムではない。

また、本件特許発明１～６に係るビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物を生成する化学反応において、「臭化トリエチルアンモニウム」、「塩化トリエチルアンモニウム」又は「ヨウ化トリエチルアンモニウム」の相間移動触媒作用と同等の相間移動触媒作用を、同量のハロゲン化テトラアルキルアンモニウムが奏することは、発明の詳細な説明には記載されておらず、技術常識であるとも認められない。

また、「臭化トリエチルアンモニウム」、「塩化トリエチルアンモニウム」又は「ヨウ化トリエチルアンモニウム」を相間移動触媒として用いる化学反応において、それらの触媒に代えて同量のハロゲン化テトラアルキルアンモニウムを相間移動触媒として用いた場合に、同等の反応条件下で同等の化学反応が進行することが技術常識であるとは認められない。

したがって、たとえ、発明の詳細な説明に、「臭化トリエチルアンモニウム」、「塩化トリエチルアンモニウム」又は「ヨウ化トリエチルアンモニウム」を相間移動触媒として用いてビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物を生成する反応条件が示されていても、発明の詳細な説明の記載及び技術常識から、本件特許発明１～６に係る化学反応において、ハロゲン化テトラアルキルアンモニウムを相間移動触媒として用いてビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物を生成する反応条件を決定するためには、当業者に期待し得る程度を超える過度の試行錯誤を要すると認められる。

よって、発明の詳細な説明は、当業者が本件特許発明１～６を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないので、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

したがって、本件請求項１～６に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号に記載する要件を満たしていない出願に対してなされたものであり、取り消されるべきものである。

２ 取消理由２について

特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきといえる。

本件特許発明１～６の課題は、請求項１～６の記載及び発明の詳細な説明（特に、段落０００１、００１８、００３７）から、

「イソソルビドのモノエポキシ誘導体と比べてイソソルビドのジエポキシ誘導体の割合が非常に高く、オリゴマー含量が低く、低いエポキシ当量を有する、ビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物を生成する方法」又は「その方法により得られるビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物の使用」を提供することと認められる。

一方、発明の詳細な説明には、上記「１ 取消理由１について」に示したとおり、段落００２０以降に発明を実施するための形態が記載され、段落００３６～００３７には相間移動触媒に関する記載があるが、相間移動触媒としてハロゲン化テトラアルキルアンモニウムを用いた実施例などの具体的な記載はない。

発明の詳細な説明における相間移動触媒を用いた方法についての具体的な記載は、上記「１ 取消理由１について」に示したとおり、段落００６３～００７４に記載され、相間移動触媒をイソソルビドに対して１重量％又は０．１重量％で用いることにより、相間移動触媒を用いない場合に比べてエポキシ当量が低減されたという効果が奏されたことが示されているものの、その相間移動触媒として用いられた「臭化トリエチルアンモニウム」、「塩化トリエチルアンモニウム」、「ヨウ化トリエチルアンモニウム」はいずれも、ハロゲン化トリアルキルアンモニウムであって、ハロゲン化テトラアルキルアンモニウムではない。

また、本件特許発明１～６に係るビス－アンヒドロヘキシトールエーテル組成物を生成する化学反応において、「臭化トリエチルアンモニウム」、「塩化トリエチルアンモニウム」又は「ヨウ化トリエチルアンモニウム」の相間移動触媒作用と同等の相間移動触媒作用を、同量のハロゲン化テトラアルキルアンモニウムが奏することは、発明の詳細な説明には記載されておらず、技術常識であるとも認められない。

また、「臭化トリエチルアンモニウム」、「塩化トリエチルアンモニウム」又は「ヨウ化トリエチルアンモニウム」を相間移動触媒として用いる化学反応において、それらの触媒に代えて同量のハロゲン化テトラアルキルアンモニウムを相間移動触媒として用いた場合に、同等の反応条件下で同等の化学反応が進行することが技術常識であるとは認められない。

したがって、たとえ、発明の詳細な説明に、「臭化トリエチルアンモニウム」、「塩化トリエチルアンモニウム」又は「ヨウ化トリエチルアンモニウム」を相間移動触媒としてイソソルビドに対して１重量％又は０．１重量％で用いることにより、相間移動触媒を用いない場合に比べてエポキシ当量が低減されたという効果が奏されたことが示されていても、それらの相間移動触媒とは、相間触媒作用、適合反応条件及び化学反応が同等であるとは認められないハロゲン化テトラアルキルアンモニウムを相間移動触媒として用いる本件特許発明１～６は、発明の詳細な説明の記載により当業者がその発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえず、また当業者が技術常識に照らしその発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるともいえない。

よって、特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

したがって、本件請求項１～６に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に記載する要件を満たしていない出願に対してなされたものであり、取り消されるべきものである。

第６ むすび

以上のとおりであるから、本件特許に係る請求項１～６は、特許法第３６条第４項第１号及び同法同条第６項第１号に規定する要件を満たしていないから、本件請求項１～６に係る特許は、同法第１１３条第４号に該当し、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。