2018-390078

特許第５４７１４９３号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第５４７１４９３号の明細書及び特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 本件訂正審判請求に係る特許第５４７１４９３号（以下「本件特許」という。）は，平成２２年１月２０日に特許出願され，平成２６年２月１４日に特許権の設定登録がなされ，平成３０年５月９日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第２　請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は，特許第５４７１４９３号の明細書及び特許請求の範囲を，本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める，との審決を求めるものである。 第３　本件訂正の内容 本件訂正の内容は，次のとおりである（なお，下線部は訂正箇所を示すため当審で付したものである。）。 １．訂正事項１ 本件特許請求の範囲の請求項１に， 「条件Ａ）軟化焼鈍しが施された鋼製の素材を、冷間鍛造で所定の形状に成形した後に、再結晶処理を施し、さらに高周波焼入れを施して前記ラックを製造する。」 とあるのを， 「条件Ａ）軟化焼鈍しが施された日本工業規格ＪＩＳ　Ｇ４０５１に規定されたＳ４５Ｃ鋼製の素材を、冷間鍛造で所定の形状に成形した後に、再結晶処理を施し、さらに高周波焼入れを施して前記ラックを製造する。」 と訂正する。 ２．訂正事項２ 本件特許請求の範囲の請求項１に， 「条件Ｂ）前記軟化焼鈍しにより、前記冷間鍛造前の前記素材のビッカース硬さをＨＶ２００以下とするとともに、」 とあるのを， 「条件Ｂ）前記軟化焼鈍しにより、前記冷間鍛造前の前記素材のビッカース硬さをＨＶ１９４とするとともに、」 と訂正する。 ３．訂正事項３ 本件特許請求の範囲の請求項２を削除する。 ４．訂正事項４ 本件特許明細書の段落０００２に， 「Ｓ３５～Ｓ５５Ｃ」 とあるのを， 「Ｓ３５Ｃ～Ｓ５５Ｃ」 と訂正する。 ５．訂正事項５ 本件特許明細書の段落０００７に， 「条件Ａ）軟化焼鈍しが施された鋼製の素材を、冷間鍛造で所定の形状に成形した後に、再結晶処理を施し、さらに高周波焼入れを施して前記ラックを製造する。」 とあるのを， 「条件Ａ）軟化焼鈍しが施された日本工業規格ＪＩＳ　Ｇ４０５１に規定されたＳ４５Ｃ鋼製の素材を、冷間鍛造で所定の形状に成形した後に、再結晶処理を施し、さらに高周波焼入れを施して前記ラックを製造する。」 と訂正する。 ６．訂正事項６ 本件特許明細書の段落０００７に， 「条件Ｂ）前記軟化焼鈍しにより、前記冷間鍛造前の前記素材のビッカース硬さをＨＶ２００以下とするとともに、」 とあるのを， 「条件Ｂ）前記軟化焼鈍しにより、前記冷間鍛造前の前記素材のビッカース硬さをＨＶ１９４とするとともに、」 と訂正する。 ７．訂正事項７ 本件特許明細書の段落００３０の表１に，「実施例」として番号１ないし１２が付されているのを，以下のとおり，「参考例」として番号１ないし６及び９ないし１２を付し，「実施例」として番号７及び８を付するよう訂正する。 ８．訂正事項８ 本件特許明細書の段落００２９に， 「以下に、実施例を示して、」 とあるのを， 「以下に、実施例及び参考例を示して、」 と訂正する。 第４　当審の判断 １．訂正事項１及び２ （１）訂正の目的について 訂正事項１は，訂正前の請求項１に係る発明における，軟化焼鈍しが施された鋼製の素材を「日本工業規格ＪＩＳ　Ｇ４０５１に規定されたＳ４５Ｃ」に減縮するものであるから，特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項２は，訂正前の請求項１に係る発明における，軟化焼鈍しによる，冷間鍛造前の素材のビッカース硬さＨＶを「２００以下」から「１９４」に減縮するものであるから，特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 願書に最初に添付した明細書の段落００２９及び００３０の表１に，実施例７及び８として，日本工業規格ＪＩＳに規定のＳ４５Ｃで構成された丸棒素材に，軟化焼鈍しを施すものが記載されており，かつ，同段落００３０の表１に，実施例７及び８として，鋼の種類がＳ４５Ｃであって，軟化焼鈍しによる，冷間鍛造前の素材のビッカース硬さＨＶ「１９４」のものが記載されていたことからみて，訂正事項１及び２は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであると認められる。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項１及び２は，上記（１）のとおり，特許請求の範囲を減縮するものである。また，訂正事項１及び２は，請求項１に係る発明の属する発明のカテゴリを変更するものではない。 したがって，訂正事項１及び２は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）独立特許要件について 訂正事項１及び２は，上記「１．訂正事項１」の「（１）訂正の目的について」で指摘したとおり，特許請求の範囲を減縮するものであるから，本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項１に係る発明（以下，「本件訂正発明」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうかについて検討する。 本件訂正発明は，特許出願の際独立して特許を受けることができた特許第５４７１４９３号の請求項１に係る発明を減縮するものである上、本件訂正発明について，特許査定された事情を変更すべき新たな事由を形成するものは，現時点では見当たらない。 したがって，本件訂正発明については，特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから，訂正事項１及び２は特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ２．訂正事項３ （１）訂正の目的について 訂正事項３は，訂正前の特許請求の範囲の請求項２に係る発明を削除するものであるから，特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 訂正事項３は，訂正前の特許請求の範囲の請求項２に係る発明を削除するものに過ぎないから，訂正事項３は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項３は，訂正前の特許請求の範囲の請求項２に係る発明を削除するものに過ぎないから，訂正事項３は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 ３．訂正事項４ （１）訂正の目的について 訂正事項４において，「Ｓ３５」を「Ｓ３５Ｃ」に訂正した点を検討すると，日本工業規格ＪＩＳ　Ｇ４０５１は，機械構造用炭素鋼鋼材（以下，単に「鋼材」という。）の種類の一つとして，「Ｓ３５Ｃ」を規定するが，「Ｓ３５」は規定していないことからすれば，本件訂正前の明細書の段落０００２には，鋼材の種類に関して誤記があることは明白である。 したがって，訂正事項４は，明細書の段落０００２の記載を上記日本工業規格の規定と整合させる誤記の訂正であるから，特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項２並びに同明細書の段落０００９，００１８及び００２９に「日本工業規格ＪＩＳ　Ｇ４０５１に規定されたＳ３５Ｃ」が記載されていたことからみて，訂正事項４は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであると認められる。 したがって，訂正事項４は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項４は，上記（１）のとおり，鋼材の種類に関する明白な誤記を訂正するものに過ぎず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないから，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 ４．訂正事項５及び６ （１）訂正の目的について 本件訂正前の明細書の段落０００７には，訂正事項１及び２による訂正前の請求項１に係る発明に対応する記載が存在するところ，訂正事項５及び６は，当該段落０００７の記載を本件訂正発明の記載に一致させるものである。 したがって，訂正事項５及び６は，特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 上記「１．訂正事項１及び２」の「（２）新規事項の追加の有無について」で指摘したとおり，訂正事項５及び６は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 上記「１．訂正事項１及び２」の「（３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について」で指摘したとおり，訂正事項５及び６は，特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 ５．訂正事項７及び８ （１）訂正の目的について 本件訂正前の明細書の段落００３０の表１には，訂正事項１及び２による訂正前の請求項１に係る発明に対応する実施例１ないし１２が記載されているところ，訂正事項７は，これらの内，本件訂正発明には対応しないものを参考例とすることにより，これらを本件訂正発明に整合させるものである。 また，同段落００２９には，「以下に、実施例を示して、」と記載されているところ，訂正事項８は，これを「以下に、実施例及び参考例を示して、」と書き改めることにより，当該段落００２９の記載を本件訂正発明に整合させるものである。 したがって，訂正事項７及び８は，特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 訂正事項７及び８は，上記（１）のとおり，本件訂正発明に対応しない実施例を参考例とするものに過ぎないから，訂正事項７及び８は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項７及び８は，上記（１）のとおり，本件訂正発明に対応しない実施例を参考例とするものに過ぎず，特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないから，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 第５　むすび 以上のとおりであるから，本件訂正は，特許法第１２６条第１項ただし書第１号ないし第３号に掲げる事項を目的とするものであり，かつ，同条第５項ないし第７項の規定に適合する。 よって，結論のとおり審決する。