2018-390057

特許第５４７１４９２号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第５４７１４９２号の明細書及び特許請求の範囲を，本件審判請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 本件訂正審判請求に係る特許第５４７１４９２号（以下「本件特許」という。）は，平成２２年１月２０日に特許出願され，平成２６年２月１４日に特許権の設定登録がなされ，平成３０年３月１５日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第２　請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は，特許第５４７１４９２号の明細書及び特許請求の範囲を，本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める，との審決を求めるものである。 第３　本件訂正の内容 本件訂正の内容は，次のとおりである（なお，下線部は訂正箇所を示すため本審が付したものである。）。 １．訂正事項１ 本件特許請求の範囲の請求項１に， 「調質処理が施された鋼製の素材を、冷間鍛造で所定の形状に成形して、ビッカース硬さＨＶを１８０以上３００以下とした後に、該素材に高周波焼入れを施して前記ラックを製造する」 とあるのを， 「調質処理が施された鋼製の素材を、冷間鍛造で所定の形状に成形して、ビッカース硬さＨＶを２６０とした後に、該素材に高周波焼入れを施して前記ラックを製造する」 と訂正する。 ２．訂正事項２ 本件特許請求の範囲の請求項２に， 「前記ラックに形成された歯と歯の間の谷部のビッカース硬さＨＶを１８０以上３００以下に維持するように前記高周波焼入れを施す」 とあるのを， 「前記ラックに形成された歯と歯の間の谷部のビッカース硬さＨＶを２６０に維持するように前記高周波焼入れを施す」 と訂正する。 ３．訂正事項３ 本件特許明細書の段落０００２に， 「Ｓ３５～Ｓ５５Ｃ」 とあるのを， 「Ｓ３５Ｃ～Ｓ５５Ｃ」 と訂正する。 ４．訂正事項４ 本件特許明細書の段落０００６に， 「調質処理が施された鋼製の素材を、冷間鍛造で所定の形状に成形して、ビッカース硬さＨＶを１８０以上３００以下とした後に、該素材に高周波焼入れを施して前記ラックを製造する」 とあるのを， 「調質処理が施された鋼製の素材を、冷間鍛造で所定の形状に成形して、ビッカース硬さＨＶを２６０とした後に、該素材に高周波焼入れを施して前記ラックを製造する」 と訂正する。 ５．訂正事項５ 本件特許明細書の段落００１０に， 「前記ラックに形成された歯と歯の間の谷部のビッカース硬さＨＶを１８０以上３００以下に維持するように前記高周波焼入れを施すことが好ましい。 すなわち、ラックの歯には焼入れを施して前記表層部を形成し、歯と歯の間の谷部には実質的に焼入れを施さず非焼入れ部を形成することが好ましい。焼入れが施されなければビッカース硬さＨＶは高周波焼入れ前の１８０以上３００以下に維持されるから、前記谷部は十分な靱性を有している。」 とあるのを， 「前記ラックに形成された歯と歯の間の谷部のビッカース硬さＨＶを２６０に維持するように前記高周波焼入れを施すことが好ましい。 すなわち、ラックの歯には焼入れを施して前記表層部を形成し、歯と歯の間の谷部には実質的に焼入れを施さず非焼入れ部を形成することが好ましい。焼入れが施されなければビッカース硬さＨＶは高周波焼入れ前の２６０に維持されるから、前記谷部は十分な靱性を有している。」 と訂正する。 ６．訂正事項６ 本件特許明細書の段落００３５の表２に，「実施例」として番号１ないし１２が付されているのを，以下のとおり，「参考例」として番号１ないし６及び８ないし１２を付し，「実施例」として番号７のみを付するよう訂正する。 ７．訂正事項７ 本件特許明細書の段落００３２に， 「以下に、実施例を示して、」 とあるのを， 「以下に、実施例及び参考例を示して、」 と訂正する。 ８．訂正事項８ 本件特許明細書の段落００３９に， 「表２，３からわかるように、実施例のラックは、冷間鍛造後の素材の硬さＨＶが１８０以上３００以下であるため、」 とあるのを， 「表２，３からわかるように、実施例７のラックは、冷間鍛造後の素材の硬さＨＶが２６０であるため、」 と訂正する。 第４　当審の判断 １．訂正事項１ （１）訂正の目的について 訂正事項１は，訂正前の請求項１に係る発明における，冷間鍛造後の鋼製の素材のビッカース硬さＨＶを「１８０以上３００以下」から「２６０」に減縮するものであるから，特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 願書に最初に添付した明細書の段落００３５の表２に，実施例７として冷間鍛造後の素材のビッカース硬さＨＶ「２６０」のものが記載されていたことからみて，訂正事項１は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであると認められる。 したがって，訂正事項１は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項１は，上記（１）のとおり，特許請求の範囲を減縮するものである。また，訂正事項１は，請求項１に係る発明の属する発明のカテゴリを変更するものではない。 したがって，訂正事項１は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）独立特許要件について 訂正事項１は，上記（１）のとおり，特許請求の範囲を減縮するものであるから，本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項１，２及び３に係る発明（以下，まとめて「本件訂正発明１」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうかについて検討する。 本件訂正発明１は，特許出願の際独立して特許を受けることができた特許第５４７１４９２号の請求項１、２及び３に係る発明を減縮するものである上、本件訂正発明１について，特許査定された事情を変更すべき新たな事由を形成するものは，現時点では見当たらない。 したがって，本件訂正発明１については，特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから，訂正事項１は特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ２．訂正事項２ （１）訂正の目的について 訂正事項２は，訂正前の請求項２に係る発明における，高周波焼入れを施した後の，ラックに形成された歯と歯の間の谷部のビッカース硬さＨＶを「１８０以上３００以下」から「２６０」に減縮するものであるから，特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 願書に最初に添付した明細書の段落００３５の表２に，実施例７として冷間鍛造後の素材のビッカース硬さＨＶ「２６０」のものが記載されていたこと，及び同段落００３７の記載「冷間鍛造後の素材のビッカース硬さＨＶを、表２，３に示す。素材のビッカース硬さＨＶは、ラックの歯と歯の間の谷部から数ｍｍ内方の部分について測定し、複数回測定して得た測定値のうち最高値を採用した。この谷部には、この後の高周波焼入れにより焼入れが施されることはないので、高周波焼入れ及び焼戻しが施されても谷部のビッカース硬さはほとんど変化しない。よって、この谷部のビッカース硬さＨＶは、完成品ラックの非焼入れ部のビッカース硬さでもある。」からみて，訂正事項２は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであると認められる。 したがって，訂正事項２は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項２は，上記（１）のとおり，特許請求の範囲を減縮するものである。また，訂正事項２は，請求項２に係る発明の属する発明のカテゴリを変更するものではない。 したがって，訂正事項２は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）独立特許要件について 訂正事項２は，上記（１）のとおり，特許請求の範囲を減縮するものであるから，本件訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される請求項２及び３に係る発明（以下，まとめて「本件訂正発明２」という。）が，特許出願の際独立して特許を受けることができるかどうかについて検討する。 本件訂正発明２は，特許出願の際独立して特許を受けることができた特許第５４７１４９２号の請求項２及び３に係る発明を減縮するものである上、本件訂正発明２について，特許査定された事情を変更すべき新たな事由を形成するものは，現時点では見当たらない。 したがって，本件訂正発明２については，特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しないから，訂正事項２は特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ３．訂正事項３ （１）訂正の目的について 訂正事項３において，「Ｓ３５」を「Ｓ３５Ｃ」に訂正した点を検討すると，日本工業規格ＪＩＳ　Ｇ４０５１は，機械構造用炭素鋼鋼材（以下，単に「鋼材」という。）の種類の一つとして，「Ｓ３５Ｃ」を規定するが，「Ｓ３５」は規定していないことからすれば，本件訂正前の明細書の段落０００２には，鋼材の種類に関して誤記があることは明白である。 したがって，訂正事項３は，明細書の段落０００２の記載を上記日本工業規格の規定と整合させる誤記の訂正であるから，特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 訂正事項３は，上記（１）のとおり，鋼材の種類に関する明白な誤記を訂正するものに過ぎないから，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであると認められる。 したがって，訂正事項３は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項３は，上記（１）のとおり，鋼材の種類に関する明白な誤記を訂正するものに過ぎず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないから，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 ４．訂正事項４ （１）訂正の目的について 本件訂正前の明細書の段落０００６には，訂正事項１による訂正前の請求項１に係る発明に対応する記載が存在するところ，同段落０００６は，訂正事項１による訂正後の請求項１に係る発明の記載とは一致せず，明瞭でないが，訂正事項４は，明細書の段落０００６の記載を訂正事項１による訂正後の請求項１に係る発明の記載と一致させるものである。 したがって，訂正事項４は，特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 「１．訂正事項１」の「（２）新規事項の追加の有無について」で指摘したのと同様に，訂正事項４は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 「１．訂正事項１」の「（３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について」で指摘したのと同様に，訂正事項４は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 ５．訂正事項５ （１）訂正の目的について 本件訂正前の明細書の段落００１０には，訂正事項２による訂正前の請求項２に係る発明に対応する記載が存在するところ，同段落００１０は，訂正事項２による訂正後の請求項２に係る発明の記載とは一致せず，明瞭でないが，訂正事項５は，明細書の段落００１０の記載を訂正事項２による訂正後の請求項２に係る発明の記載と一致させるものである。 したがって，訂正事項５は，特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 「２．訂正事項２」の「（２）新規事項の追加の有無について」で指摘したのと同様に，訂正事項５は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 「２．訂正事項２」の「（３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について」で指摘したのと同様に，訂正事項５は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 ６．訂正事項６及び７ （１）訂正の目的について 本件訂正前の明細書の段落００３５の表２には，訂正事項１及び２による訂正前の請求項１及び２に係る発明に対応する実施例１ないし１２が記載されているところ，これらの内、実施例１ないし６及び８ないし１２は，訂正事項１及び２による訂正後の請求項１及び２に係る発明には対応せず，明瞭でない。 また，同段落００３２には，「以下に、実施例を示して、」と記載されているところ，実施例の内，実施例１ないし６及び８ないし１２は，訂正事項１及び２による訂正後の請求項１及び２に係る発明には対応せず，明瞭でない。 ここで，訂正事項６及び７は，明細書の段落００３５の表２の実施例及び同段落００３２の実施例の内，訂正事項１及び２による訂正後の請求項１及び２に係る発明に対応しないものを参考例とすることにより，これらを同請求項１及び２に係る発明に整合させるものである。 したがって，訂正事項６及び７は，特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 訂正事項６及び７は，上記（１）のとおり，訂正事項１及び２による訂正後の請求項１及び２に係る発明に対応しない実施例を参考例とするものに過ぎないから，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであると認められる。 したがって，訂正事項６及び７は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項６及び７は，上記（１）のとおり，訂正事項１及び２による訂正後の請求項１及び２に係る発明に対応しない実施例を参考例とするものに過ぎず，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではないから，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 ７．訂正事項８ （１）訂正の目的について 本件訂正前の明細書の段落００３９には，訂正事項６による訂正前の明細書の段落００３５の表２の実施例１ないし１２に対応する記載が存在するため，当該記載で示された実施例は，訂正事項６による訂正後の明細書の段落００３５の表２の実施例７には一致せず，明瞭でないが，訂正事項８は，明細書の段落００３９の当該記載で示された実施例を訂正事項６による訂正後の明細書の段落００３５の表２の実施例７に一致させるものである。 したがって，訂正事項８は，特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 願書に最初に添付した明細書の段落００３５の表２に，実施例７として冷間鍛造後の素材のビッカース硬さＨＶ「２６０」のものが記載されていたことからみて，訂正事項８は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであると認められる。 したがって，訂正事項８は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって，特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張・変更の存否について 訂正事項８は，上記（１）のとおり，明細書の段落００３９の記載で示された実施例を，訂正事項６による訂正後の明細書の段落００３５の表２の実施例７に一致させるものに過ぎないから，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではなく，特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 第５　むすび 以上のとおりであるから，本件訂正は，特許法第１２６条第１項ただし書第１号、第２号及び第３号に掲げる事項を目的とするものであり，かつ，同条第５項ないし第７項の規定に適合する。 よって，結論のとおり審決する。