2018-390065

特許第４９８０６４１号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第４９８０６４１号の明細書、及び、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、及び、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 本件訂正審判に係る特許は、発明の名称を「転がり軸受」とする特許第４９８０６４１号（以下、「本件特許」という。）であって、平成１８年４月５日を出願日（優先権主張：平成１７年４月６日　日本国、平成１７年５月１１日　日本国）とする特願２００６－１０４２４８号について、平成２４年４月２７日、設定登録を受けたものである（設定登録時の請求項の数は６である。）。その後、本件特許に対し、平成３０年４月２日に訂正審判の請求がなされたものである。 第２　本件訂正審判の請求の趣旨と訂正内容 １　請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 ２　本件訂正の内容 本件訂正審判に係る明細書及び特許請求の範囲の訂正の内容は、以下に示す、訂正事項１ないし８である（以下、これらを併せて「本件訂正」という。）。 なお、下線は訂正箇所を示すものである。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲【請求項１】の「前記導電性グリース組成物は、鉱油及び合成油の少なくとも一方を含有する基油と、３種のカーボンブラックと、を含有し、」との記載を、「前記導電性グリース組成物は、鉱油及び合成油の少なくとも一方を含有する基油と、３種のカーボンブラックと、極圧剤と、防錆剤として亜鉛スルホネートと、を含有し、」に訂正する（請求項１を直接的又は間接的に引用する請求項２～４及び６において同様に訂正する）。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の【請求項５】を削除する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲【請求項６】の「請求項１～５のいずれか一項に記載の転がり軸受」との記載を、「請求項１～４のいずれか一項に記載の転がり軸受」に訂正する。 （４）訂正事項４ 明細書の段落【００１０】の「すなわち、本発明に係る転がり軸受は、内輪と、外輪と、前記内輪及び前記外輪の間に転動自在に配された複数の転動体と、前記内輪及び前記外輪の間に形成され前記転動体が配された空隙部内に封入された導電性グリース組成物と、を備える転がり軸受において、前記導電性グリース組成物は、鉱油及び合成油の少なくとも一方を含有する基油と、２種のカーボンブラックと、を含有し、前記２種のカーボンブラックは、比表面積が２０ｍ２／ｇ以上８０ｍ２／ｇ以下の第一カーボンブラックと、比表面積が２００ｍ２／ｇ以上１５００ｍ２／ｇ以下の第二カーボンブラックであることを特徴とする。」との記載を削除する。 （５）訂正事項５ 明細書の段落【００１１】～【００１９】を削除する。 （６）訂正事項６ 明細書の段落【００２０】の「さらに、」との記載を削除する。 （７）訂正事項７ 明細書の段落【００３３】の「及び油性剤の少なくとも一方」との記載を削除する。 （８）訂正事項８ 明細書の段落【００５２】【表１】の「実施例３」、「実施例４」及び「実施例５」を、「参考例３」、「参考例４」及び「参考例５」にそれぞれ訂正し、同段落【００５３】【表２】の「実施例６」及び「実施例７」を、「参考例６」及び「参考例７」にそれぞれ訂正し、同段落【００６２】の「実施例１～７」との記載を、「実施例１～２及び参考例３～７」に訂正する。 第３　当審の判断 前記訂正事項１ないし８が、特許法第１２６条第１項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものであるか否か（訂正の目的の適否）、同条第５項（新規事項の追加の有無）、同条第６項（特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無）及び同条第７項（独立特許要件充足性）の各規定に適合するものであるか否かについて、訂正事項１から順に以下検討をする。 １　訂正事項１について （１）訂正の目的の適否 訂正事項１は、訂正前の請求項１の転がり軸受に封入されている導電性グリース組成物を、「極圧剤」及び「防錆剤として亜鉛スルホネート」をその成分として追加することで減縮するものであるから、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。 また、請求項２～４及び６は、請求項１を直接的又は間接的に引用するものであるから、訂正事項１は、請求項２～４及び６についても上記請求項１と同様の訂正を行うものであるところ、当該訂正も、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。 （２）新規事項追加の有無 特許請求の範囲の訂正前請求項１を直接的又は間接的に引用する訂正前請求項５には、「前記導電性グリース組成物が極圧剤及び油性剤の少なくとも一方を含有する」と記載されている。また、本件訂正前の明細書の段落【００４５】には、極圧剤に関し、「導電性グリース組成物６には、潤滑剤に一般的に使用される各種添加剤を添加してもよく、添加剤の中でも極圧剤及び油性剤の少なくとも一方を添加することが好ましい。」と記載され、明細書の段落【００４８】には、防錆剤に関し、「極圧剤、油性剤以外の添加剤を、所望により添加してもよい。例えば、酸化防止剤，防錆剤，金属不活性剤である。」、「防錆剤としては、例えば金属系防錆剤，無灰系防錆剤があげられる。金属系防錆剤の具体例としては、（石油）スルフォン酸金属塩（バリウム塩，カルシウム塩，マグネシウム塩，ナトリウム塩，亜鉛塩，アルミニウム塩，リチウム塩等）のような油溶性スルホネートや、フェネート，サリシレート，ホスホネート等があげられる。」と記載され、防錆剤の具体例として、スルフォン酸金属塩（亜鉛塩）、すなわち、亜鉛スルホネートが記載されているといえる。 そして、明細書の段落【００５２】の【表１】の実施例１、２には、極圧剤と、防錆剤として亜鉛スルホネートを含む導電性グリース組成物が具体的に記載されている。 このように、導電性グリース組成物において、「極圧剤」及び「防錆剤として亜鉛スルホネート」をその成分として追加することは、明細書において具体例をもって示されていた事項であるから、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 （３）特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項１は、特許請求の範囲に記載された「導電性グリース組成物」について、その成分を追加して限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないといえる。 同様に、請求項１を直接的又は間接的に引用する請求項２～４及び６については、請求項１の訂正以外に何ら訂正するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないといえる。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものである。 （４）独立特許要件充足性 訂正事項１は、特許請求の範囲を減縮するものであるから、先行技術との関係において、特許要件を満たさなくなるような事情は存在せず、訂正事項１により、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に新たな記載不備が生じるわけでもない。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第７項に規定する要件を満たすものである。 ２　訂正事項２について （１）訂正の目的の適否 訂正事項２は、特許請求の範囲の請求項５を削除するというものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項追加の有無 訂正事項２は、特許請求の範囲の請求項５を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 （３）特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項２は、特許請求の範囲の請求項５を削除するというものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものといえる。 （４）独立特許要件充足性 訂正事項２は、特許請求の範囲の請求項５を削除するというものであるから、独立特許要件が満たされなくなることはなく、特許法第１２６条第７項に規定する要件を満たすものといえる。 ３　訂正事項３ （１）訂正の目的の適否 訂正事項３は、請求項６を、削除する請求項５を引用せず、訂正後の請求項１～４のみを引用するものとする訂正であって、引用する請求項の数が減少するのであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項追加の有無 訂正事項３は、請求項６を、削除する請求項５を引用せず、訂正後の請求項１～４のみを引用するものとする訂正であって、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 （３）特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項３は、請求項６を、削除する請求項５を引用せず、訂正後の請求項１～４のみを引用するものとする訂正であって、訂正前の請求項６に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、かつ訂正前の請求項６に記載された発明の対象や目的を変更するものではない。 よって、訂正事項３は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものといえる。 ４　訂正事項４ （１）訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書の段落【００１０】には、「前記課題を解決するため、本発明は次のような構成からなる。」との記載に続いて、本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項１】の「２種のカーボンブラック」を用いることなどを特徴とする発明の構成が記載されている。 しかしながら、本件特許の設定登録時及び訂正後の特許請求の範囲には、もはや本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項１】に対応する態様は含まれておらず、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載の間で整合せず、不明瞭となっていた。 訂正事項４は、発明の詳細な説明の記載を、特許請求の範囲の記載と整合させるものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。 （２）新規事項追加の有無 訂正事項４は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間の整合を図るために、もはや特許請求の範囲に含まれなくなっている態様を削除するものである。 よって、訂正事項４は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 （３）特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項４は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間の整合を図るために、もはや特許請求の範囲に含まれなくなっている態様を削除するものである。 よって、訂正事項４は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものといえる。 ５　訂正事項５ （１）訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書の段落【００１１】～【００１２】には、本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項１】に記載されていた発明特定事項の効果が記載され、同段落【００１３】～【００１５】には、本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項２】に記載されていた発明特定事項及び効果が記載され、同段落【００１６】～【００１８】には、本件特許出願時の特許請求の範囲【請求項３】に記載されていた発明特定事項及び効果が記載され、同段落【００１９】には、特許出願出願時の特許請求の範囲【請求項４】に記載されていた発明特定事項及び効果が記載されている。 しかしながら、本件特許の設定登録時及び訂正後の特許請求の範囲には、もはや本件特許の出願時の特許請求の範囲【請求項１】～【請求項４】に対応する態様は含まれておらず、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間で不明瞭となっていた。 訂正事項５は、発明の詳細な説明の記載を、特許請求の範囲の記載と整合させるものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするといえる。 （２）新規事項追加の有無 訂正事項５は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間の整合を図るために、もはや特許請求の範囲に含まれなくなっている態様を削除するものである。 よって、訂正事項５は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 （３）特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項５は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載との間の整合を図るために、もはや特許請求の範囲に含まれなくなっている態様を削除するものである。 よって、訂正事項５は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものといえる。 ６　訂正事項６ （１）訂正の目的の適否 訂正事項４及び５による本件訂正前の明細書の段落【００１０】の「すなわち、本発明に係る転がり軸受は、・・・」～【００１９】の「・・・破壊されにくい。」を削除することに伴い、同段落【００１０】の「前記課題を解決するため、本発明は次のような構成からなる。」との記載に続き、同段落【００２０】の「さらに、・・・」と記載されることになるから、日本語の文脈が不明瞭なものとなった。 訂正事項６は、同段落【００２０】から「さらに、」との記載を削除して、当該不明瞭な文脈を明確にするものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものといえる。 （２）新規事項追加の有無 訂正事項６は、不明瞭な文脈を明確にするために、「さらに、」との不要な記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 （３）特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項６は、不明瞭な文脈を明確にするために、「さらに、」との不要な記載を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものといえる。 ７　訂正事項７ （１）訂正の目的の適否 本件訂正前の明細書の段落【００３３】には、本件訂正前の特許請求の範囲【請求項１】に対応する「本発明に係る転がり軸受において、前記導電性グリース組成物が極圧剤及び油性剤の少なくとも一方を含有することが好ましい」との記載がなされていたところ、当該【請求項１】は、訂正事項１によって極圧剤を含むことが必須となったことにより、両者は整合しないものとなった。 訂正事項７は、当該不整合を解消するため、同段落【００３３】において「極圧剤及び油性剤の少なくとも一方」との記載から「及び油性剤の少なくとも一方」との記載を削除して、極圧剤を必ず含有することを明確にするものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするといえる。 （２）新規事項追加の有無 訂正事項７は、本件訂正後の特許請求の範囲の記載と整合しない「及び油性剤の少なくとも一方」との記載を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 （３）特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項７は、前記訂正事項１により減縮された特許請求の範囲の記載にに対して、明細書の記載を整合させるため、「及び油性剤の少なくとも一方」との記載を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものといえる。 ８　訂正事項８ （１）訂正の目的の適否 訂正前の明細書の段落【００５２】の【表１】及び段落【００５３】の【表２】には、本件特許出願時の特許請求の範囲に記載されていた発明特定事項を充足する実施例１～７が記載されているが、平成２４年３月１２日付手続補正書における手続補正及び訂正事項１による特許請求の範囲の訂正により、実施例３～７は訂正後の特許請求の範囲の発明特定事項を充足しないことになり、「実施例」との記載は、前記訂正事項１により減縮された特許請求の範囲の記載との間で整合しないものとなった。 訂正事項８は、当該不整合を解消するため、訂正後の特許請求の範囲に含まれなくなる訂正前の【表１】及び【表２】に記載されていた「実施例３～７」を、「参考例３～７」に訂正し、同段落【００６２】の「実施例１～７」との記載も、「実施例１～２及び参考例３～７」に訂正するものである。 よって、訂正事項８は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であるといえる。 （２）新規事項追加の有無 訂正事項８は、訂正事項１による特許請求の範囲の訂正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなる態様を「参考例」に訂正するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は　図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるから、特許法第１２６条第５項に規定する要件を満たすものといえる。 （３）特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無 訂正事項８は、訂正事項１による特許請求の範囲の訂正に伴い、特許請求の範囲に含まれなくなる態様を「参考例」に訂正するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないから、特許法第１２６条第６項に規定する要件を満たすものといえる。 第４　結び 以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号、又は第３号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第５項から第７項までの規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。