2024-390104

特許第６４７９０２９号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第６４７９０２９号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理 由 第１ 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第６４７９０２９号は、２０１５年２月６日（パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 ２０１４年２月６日及び２０１４年９月１９日 英国（ＧＢ））を国際出願日とする特願２０１６－５５０４８３号の請求項１～２４に係る発明について、平成３１年２月１５日に特許権の設定登録がされたものである。 そして、令和６年９月１２日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第２ 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第６４７９０２９号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めます。」というものである。 第３ 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、次の訂正事項１～２のとおりである。 なお、以下の下線は訂正箇所を示し、「・・・」は記載の省略を示す。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１に 「【請求項１】 式（１ｂ）の化合物： 【化１】 ［図：0001422334000001.jpg］ またはその塩であって、 式中、Ｑは、・・・； Ｒ３は、・・・； Ｒ４は、・・・； 点線は随意の第二の炭素－炭素結合を示すが、第二の炭素－炭素結合が存在するときにはＲ３は存在しない、 前記化合物またはその塩。」 と記載されているのを、 「【請求項１】 式（１ｂ）の化合物： 【化１】 ［図：0001422334000002.jpg］ またはその塩であって、 式中、Ｑは、・・・； Ｒ３は、・・・； Ｒ４は、・・・； 点線は随意の第二の炭素－炭素結合を示すが、第二の炭素－炭素結合が存在するときにはＲ３は存在せず、 ここで、式（１ｂ）の化合物は、 エチル２－［４－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル）ピペリジン－１－イル］－６－アザスピロ［３．４］オクタン－６－カルボキシレートでも、 エチル２－｛４－［（２Ｒ）－４，４－ジフルオロ－２－（ヒドロキシメチル）ピロリジン－１－イル］ピペリジン－１－イル｝－６－アザスピロ［３．４］オクタン－６－カルボキシレートでも、 エチル２－｛４－［（２Ｒ，４Ｒ）－４－フルオロ－２－（ヒドロキシメチル）ピロリジン－１－イル］ピペリジン－１－イル｝－６－アザスピロ［３．４］オクタン－６－カルボキシレートでもない、 前記化合物またはその塩。」 に訂正する。 請求項１の記載を直接又は間接的に引用する請求項２～２４も同様に訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１８に 「【請求項１８】 【表１－１】 ［図：0001422334000003.jpg］ 【表１－２】 ・・・ 【表１－１０】 ［図：0001422334000004.jpg］ 【表１－１１】 ［図：0001422334000005.jpg］ 【表１－１２】 ・・・ から選択される、請求項１に記載の化合物。」 と記載されているのを、 「【請求項１８】 【表１－１】 ［図：0001422334000006.jpg］ 【表１－２】 ・・・ 【表１－１０】 ［図：0001422334000007.jpg］ 【表１－１１】 ［図：0001422334000008.jpg］ 【表１－１２】 ・・・ から選択される、請求項１に記載の化合物。」 に訂正する。 （当審合議体注：訂正前の請求項１８における【表１－１】の２１番目の「エチル２－［４－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル）ピペリジン－１－イル］－６ーアザスピロ［３．４］オクタン－６－カルボキシレート」、【表１－１０】の７番目の「エチル２－｛４－［（２Ｒ）－４，４－ジフルオロ－２－（ヒドロキシメチル）ピロリジン－１－イル］ピペリジン－１－イル｝－６－アザスピロ［３．４］オクタン－６－カルボキシレート」、及び【表１－１１】の最後の「エチル２－｛４－［（２Ｒ，４Ｒ）－４－フルオロ－２－（ヒドロキシメチル）ピロリジン－１－イル］ピペリジン－１－イル｝－６－アザスピロ［３．４］オクタン－６－カルボキシレート」の記載を削除するものである。） 請求項１８の記載を直接又は間接的に引用する請求項１９～２４も同様に訂正する。 第４ 当審合議体の判断 １ 訂正事項１について （１）訂正の目的について 訂正事項１は、訂正前の請求項１における「式（１ｂ）の化合物：・・・前記化合物またはその塩。」という一般式により特定される化合物の範囲から、該一般式に包含される 「エチル２－［４－（１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル）ピペリジン－１－イル］－６ーアザスピロ［３．４］オクタン－６－カルボキシレート」（以下「化合物イ」という。）、 「エチル２－｛４－［（２Ｒ）－４，４－ジフルオロ－２－（ヒドロキシメチル）ピロリジン－１－イル］ピペリジン－１－イル｝－６－アザスピロ［３．４］オクタン－６－カルボキシレート」（以下「化合物ロ」という。）、及び 「エチル２－｛４－［（２Ｒ，４Ｒ）－４－フルオロ－２－（ヒドロキシメチル）ピロリジン－１－イル］ピペリジン－１－イル｝－６－アザスピロ［３．４］オクタン－６－カルボキシレート」（以下「化合物ハ」という。） の３個の化合物を削除することにより、訂正前の一般式により特定される化合物の範囲を限定するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 （２）新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について 訂正事項１は、一般式により特定される化合物の範囲から、化合物イ、化合物ロ、及び化合物ハの３個の化合物を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項１～２４については、いわゆる独立特許要件の適否について検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項１～２４について見直すべき新たな事情は存在しないから、独立特許要件を満たす。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第５項～第７項に規定する要件に適合する。 ２ 訂正事項２について （１）訂正の目的について 訂正事項２は、訂正前の請求項１８に択一的に記載された化合物の選択肢から、化合物イ、化合物ロ、及び化合物ハの３個の化合物の記載を削除することにより、化合物の選択肢の範囲を限定するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 （２）新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更、独立特許要件について 訂正事項２は、択一的に記載された選択肢の一部を削除するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正事項２は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項１８～２４については、いわゆる独立特許要件の適否について検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項１８～２４について見直すべき新たな事情は存在しないから、独立特許要件を満たす。 したがって、訂正事項２は、特許法第１２６条第５項～第７項に規定する要件に適合する。 第５ むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項～第７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。