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第２ 令和６年８月２８日付け手続補正書による訂正審判の審判請求書の補正及びその適否

１ 訂正審判の審判請求書の補正

令和６年８月２８日付け手続補正書の補正の内容のうち、訂正の要旨に関する補正としては、令和６年４月３日付け審判請求書の訂正事項のうち、訂正事項２を削除する補正である。

２ 補正の適否

審判請求書においては、訂正事項として訂正事項１～２を請求していたところ、上記審判請求書の補正は、令和６年７月８日付け訂正拒絶理由に対応して、当該訂正事項のうちの一部の訂正事項である訂正事項２を削除する補正であるから、当該補正は、審判請求書の要旨を変更するものではなく、当該補正を認める。

そして、当該補正により、上記訂正拒絶理由は解消している。

第３ 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第７１０２６４１号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

そして、上記第２のとおり、審判請求書の補正は認められたので、その訂正の内容は、令和６年８月２８日付けの手続補正により補正された訂正事項１からなるものである。

［訂正事項１］特許請求の範囲の請求項１において、訂正前の「Ｌが、ピリミジン、キノリン、イソキノリン、キナゾリン、５員複素環式環またはベンゾ縮合５員複素環式環から選択される、任意に置換された複素環式基であり」との記載を、訂正後の「Ｌが、キノリン、イソキノリン、キナゾリン、５員複素環式環またはベンゾ縮合５員複素環式環から選択される、任意に置換された複素環式基であり」とする。

（請求項１の記載を引用する請求項２乃至１４も同様に訂正する。）

なお、訂正前の請求項２～１４は、それぞれ請求項１の記載を直接的に又は間接的に引用しており、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項２～１４に対応する訂正後の請求項２～１４に係る本件訂正は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項について請求されたものである。

第４ 当審合議体の判断

１ 訂正事項１について

（１）訂正の目的

訂正事項１は、訂正前の請求項１に記載のＬについて、「ピリミジン、キノリン、イソキノリン、キナゾリン、５員複素環式環またはベンゾ縮合５員複素環式環から選択される、任意に置換された複素環式基」という択一的な選択肢のうちの「ピリミジン」という選択肢を削除して、訂正後の請求項１の「キノリン、イソキノリン、キナゾリン、５員複素環式環またはベンゾ縮合５員複素環式環から選択される、任意に置換された複素環式基」に限定するものである。

訂正前の請求項２～１４は、訂正前の請求項１を直接的に又は間接的に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項２～１４は、訂正後の請求項１に記載されている発明特定事項を直接又は間接的に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項１の訂正と同様に訂正するものであり、請求項１における化合物の選択肢を限定するものである。

したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であると認められる。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

訂正事項１に係る訂正は、上記（１）で述べたとおり、訂正前の請求項１において、択一的な選択肢の一部を削除したものにすぎず、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。

また、訂正後の請求項１に記載されている発明特定事項を直接的に又は間接的に引用して特定される訂正後の請求項２～１４も同様である。

したがって、訂正事項１に係る訂正は、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１８４条の１９の規定により読み替えて適用する同法第１２６条第５項の規定に適合する。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと

訂正事項１に係る訂正は、特許請求の範囲の減縮のみを目的とするものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものでもないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項１に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。

（４）独立して特許を受けることができるものであること

前記（１）で述べたとおり、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とする訂正であるから、同条第７項に規定する、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件（いわゆる独立特許要件）を満たす必要があるところ、当該訂正後の請求項１～１４に係る発明について、新規性及び進歩性欠如の理由に関して、見直すべき新たな事情は存在せず、当該訂正により同法第３６条第４項第１号及び第６項（第４号を除く。）に規定する要件を満たさなくなるものでもない。

したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

第５ むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同法第１８４条の１９の規定により読み替えて適用する同法第１２６条第５項並びに同法第１２６条第６項及び第７項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。