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特許第６８３７７７９号発明「表面処理鋼線材及びその製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第６８３７７７９号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項〔１～３〕，〔４～１１〕について訂正することを認める。 特許第６８３７７７９号の請求項１～３に係る特許についての本件特許異議の申立てを却下する。 特許第６８３７７７９号の請求項４～１１に係る特許を維持する。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第６８３７７７９号（請求項の数７。以下，「本件特許」という。）は，平成２８年８月２４日（優先権主張：平成２８年３月３１日）を出願日とする特許出願（特願２０１６－１６３４６６号）に係るものであって，令和３年２月１５日に設定登録されたものである（特許掲載公報の発行日は，令和３年３月３日である。）。 その後，令和３年９月２日に，本件特許の請求項１～７に係る特許に対して，特許異議申立人である山崎浩一郎（以下，「申立人」という。）により，特許異議の申立てがされた。 本件特許異議の申立てにおける手続の経緯は，以下のとおりである。 令和３年 ９月 ２日提出 特許異議申立書 令和４年 １月 ４日付け 取消理由通知書 同年 ３月 ３日提出 意見書，訂正請求書 なお，令和４年３月３日提出の訂正請求書による訂正の請求は，実質的に訂正前の請求項１～３を削除するもの（同請求項の削除に伴い，訂正前の請求項１～３のいずれかを引用する訂正前の請求項４及び５について，独立形式に改め，訂正後の請求項４，５，８及び９とするとともに，訂正前の請求項４又は５のいずれかを引用する訂正前の請求項６及び７について，引用関係を整理し，訂正後の請求項６，７，１０及び１１とするもの。後記第２参照）にすぎないため，申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるといえる（特許法１２０条の５第５項ただし書）から，申立人に意見書を提出する機会を与えなかった。 第２ 訂正の請求について １ 訂正の内容 令和４年３月３日提出の訂正請求書による訂正（以下，「本件訂正」という。）の請求は，本件特許の特許請求の範囲を上記訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり，訂正後の請求項１～１１について訂正することを求めるものであり，その内容は，以下のとおりである。下線は，訂正箇所を示す。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１を削除する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２を削除する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３を削除する。 （４）訂正事項４－１ 特許請求の範囲の請求項４に 「請求項１又は２に記載の表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程，及び 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。」 とあるうち，請求項１を引用するものについて，独立形式に改め， 「鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２であり，リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径が５μｍ以上７０μｍ以下である表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程，及び 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。」 に訂正する。 （５）訂正事項４－２ 特許請求の範囲の請求項４に 「請求項１又は２に記載の表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程，及び 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。」 とあるうち，請求項１を引用する請求項２を引用するものについて，独立形式に改め， 「鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２であり，リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径が５μｍ以上４０μｍ以下である表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程，及び 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。」 と記載し，新たに請求項８とする。 （６）訂正事項５－１ 特許請求の範囲の請求項５に 「請求項３に記載の表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程， 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，及び リン酸被膜を形成した後の鋼線材に対して潤滑剤で被覆する潤滑処理工程と，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。」 とあるうち，請求項１を引用する請求項３を引用するものについて，独立形式に改め， 「鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２であり，リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径が５μｍ以上７０μｍ以下であって，前記リン酸亜鉛被膜上に，さらに潤滑被膜を有する表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程， 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，及び リン酸被膜を形成した後の鋼線材に対して潤滑剤で被覆する潤滑処理工程と，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。」 に訂正する。 （７）訂正事項５－２ 特許請求の範囲の請求項５に 「請求項３に記載の表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程， 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，及び リン酸被膜を形成した後の鋼線材に対して潤滑剤で被覆する潤滑処理工程と，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。」 とあるうち，請求項１を引用する請求項２を引用する請求項３を引用するものについて，独立形式に改め， 「鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２であり，リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径が５μｍ以上４０μｍ以下であって，前記リン酸亜鉛被膜上に，さらに潤滑被膜を有する表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程， 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，及び リン酸被膜を形成した後の鋼線材に対して潤滑剤で被覆する潤滑処理工程と，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。」 と記載し，新たに請求項９とする。 （８）訂正事項６－１ 特許請求の範囲の請求項６に「前記デスケーリング工程，表面調整工程及び被膜処理工程を連続的に行う請求項４又は５に記載の表面処理鋼線材の製造方法。」とあるうち，訂正事項４－１，５－１に伴い，請求項４のうち請求項１を引用するもの（訂正後の請求項４）と，請求項５のうち請求項１を引用する請求項３を引用するもの（訂正後の請求項５）とを引用するものとする。 （９）訂正事項６－２ 特許請求の範囲の請求項６に「前記デスケーリング工程，表面調整工程及び被膜処理工程を連続的に行う請求項４又は５に記載の表面処理鋼線材の製造方法。」とあるうち，請求項４のうち請求項１を引用する請求項２を引用するもの（訂正後の請求項８）と，請求項５のうち請求項１を引用する請求項２を引用する請求項３を引用するもの（訂正後の請求項９）とを引用するものについて，新たに請求項１０とする。 （１０）訂正事項７－１ 特許請求の範囲の請求項７に「前記潤滑剤で被覆する潤滑処理工程を行った後，潤滑剤を乾燥する工程を含む請求項５又は６に記載の表面処理鋼線材の製造方法。」とあるうち，訂正事項５－１に伴い，請求項５のうち請求項１を引用する請求項３を引用するもの（訂正後の請求項５）を引用するものとする。 （１１）訂正事項７－２ 特許請求の範囲の請求項７に「前記潤滑剤で被覆する潤滑処理工程を行った後，潤滑剤を乾燥する工程を含む請求項５又は６に記載の表面処理鋼線材の製造方法。」とあるうち，請求項５のうち請求項１を引用する請求項２を引用する請求項３を引用するもの（訂正後の請求項９）を引用するものについて，新たに請求項１１とする。 （１２）一群の請求項について 訂正前の請求項１～７について，請求項２～７は，請求項１を直接又は間接的に引用するものであり，上記の訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。したがって，訂正前の請求項１～７は，一群の請求項である。そして，本件訂正は，その一群の請求項ごとに請求がされたものである。 ２ 訂正の適否についての当審の判断 （１）訂正事項１～３について 訂正事項１～３に係る訂正は，それぞれ，訂正前の請求項１～３を削除するものであるから，いずれも，特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。また，これらの訂正は，本件特許の願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面（以下，「訂正前明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。 （２）訂正事項４－１，４－２，５－１，５－２について 訂正事項４－１に係る訂正は，訂正前の請求項４のうち，請求項１を引用するものについて，引用形式の記載から独立形式の記載に改めるものである。 訂正事項４－２に係る訂正は，訂正前の請求項４のうち，請求項１を引用する請求項２を引用するものについて，引用形式の記載から独立形式の記載に改め，新たに請求項８とするものである。 訂正事項５－１に係る訂正は，訂正前の請求項５のうち，請求項１を引用する請求項３を引用するものについて，引用形式の記載から独立形式の記載に改めるものである。 訂正事項５－２に係る訂正は，訂正前の請求項５のうち，請求項１を引用する請求項２を引用する請求項３を引用するものについて，引用形式の記載から独立形式の記載に改め，新たに請求項９とするものである。 これらの訂正は，いずれも，請求項の記載について，訂正前の引用形式の記載を独立形式の記載に改めるものであるから，「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものに該当する。そして，これらの訂正は，訂正前明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。 （３）訂正事項６－１，６－２，７－１，７－２について 訂正事項６－１に係る訂正は，上記の訂正事項４－１，５－１に合わせて，訂正前の請求項６のうち，請求項１を引用する請求項４（訂正後の請求項４）と，請求項１を引用する請求項３を引用する請求項５（訂正後の請求項５）を引用するものとするものである。 訂正事項６－２に係る訂正は，訂正前の請求項６のうち，請求項１を引用する請求項２を引用する請求項４（訂正後の請求項８）と，請求項１を引用する請求項２を引用する請求項３を引用する請求項５（訂正後の請求項９）を引用するものについて，上記の訂正事項４－２，５－２に合わせて，訂正後の請求項８又は９を引用する形で，新たに請求項１０とするものである。 訂正事項７－１に係る訂正は，上記の訂正事項５－１に合わせて，訂正前の請求項７のうち，請求項１を引用する請求項３を引用する請求項５（訂正後の請求項５）を引用するものとするものである。 訂正事項７－２に係る訂正は，訂正前の請求項７のうち，請求項１を引用する請求項２を引用する請求項３を引用する請求項５（訂正後の請求項９）を引用するものについて，上記の訂正事項５－２に合わせて，訂正後の請求項９を引用する形で，新たに請求項１１とするものである。 これらの訂正は，いずれも，上記の訂正事項４－１，４－２，５－１，５－２による訂正に伴い，請求項間の引用関係を整理するものであるから，明瞭でない記載の釈明を目的とするものに該当する。そして，これらの訂正は，訂正前明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり，また，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。 （４）独立特許要件について 本件においては，訂正前の全ての請求項１～７について特許異議の申立てがされているため，特許法１２０条の５第９項において読み替えて準用する同法１２６条７項の独立特許要件は課されない。 ３ まとめ 上記２のとおり，各訂正事項に係る訂正は，特許法１２０条の５第２項ただし書１号，３号又は４号に掲げる事項を目的とするものに該当し，同条９項において準用する同法１２６条５項及び６項に適合するものである。 また，訂正後の請求項４，５，８及び９に係る訂正事項４－１，４－２，５－１及び５－２は，引用関係の解消を目的とするものであり，訂正後の請求項６，７，１０及び１１に係る訂正事項６－１，６－２，７－１及び７－２は，請求項間の引用関係を整理するものであり，上記２のとおり，これらの訂正はいずれも認められるものであるところ，特許権者は，訂正後の請求項４～１１についての訂正が認められる場合には，これらの請求項については，一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。 したがって，結論のとおり，訂正後の請求項〔１～３〕，〔４～１１〕について訂正することを認める。 第３ 本件発明 前記第２で述べたとおり，本件訂正は認められるので，本件特許の請求項１～１１に係る発明は，本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１～１１に記載された事項により特定される以下のとおりのものである（以下，それぞれ「本件発明１」等という。また，本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。）。 【請求項１】 （削除） 【請求項２】 （削除） 【請求項３】 （削除） 【請求項４】 鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２であり，リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径が５μｍ以上７０μｍ以下である表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程，及び 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。 【請求項５】 鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２であり，リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径が５μｍ以上７０μｍ以下であって，前記リン酸亜鉛被膜上に，さらに潤滑被膜を有する表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程， 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，及び リン酸被膜を形成した後の鋼線材に対して潤滑剤で被覆する潤滑処理工程と，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。 【請求項６】 前記デスケーリング工程，表面調整工程及び被膜処理工程を連続的に行う請求項４又は５に記載の表面処理鋼線材の製造方法。 【請求項７】 前記潤滑剤で被覆する潤滑処理工程を行った後，潤滑剤を乾燥する工程を含む請求項５に記載の表面処理鋼線材の製造方法。 【請求項８】 鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２であり，リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径が５μｍ以上４０μｍ以下である表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程，及び 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。 【請求項９】 鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２であり，リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径が５μｍ以上４０μｍ以下であって，前記リン酸亜鉛被膜上に，さらに潤滑被膜を有する表面処理鋼線材を製造する方法であって， 前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程， 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，及び リン酸被膜を形成した後の鋼線材に対して潤滑剤で被覆する潤滑処理工程と，を含むことを特徴とする表面処理鋼線材の製造方法。 【請求項１０】 前記デスケーリング工程，表面調整工程及び被膜処理工程を連続的に行う請求項８又は９に記載の表面処理鋼線材の製造方法。 【請求項１１】 前記潤滑剤で被覆する潤滑処理工程を行った後，潤滑剤を乾燥する工程を含む請求項９に記載の表面処理鋼線材の製造方法。 第４ 特許異議の申立ての理由及び取消理由の概要 １ 特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由 本件特許の本件訂正前の請求項１～７に係る特許は，下記（１）～（４）のとおり，特許法１１３条２号に該当する。証拠方法は，甲第１号証～甲第３号証（以下，単に「甲１」等という。下記（５）を参照。）である。 （１）申立理由１－１（新規性） 本件訂正前の請求項１～３に係る発明は，甲１に記載された発明であり，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができないものであるから，本件特許の本件訂正前の請求項１～３に係る特許は，同法１１３条２号に該当する。 （２）申立理由１－２（新規性） 本件訂正前の請求項１～３に係る発明は，甲２に記載された発明であり，特許法２９条１項３号に該当し，特許を受けることができないものであるから，本件特許の本件訂正前の請求項１～３に係る特許は，同法１１３条２号に該当する。 （３）申立理由２－１（進歩性） 本件訂正前の請求項１～７に係る発明は，甲１に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下，「当業者」という。）が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件特許の本件訂正前の請求項１～７に係る特許は，同法１１３条２号に該当する。 （４）申立理由２－２（進歩性） 本件訂正前の請求項１～７に係る発明は，甲２に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件特許の本件訂正前の請求項１～７に係る特許は，同法１１３条２号に該当する。 （５）証拠方法 ・甲１ 特開２０００－８０４９７号公報 ・甲２ 特開２０００－１６０３９４号公報 ・甲３ 特開２０１５－１９３９００号公報 ２ 取消理由通知書に記載した取消理由 （１）取消理由１（新規性） 上記１（２）の申立理由１－２（新規性）と同旨。 （２）取消理由２（進歩性） 本件訂正前の請求項１～３に係る発明は，甲２に記載された発明に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものであるから，本件特許の本件訂正前の請求項１～３に係る特許は，同法１１３条２号に該当し，取り消すべきものである。 第５ 当審の判断 本件特許の請求項１～３が本件訂正により削除された結果，同請求項１～３に係る特許についての本件特許異議の申立ては対象を欠くこととなったため，特許法１２０条の８第１項において準用する同法１３５条の規定により決定をもって却下すべきものである。 また，以下に述べるように，取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由によっては，本件特許の請求項４～１１に係る特許を取り消すことはできない。 １ 取消理由１（新規性），申立理由１－２（新規性），取消理由２（進歩性） 上記のとおり，本件特許の請求項１～３が本件訂正により削除された結果，同請求項１～３に係る特許についての本件特許異議の申立ては却下すべきものであるから，本件訂正前の請求項１～３に係る発明に対する，取消理由１（新規性），申立理由１－２（新規性），取消理由２（進歩性）については，判断を要しない。 なお，本件訂正前の請求項１～３が削除された以上，取消理由１（新規性），取消理由２（進歩性）は，解消したともいえる。 ２ 申立理由１－１（新規性），申立理由２－１（進歩性）（うち，本件訂正前の請求項１～３に係る発明に対するもの），申立理由２－２（進歩性）（うち，本件訂正前の請求項１～３に係る発明に対するもの） 上記１と同様の理由により，本件訂正前の請求項１～３に係る発明に対する，申立理由１－１（新規性），申立理由２－１（進歩性）（うち，本件訂正前の請求項１～３に係る発明に対するもの），申立理由２－２（進歩性）（うち，本件訂正前の請求項１～３に係る発明に対するもの）については，判断を要しない。 ３ 申立理由２－２（進歩性）（うち，本件発明４～１１に対するもの） （１）甲２に記載された発明 甲２の記載（請求項１，４，【００２３】，【００２４】，【００２８】，【００３９】，【００４１】，【００４４】，【００４５】，【００４７】～【００５７】，表１）によれば，特に，請求項１，【００３９】，【００４４】の記載のほか，表１の実施例３，７，比較例５（【００４７】～【００５１】）にそれぞれ着目すると，甲２には，以下の発明が記載されていると認められる。 なお，以下の甲２発明３～５は，それぞれ，実施例３，７，比較例５に対応するものである。 「供試材に形成したりん酸塩皮膜を５％，７５℃のクロム酸水溶液を用いて剥離し，剥離前と剥離後の供試材の重量差から算出した皮膜重量が６．５ｇ／ｍ２であり，走査型電子顕微鏡を用いて供試材に形成したりん酸塩皮膜を測定した結晶サイズが５～１０μｍである，りん酸塩皮膜を形成した供試材を製造する方法であって， ＪＩＳＳ４５Ｃの５．５ｍｍφの焼鈍した線材である供試材について，ベンディングローラ式のスケールブレーカを通過させ，さらにワイヤブラシによりデスケールを行い， その後，供試材をｐＨ１．５に調整した塩酸水溶液中で，１０Ａ／ｄｍ２の電流密度で５秒間陽極電解酸洗し， 酸洗後に，後工程で形成するりん酸塩皮膜の結晶微細化のために慣用されている，プレパレンＺ（コロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩を含有する表面調整液，日本パーカライジング（株）製）の３％浴に供試材を通過させて，表面調整処理し， その後，りん酸：１２ｇ／Ｌ，亜鉛：８ｇ／Ｌ，硝酸：８ｇ／Ｌで８０℃のりん酸塩処理液Ａ中で，１０Ａ／ｄｍ２の電流密度で１０秒間陰極電解することによりりん酸塩皮膜を形成した後， スプレー装置を用いて１０秒間水洗し，その後１５０℃の熱風乾燥装置を用いて１０秒間乾燥させる，りん酸塩皮膜を形成した供試材を製造する方法。」（以下，「甲２発明３」という。） 「供試材に形成したりん酸塩皮膜を５％，７５℃のクロム酸水溶液を用いて剥離し，剥離前と剥離後の供試材の重量差から算出した皮膜重量が５．７ｇ／ｍ２であり，走査型電子顕微鏡を用いて供試材に形成したりん酸塩皮膜を測定した結晶サイズが１０～２０μｍである，りん酸塩皮膜を形成した供試材を製造する方法であって， ＪＩＳＳ４５Ｃの５．５ｍｍφの焼鈍した線材である供試材について，ベンディングローラ式のスケールブレーカを通過させ，さらにワイヤブラシによりデスケールを行い， その後，供試材をｐＨ１．５に調整した塩酸水溶液中で，１０Ａ／ｄｍ２の電流密度で５秒間陽極電解酸洗し， 酸洗後に，後工程で形成するりん酸塩皮膜の結晶微細化のために慣用されている，プレパレンＺ（コロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩を含有する表面調整液，日本パーカライジング（株）製）の３％浴に供試材を通過させて，表面調整処理し， その後，りん酸：１２ｇ／Ｌ，亜鉛：８ｇ／Ｌ，硝酸：８ｇ／Ｌで８０℃のりん酸塩処理液Ａ中で，２Ａ／ｄｍ２の電流密度で６０秒間陰極電解することによりりん酸塩皮膜を形成した後， スプレー装置を用いて１０秒間水洗し，その後１５０℃の熱風乾燥装置を用いて１０秒間乾燥させる，りん酸塩皮膜を形成した供試材を製造する方法。」（以下，「甲２発明４」という。） 「供試材に形成したりん酸塩皮膜を５％，７５℃のクロム酸水溶液を用いて剥離し，剥離前と剥離後の供試材の重量差から算出した皮膜重量が５．４ｇ／ｍ２であり，走査型電子顕微鏡を用いて供試材に形成したりん酸塩皮膜を測定した結晶サイズが５～１０μｍである，りん酸塩皮膜を形成した供試材を製造する方法であって， ＪＩＳＳ４５Ｃの５．５ｍｍφの焼鈍した線材である供試材について，ベンディングローラ式のスケールブレーカを通過させ，さらにワイヤブラシによりデスケールを行い， その後，供試材を塩酸水溶液へ浸漬酸洗し， 酸洗後に，後工程で形成するりん酸塩皮膜の結晶微細化のために慣用されている，プレパレンＺ（コロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩を含有する表面調整液，日本パーカライジング（株）製）の３％浴に供試材を通過させて，表面調整処理し， その後，りん酸：１２ｇ／Ｌ，亜鉛：８ｇ／Ｌ，硝酸：８ｇ／Ｌで８０℃のりん酸塩処理液Ａ中で，１０Ａ／ｄｍ２の電流密度で１０秒間陰極電解することによりりん酸塩皮膜を形成した後， スプレー装置を用いて１０秒間水洗し，その後１５０℃の熱風乾燥装置を用いて１０秒間乾燥させる，りん酸塩皮膜を形成した供試材を製造する方法。」（以下，「甲２発明５」という。） （２）本件発明４について ア 対比 本件発明４と甲２発明３～５とを対比する。 （ア）甲２発明３～５における「ＪＩＳＳ４５Ｃの５．５ｍｍφの焼鈍した線材である供試材」は，ＪＩＳＳ４５Ｃが鋼であることが当業者にとって明らかであるから，本件発明４における「鋼線材」に相当する。 （イ）甲２発明３～５においては，所定のデスケールを行った後，所定の条件で陽極電解酸洗又は浸漬酸洗し，さらに所定の条件で表面調整処理した供試材に対して，「りん酸：１２ｇ／Ｌ，亜鉛：８ｇ／Ｌ，硝酸：８ｇ／Ｌで８０℃のりん酸塩処理液Ａ中で」，所定の電流密度で所定の時間，「陰極電解することによりりん酸塩皮膜を形成し」ているが，りん酸と亜鉛を含むりん酸塩処理液Ａを用いて，りん酸塩皮膜を形成していることから，技術常識に照らして，供試材の表面に形成されたりん酸塩皮膜は，りん酸亜鉛皮膜と解される。 そうすると，甲２発明３～５において，供試材の表面にりん酸亜鉛皮膜が形成された供試材は，本件発明４における，「鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材」に相当するといえる。 （ウ）甲２発明３～５において，「供試材に形成したりん酸塩皮膜を５％，７５℃のクロム酸水溶液を用いて剥離し，剥離前と剥離後の供試材の重量差から算出した皮膜重量」が，それぞれ，「６．５ｇ／ｍ２」，「５．７ｇ／ｍ２」，「５．４ｇ／ｍ２」であることは，いずれも，本件発明４において，「リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２」であることに相当する。 （エ）甲２発明３，４における「陽極電解酸洗」と，甲２発明５における「浸漬酸洗」は，甲２の「金属材料をｐＨが１～５の酸性液で直流陽極電解処理することで，金属材料表面が酸洗液中に迅速に溶解して表面の金属酸化物やコンタミネーション成分が除去されるとともに，金属材料表面が活性化される。」（【００２８】）との記載及び技術常識を踏まえると，いずれも，一種のデスケールと解される。 そうすると，本件発明４における「前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程」と，甲２発明３，４における「供試材について，ベンディングローラ式のスケールブレーカを通過させ，さらにワイヤブラシによりデスケールを行い」，「その後，供試材をｐＨ１．５に調整した塩酸水溶液中で，１０Ａ／ｄｍ２の電流密度で５秒間陽極電解酸洗し」，甲２発明５における「供試材について，ベンディングローラ式のスケールブレーカを通過させ，さらにワイヤブラシによりデスケールを行い」，「その後，供試材を塩酸水溶液へ浸漬酸洗し」とは，いずれも，「当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程」である限りで共通する。 （オ）本件発明４における「前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程」と，甲２発明３～５における「酸洗後に，後工程で形成するりん酸塩皮膜の結晶微細化のために慣用されている，プレパレンＺ（コロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩を含有する表面調整液，日本パーカライジング（株）製）の３％浴に供試材を通過させて，表面調整処理し」とは，いずれも，「前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を表面調整剤によって処理する表面調整工程」である限りで共通する。 （カ）本件発明４における「前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程」と，甲２発明３，５における「その後，りん酸：１２ｇ／Ｌ，亜鉛：８ｇ／Ｌ，硝酸：８ｇ／Ｌで８０℃のりん酸塩処理液Ａ中で，１０Ａ／ｄｍ２の電流密度で１０秒間陰極電解することによりりん酸塩皮膜を形成し」，甲２発明４における「その後，りん酸：１２ｇ／Ｌ，亜鉛：８ｇ／Ｌ，硝酸：８ｇ／Ｌで８０℃のりん酸塩処理液Ａ中で，２Ａ／ｄｍ２の電流密度で６０秒間陰極電解することによりりん酸塩皮膜を形成し」とは，いずれも，「前記表面調整工程を終えた前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程」である限りで共通する。 （キ）以上によれば，本件発明４と甲２発明３～５とは， 「鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２である表面処理鋼線材を製造する方法であって， 当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を表面調整剤によって処理する表面調整工程，及び 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程，を含む表面処理鋼線材の製造方法。」 の点で一致し，以下の点で相違する。 ・相違点１ 本件発明４では，「リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径」が「５μｍ以上７０μｍ以下」であるのに対して，甲２発明３～５では，「走査型電子顕微鏡を用いて供試材に形成したりん酸塩皮膜を測定した結晶サイズ」が，それぞれ，「５～１０μｍ」，「１０～２０μｍ」，「５～１０μｍ」である点。 ・相違点２ デスケーリング工程が，本件発明４では，「前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより」行われるのに対して，甲２発明３，４では，「供試材について，ベンディングローラ式のスケールブレーカを通過させ，さらにワイヤブラシによりデスケールを行い」，「その後，供試材をｐＨ１．５に調整した塩酸水溶液中で，１０Ａ／ｄｍ２の電流密度で５秒間陽極電解酸洗」することにより行われ，甲２発明５では，「供試材について，ベンディングローラ式のスケールブレーカを通過させ，さらにワイヤブラシによりデスケールを行い」，「その後，供試材を塩酸水溶液へ浸漬酸洗」することにより行われる点。 ・相違点３ 被膜処理工程が，本件発明４では，「前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより」行われるのに対して，甲２発明３，５では，「りん酸：１２ｇ／Ｌ，亜鉛：８ｇ／Ｌ，硝酸：８ｇ／Ｌで８０℃のりん酸塩処理液Ａ中で，１０Ａ／ｄｍ２の電流密度で１０秒間陰極電解することによりりん酸塩皮膜を形成」することにより行われ，甲２発明４では，「りん酸：１２ｇ／Ｌ，亜鉛：８ｇ／Ｌ，硝酸：８ｇ／Ｌで８０℃のりん酸塩処理液Ａ中で，２Ａ／ｄｍ２の電流密度で６０秒間陰極電解することによりりん酸塩皮膜を形成」することにより行われる点。 ・相違点４ 表面調整工程が，本件発明４では，「当該表面の反応性を高めるための」表面調整剤によって処理するものであるのに対して，甲２発明３～５では，「後工程で形成するりん酸塩皮膜の結晶微細化のために慣用されている」，プレパレンＺ（コロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩を含有する表面調整液，日本パーカライジング（株）製）の３％浴に供試材を通過させて行うものである点。 イ 相違点２の検討 事案に鑑み，相違点２について検討する。 （ア）甲２には，鉄系金属材料表面にスラッジの発生量が少なく，密着性・耐食性に優れるりん酸塩皮膜を短時間で形成させる方法を提供することを目的として（【００２３】），鋭意検討した結果，鉄系金属材料をｐＨ１～５の酸性液中で直流陽極電解処理し，次いでりん酸塩処理液中で直流陰極電解処理することで，スラッジの発生量が少なく，密着性・耐食性に優れるりん酸塩皮膜を短時間で形成できることを新たに見出したこと（【００２４】，【００２５】，請求項１）が記載されている。 （イ）ここで，甲２の実施例３，７にそれぞれ対応する甲２発明３，４では，「供試材について，ベンディングローラ式のスケールブレーカを通過させ，さらにワイヤブラシによりデスケールを行い」，「その後，供試材をｐＨ１．５に調整した塩酸水溶液中で，１０Ａ／ｄｍ２の電流密度で５秒間陽極電解酸洗」することによりデスケールが行われているところ，当該「陽極電解酸洗」は，上記（ア）の「ｐＨ１～５の酸性液中で直流陽極電解処理」に相当するものと解されるから，甲２の実施例３，７にそれぞれ対応する甲２発明３，４においては，上記「陽極電解酸洗」は，上記（ア）の目的を達成するために必要な処理であるといえる。 そして，甲２には，上記「陽極電解酸洗」によるデスケールに先立ち行われるデスケールについて，「ベンディングローラ，リバースベンディング等のスケールブレーカーを用い，あるいはショットブラスト，エヤブラスト等を行い，あるいは金属ワイヤーブラシ等を用いてスケールを除去する。」（【００４１】）ことが記載されるのみであり，本件発明４のような，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールについては，記載されていない。 以上のとおり，甲２発明３，４においては，上記「陽極電解酸洗」が上記（ア）の目的を達成するために必要な処理であること（すなわち，他の処理に変更した場合，上記（ア）の目的が達成できるかどうか不明であること），また，甲２には，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールについて記載されていないことを踏まえると，甲２発明３，４において，「ベンディングローラ式のスケールブレーカ」，「ワイヤブラシ」，「陽極電解酸洗」による一連のデスケールに代えて，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することは，甲２の記載から動機付けられるとはいえない。 （ウ）一方，甲３には，冷間加工に先立って鋼線材に連続してリン酸塩被膜を形成するに際して，被膜処理の前処理として，鋼線材に対してグリット状の研磨粒子を含むスラリーを噴射するデスケーリング工程を行う，鋼線材の連続表面処理方法（請求項１）が記載されている。 しかしながら，上記（イ）と同様に，甲２発明３，４においては，上記「陽極電解酸洗」が上記（ア）の目的を達成するために必要な処理であることを踏まえると，甲３に「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールについて記載されているとしても，甲２発明３，４において，「ベンディングローラ式のスケールブレーカ」，「ワイヤブラシ」，「陽極電解酸洗」による一連のデスケールに代えて，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することは，甲３の記載から動機付けられるとはいえない。 （エ）また，甲２の比較例５に対応する甲２発明５では，「供試材について，ベンディングローラ式のスケールブレーカを通過させ，さらにワイヤブラシによりデスケールを行い」，「その後，供試材を塩酸水溶液へ浸漬酸洗」することによりデスケールが行われているところ，当該「浸漬酸洗」は，甲２の実施例３，７にそれぞれ対応する甲２発明３，４における「陽極電解酸洗」との比較のために採用された「従来慣用の酸洗」（【００４４】）であると解されるから，そもそも，このような比較のための上記「浸漬酸洗」を，あえて他の処理に変更することは想定しがたい。 仮に，他の処理に変更できるとしても，甲２の上記（ア）の記載を前提とすれば，上記（ア）の目的を達成するために，上記「陽極電解酸洗」を採用することができるにとどまり，当該「陽極電解酸洗」とは異なる処理，例えば，甲３に記載される「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することが動機付けられるとはいえない。 そうすると，甲２発明５において，「ベンディングローラ式のスケールブレーカ」，「ワイヤブラシ」，「浸漬酸洗」による一連のデスケールに代えて，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することは，甲２，３の記載から動機付けられるとはいえない。 （オ）以上によれば，甲２発明３～５において，「ベンディングローラ式のスケールブレーカ」，「ワイヤブラシ」，「陽極電解酸洗」又は「浸漬酸洗」による一連のデスケールに代えて，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することは，当業者が容易に想到することができたとはいえない。 ウ 小括 したがって，相違点１，３及び４について検討するまでもなく，本件発明４は，甲２に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （３）本件発明５，８及び９について 本件発明５，８及び９と甲２発明３～５とを対比すると，上記（２）アと同様に，両者は，少なくとも，相違点２と同様の点で相違するところ，この相違点については，上記（２）イで述べたのと同様の理由により，当業者が容易に想到することができたとはいえない。 したがって，本件発明５，８及び９は，甲２に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （４）本件発明６，７，１０及び１１について 本件発明６，７，１０及び１１は，本件発明４，５，８又は９を直接又は間接的に引用するものであるが，上記（２），（３）で述べたとおり，本件発明４，５，８及び９が，甲２に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない以上，本件発明６，７，１０及び１１についても同様に，甲２に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （５）まとめ 以上のとおり，本件発明４～１１は，甲２に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 したがって，申立理由２－２（進歩性）（うち，本件発明４～１１に対するもの）によっては，本件特許の請求項４～１１に係る特許を取り消すことはできない。 ４ 申立理由２－１（進歩性）（うち，本件発明４～１１に対するもの） （１）甲１に記載された発明 甲１の記載（請求項１～５，【０００６】，【００１６】～【００２０】，【００２３】～【００３０】，【００４５】～【００５９】，表１，図１）によれば，特に，【００１６】，【００２４】の記載のほか，表１の比較例１，３ （【００４５】～【００５０】）にそれぞれ着目すると，甲１には，以下の発明が記載されていると認められる。 なお，以下の甲１発明１，２は，それぞれ，比較例１，３に対応するものである。 「無水クロム酸５％水溶液を用いて７５℃で１５分加熱し，線材に形成したりん酸塩皮膜を剥離除去することにより測定したりん酸塩皮膜の重量が５．４ｇ／ｍ２である，りん酸塩皮膜を形成した線材を製造する方法であって， 直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材を，予めメカニカルデスケーラにより９０％以上のスケールを除去し， 濃度が２５％の硫酸を電解液として用いて，温度９０℃で，０．５Ａ／ｄｍ２の電流密度で１秒間陰極電解酸洗し， 酸洗に連続して，りん酸塩皮膜の組織を更に緻密，微細化するために，線材をコロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩の溶液（プレパレンＺ：日本パーカライジング（株）製）である表面調整剤に接触させ， パルボンド（登録商標）ＴＤ－８０５（日本パーカライジング（株）製のりん酸塩皮膜形成液）を全酸度を９０ポイントに調整して電解液とし，線材を陰極にして，温度９０℃で，０．５Ａ／ｄｍ２の電流密度で２０秒間直流電流を流すことにより，りん酸塩皮膜を形成する，りん酸塩皮膜を形成した線材を製造する方法。」（以下，「甲１発明１」という。） 「無水クロム酸５％水溶液を用いて７５℃で１５分加熱し，線材に形成したりん酸塩皮膜を剥離除去することにより測定したりん酸塩皮膜の重量が６．２ｇ／ｍ２である，りん酸塩皮膜を形成した線材を製造する方法であって， 直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材を，予めメカニカルデスケーラにより９０％以上のスケールを除去し， 濃度が２５％の硫酸である電解液に電解しないで温度７０℃で５秒間浸漬酸洗し， 酸洗に連続して，りん酸塩皮膜の組織を更に緻密，微細化するために，線材をコロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩の溶液（プレパレンＺ：日本パーカライジング（株）製）である表面調整剤に接触させ， パルボンド（登録商標）ＴＤ－８０５（日本パーカライジング（株）製のりん酸塩皮膜形成液）を全酸度を９０ポイントに調整して電解液とし，電流を流さないで，この電解液中に温度７０℃で５秒間浸漬することにより，りん酸塩皮膜を形成する，りん酸塩皮膜を形成した線材を製造する方法。」（以下，「甲１発明２」という。） （２）本件発明４について ア 対比 本件発明４と甲１発明１，２とを対比する。 （ア）甲１発明１，２における「直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材」である「線材」は，本件発明４における「鋼線材」に相当する。 （イ）本件発明４における，鋼線材の「表面にリン酸亜鉛被膜を有する表面処理鋼線材」と，甲１発明１，２における「りん酸塩皮膜を形成した線材」である「直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材」（「りん酸塩皮膜」が「りん酸亜鉛皮膜」かどうか不明。以下同様。）とは，いずれも，「表面にリン酸塩被膜を有する表面処理鋼線材」である限りで共通する。 （ウ）本件発明４において，「リン酸亜鉛被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２」であることと，甲１発明１，２において，「無水クロム酸５％水溶液を用いて７５℃で１５分加熱し，線材に形成したりん酸塩皮膜を剥離除去することにより測定したりん酸塩皮膜の重量」が，それぞれ，「５．４ｇ／ｍ２」，「６．２ｇ／ｍ２」であることは，いずれも，「リン酸塩被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２」である限りで共通する。 （エ）甲１発明１における「陰極電解酸洗」と，甲１発明２における「浸漬酸洗」は，甲１の「本発明では前工程が陰極電解酸洗であるが，陰極電解酸洗では鋼線材の表面にはスマットはなく，水素ガスによる物理的な洗浄と水素イオンによる化学的な洗浄をうける。」（【００３０】）との記載及び技術常識を踏まえると，いずれも，一種のデスケールと解される。 そうすると，本件発明４における「前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより，当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程」と，甲１発明１における「直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材を，予めメカニカルデスケーラにより９０％以上のスケールを除去し」，「濃度が２５％の硫酸を電解液として用いて，温度９０℃で，０．５Ａ／ｄｍ２の電流密度で１秒間陰極電解酸洗し」，甲１発明２における「直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材を，予めメカニカルデスケーラにより９０％以上のスケールを除去し」，「濃度が２５％の硫酸である電解液に電解しないで温度７０℃で５秒間浸漬酸洗し」とは，いずれも，「当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程」である限りで共通する。 （オ）本件発明４における「前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を，当該表面の反応性を高めるための表面調整剤によって処理する表面調整工程」と，甲１発明１，２における「酸洗に連続して，りん酸塩皮膜の組織を更に緻密，微細化するために，線材をコロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩の溶液（プレパレンＺ：日本パーカライジング（株）製）である表面調整剤に接触させ」とは，いずれも，「前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を表面調整剤によって処理する表面調整工程」である限りで共通する。 （カ）本件発明４における「前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程」と，甲１発明１における「パルボンド（登録商標）ＴＤ－８０５（日本パーカライジング（株）製のりん酸塩皮膜形成液）を全酸度を９０ポイントに調整して電解液とし，線材を陰極にして，温度９０℃で，０．５Ａ／ｄｍ２の電流密度で２０秒間直流電流を流すことにより，りん酸塩皮膜を形成する」とは，いずれも，「前記表面調整工程を終えた前記鋼線材の表面にリン酸塩被膜を形成する被膜処理工程」である限りで共通する。 また，本件発明４における「前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する被膜処理工程」と，甲１発明２における「パルボンド（登録商標）ＴＤ－８０５（日本パーカライジング（株）製のりん酸塩皮膜形成液）を全酸度を９０ポイントに調整して電解液とし，電流を流さないで，この電解液中に温度７０℃で５秒間浸漬することにより，りん酸塩皮膜を形成する」とは，いずれも，「前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸塩含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸塩被膜を形成する被膜処理工程」である限りで共通する。 （キ）以上によれば，本件発明４と甲１発明１とは， 「鋼線材の表面にリン酸塩被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸塩被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２である表面処理鋼線材を製造する方法であって， 当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を表面調整剤によって処理する表面調整工程，及び 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材の表面にリン酸塩被膜を形成する被膜処理工程，を含む表面処理鋼線材の製造方法。」 の点で一致し，以下の点で相違する。 ・相違点５ 本件発明４では，リン酸塩被膜が「リン酸亜鉛被膜」であり，「リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径」が「５μｍ以上７０μｍ以下」であるのに対して，甲１発明１では，りん酸塩皮膜が「リン酸亜鉛被膜」であるかどうか不明であり，「リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径」が「５μｍ以上７０μｍ以下」であるかどうかも不明である点。 （なお，甲１における，りん酸塩皮膜の「結晶サイズ（μｍ）」（【００５０】，表１）については，「伸線前」のもの（本件発明４に相当）であるのか，「伸線後」のものであるのか，不明である。仮に，「伸線後」のものとすると，伸線によって上記「結晶サイズ（μｍ）」が変化しないかどうかは不明であるから，「伸線前」の上記「結晶サイズ（μｍ）」は不明である。以下同様。） ・相違点６ デスケーリング工程が，本件発明４では，「前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより」行われるのに対して，甲１発明１では，「直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材を，予めメカニカルデスケーラにより９０％以上のスケールを除去し」，「濃度が２５％の硫酸を電解液として用いて，温度９０℃で，０．５Ａ／ｄｍ２の電流密度で１秒間陰極電解酸洗」することにより行われる点。 ・相違点７ 表面調整工程を終えた鋼線材の表面にリン酸塩被膜を形成する被膜処理工程が，本件発明４では，「前記鋼線材をリン酸亜鉛含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸亜鉛被膜を形成する」ものであるのに対して，甲１発明１では，「パルボンド（登録商標）ＴＤ－８０５（日本パーカライジング（株）製のりん酸塩皮膜形成液）を全酸度を９０ポイントに調整して電解液とし，線材を陰極にして，温度９０℃で，０．５Ａ／ｄｍ２の電流密度で２０秒間直流電流を流すことにより，りん酸塩皮膜を形成する」ものである点。 ・相違点８ 表面調整工程が，本件発明４では，「当該表面の反応性を高めるための」表面調整剤によって処理するものであるのに対して，甲１発明１では，「りん酸塩皮膜の組織を更に緻密，微細化するために」，線材をコロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩の溶液（プレパレンＺ：日本パーカライジング（株）製）である表面調整剤に接触させるものである点。 （ク）また，本件発明４と甲１発明２とは， 「鋼線材の表面にリン酸塩被膜を有する表面処理鋼線材であって，前記リン酸塩被膜の付着量が４．０～７．０ｇ／ｍ２である表面処理鋼線材を製造する方法であって， 当該鋼線材の表面に付着したスケールを除去するデスケーリング工程， 前記デスケーリング工程を終えた前記鋼線材の表面を表面調整剤によって処理する表面調整工程，及び 前記表面調整工程を終えた前記鋼線材をリン酸塩含有溶液に浸漬することにより前記鋼線材の表面にリン酸塩被膜を形成する被膜処理工程，を含む表面処理鋼線材の製造方法。」 の点で一致し，以下の点で相違する。 ・相違点５’ 本件発明４では，リン酸塩被膜が「リン酸亜鉛被膜」であり，「リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径」が「５μｍ以上７０μｍ以下」であるのに対して，甲１発明２では，りん酸塩皮膜が「リン酸亜鉛被膜」であるかどうか不明であり，「リン酸亜鉛被膜中のリン酸亜鉛の平均結晶粒径」が「５μｍ以上７０μｍ以下」であるかどうかも不明である点。 ・相違点６’ デスケーリング工程が，本件発明４では，「前記鋼線材の表面に対して研磨粒子を含むスラリーを噴射することにより」行われるのに対して，甲１発明２では，「直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材を，予めメカニカルデスケーラにより９０％以上のスケールを除去し」，「濃度が２５％の硫酸である電解液に電解しないで温度７０℃で５秒間浸漬酸洗」することにより行われる点。 ・相違点８’ 表面調整工程が，本件発明４では，「当該表面の反応性を高めるための」表面調整剤によって処理するものであるのに対して，甲１発明２では，「りん酸塩皮膜の組織を更に緻密，微細化するために」，線材をコロイダルチタンとりん酸のアルカリ金属塩の溶液（プレパレンＺ：日本パーカライジング（株）製）である表面調整剤に接触させるものである点。 イ 相違点６，６’の検討 事案に鑑み，相違点６，６’について検討する。 （ア）甲１には，鋼線材に，潤滑下地としての性能が従来よりも優れたりん酸塩皮膜を，従来よりも迅速に，スラッジを全く発生させないで，形成する方法の提供を課題とすること（【０００６】）が記載されている。 また，甲１には，従来の塩酸，硫酸等の酸洗では，線材の表面にスマットが多く生成されるが，陰極電解酸洗では，スマットが全く生成されず，短時間で線材表面が清浄化できることから（【００１６】），りん酸塩皮膜を形成する工程の前に，必須の工程として，鋼線材を陰極にして電解を行なうこと（【００１８】）が記載されている。 さらに，甲１には，りん酸塩皮膜を形成する工程の前に，鋼線材に陽極酸洗や通常の酸洗を施す従来の方法では，後のりん酸塩皮膜を形成する工程において，スラッジの発生量が多く，後工程で形成されたりん酸塩皮膜は，潤滑下地としての性能が不十分となるが（【００１９】），鋼線材を陰極にして酸洗を行う陰極電解酸洗を行った鋼線材は，後のりん酸塩皮膜を形成する工程においてスラッジが発生せず，また，陰極電解酸洗を行うと，線材表面にスマットが全く発生しないので，りん酸塩皮膜の密着性が良くなり，潤滑下地としての性能が顕著に向上すること（【００２０】）が記載されている。 甲１の上記記載によれば，甲１に記載された発明（請求項１～５）においては，上記「陰極電解酸洗」は，上記の課題を解決するために必須の処理であるといえる。また，甲１には，上記「陰極電解酸洗」の条件の一つとして，電流密度を「１Ａ／ｄｍ２～１００Ａ／ｄｍ２」とすること（請求項４，【００２２】）が記載されている。 （イ）ここで，甲１の比較例１に対応する甲１発明１では，「直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材を，予めメカニカルデスケーラにより９０％以上のスケールを除去し」，「濃度が２５％の硫酸を電解液として用いて，温度９０℃で，０．５Ａ／ｄｍ２の電流密度で１秒間陰極電解酸洗」することによりデスケール行われているところ，当該「０．５Ａ／ｄｍ２」の電流密度での「陰極電解酸洗」（電流密度が過小であるため，比較例とされている。【００５５】）は，甲１に記載された発明（請求項１～５）を具体的に実施した実施例１～１４における，「１Ａ／ｄｍ２～１００Ａ／ｄｍ２」の電流密度での「陰極電解酸洗」との比較のために採用されたものと解されるから，そもそも，このような比較のための上記「０．５Ａ／ｄｍ２」の電流密度での「陰極電解酸洗」を，あえて他の処理に変更することは想定しがたい。 仮に，他の処理に変更できるとしても，甲１の上記（ア）の記載を前提とすれば，上記（ア）の課題を解決するために，上記「１Ａ／ｄｍ２～１００Ａ／ｄｍ２」の電流密度での「陰極電解酸洗」を採用することができるにとどまり，当該「１Ａ／ｄｍ２～１００Ａ／ｄｍ２」の電流密度での「陰極電解酸洗」とは異なる処理，例えば，甲３に記載される「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することが動機付けられるとはいえない。 また，甲１には，上記「陰極電解酸洗」によるデスケールの前処理として，ベンデング法，ショットブラスト法，エヤブラスト法等のメカニカルデスケーリングが施されること（請求項３，【００２３】）が記載されるのみであり，本件発明４のような，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールについては，記載されていない。 そうすると，甲１発明１において，「メカニカルデスケーラ」，「陰極電解酸洗」による一連のデスケールに代えて，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することは，甲１，３の記載から動機付けられるとはいえない。 （ウ）また，甲１の比較例３に対応する甲１発明２では，「直径が５．５ｍｍのＪＩＳ－ＳＷＲＨ７２Ａの硬鋼線材を，予めメカニカルデスケーラにより９０％以上のスケールを除去し」，「濃度が２５％の硫酸である電解液に電解しないで温度７０℃で５秒間浸漬酸洗」することによりデスケールが行われているところ，当該「浸漬酸洗」は，甲１に記載された発明（請求項１～５）を具体的に実施した実施例１～１４における「陰極電解酸洗」との比較のために採用されたものと解されるから，そもそも，このような比較のための上記「浸漬酸洗」を，あえて他の処理に変更することは想定しがたい。 仮に，他の処理に変更できるとしても，甲１の上記（ア）の記載を前提とすれば，上記（ア）の課題を解決するために，上記「陰極電解酸洗」を採用することができるにとどまり，当該「陰極電解酸洗」とは異なる処理，例えば，甲３に記載される「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することが動機付けられるとはいえない。 そうすると，甲１発明２において，「メカニカルデスケーラ」，「浸漬酸洗」による一連のデスケールに代えて，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することは，甲１，３の記載から動機付けられるとはいえない。 （エ）以上によれば，甲１発明１，２において，「メカニカルデスケーラ」，「陰極電解酸洗」又は「浸漬酸洗」による一連のデスケールに代えて，「研磨粒子を含むスラリーを噴射する」ことによるデスケールを採用することは，当業者が容易に想到することができたとはいえない。 ウ 小括 したがって，相違点５，５’，７，８及び８’について検討するまでもなく，本件発明４は，甲１に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （３）本件発明５，８及び９について 本件発明５，８及び９と甲１発明１，２とを対比すると，上記（２）アと同様に，両者は，少なくとも，相違点６，６’と同様の点で相違するところ，この相違点については，上記（２）イで述べたのと同様の理由により，当業者が容易に想到することができたとはいえない。 したがって，本件発明５，８及び９は，甲１に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （４）本件発明６，７，１０及び１１について 本件発明６，７，１０及び１１は，本件発明４，５，８又は９を直接又は間接的に引用するものであるが，上記（２），（３）で述べたとおり，本件発明４，５，８及び９が，甲１に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない以上，本件発明６，７，１０及び１１についても同様に，甲１に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （５）まとめ 以上のとおり，本件発明４～１１は，甲１に記載された発明及び甲３に記載された事項に基いて，当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 したがって，申立理由２－１（進歩性）（うち，本件発明４～１１に対するもの）によっては，本件特許の請求項４～１１に係る特許を取り消すことはできない。 第６ むすび 以上のとおり，本件特許の請求項１～３が本件訂正により削除された結果，同請求項１～３に係る特許についての本件特許異議の申立ては対象を欠くこととなったため，特許法１２０条の８第１項において準用する同法１３５条の規定により決定をもって却下すべきものである。 また，取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議の申立ての理由によっては，本件特許の請求項４～１１に係る特許を取り消すことはできない。 さらに，他に本件特許の請求項４～１１に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって，結論のとおり決定する。