2018-390190

特許第６２７１６９２号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第６２７１６９２号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１、２、３について訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第６２７１６９２号の請求項１～３に係る特許についての出願は、平成１７年７月２７日に出願した特願２００５－２１７４０４号（優先権主張平成１７年５月６日）の一部を平成２３年４月１５日に新たな特許出願とした特願２０１１－９１１９４号の一部を平成２３年８月２２日に新たな特許出願とした特願２０１１－１８０１２２号の一部を平成２３年９月２０日に新たな特許出願とした特願２０１１－２０４３１８号の一部を平成２７年１１月１１日に新たな特許出願とした特願２０１５－２２０８５６号の一部を平成２８年１２月１６日に新たな特許出願（特願２０１６－２４３９４５号）としたものであって、平成３０年１月１２日にその特許権の設定登録がされ、平成３０年１１月３０日に訂正審判の請求がされたものである。 第２　請求の趣旨 特許第６２７１６９２号の特許請求の範囲を、本審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～３について訂正することを求める、との審決を求める。 第３　本件訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである。（注：下線部分は訂正箇所を示す。） １　請求項１に係る訂正（訂正事項１） 特許請求の範囲における請求項１に、 「前記判断手段によって、前記或るゲーム装置の識別情報が前記他のゲーム装置の前記リストに含まれると判断されたことを条件として」と記載されているのを、 「前記或るゲーム装置の前記リストに前記他のゲーム装置の前記識別情報が含まれること、および、前記判断手段によって、前記或るゲーム装置の識別情報が前記他のゲーム装置の前記リストに含まれると判断されたことを条件として」に訂正する。 ２　請求項２に係る訂正（訂正事項２） 特許請求の範囲における請求項に、 「前記判断手段は、新たな通信ゲームを開始するたびに、前記或るゲーム装置の識別情報が、前記他のゲーム装置の前記リストに含まれるか否かを判断する、請求項１記載の通信ゲームシステム。」とあるのを、独立形式に改め、 「ネットワーク通信を行う通信手段を備え、各々に識別情報が付与される複数のゲーム装置を含む通信ゲームシステムであって、 前記複数のゲーム装置のゲーム装置毎に、他のゲーム装置の前記識別情報をリストに登録する登録手段、および 前記複数のゲーム装置のうちの或るゲーム装置の前記識別情報が、前記複数のゲーム装置のうちの他のゲーム装置の前記リストに含まれるか否かを判断する判断手段を備え、 前記判断手段によって、前記或るゲーム装置の識別情報が前記他のゲーム装置の前記リストに含まれると判断されたことを条件として、当該或るゲーム装置が前記通信手段を用いて当該他のゲーム装置とネットワーク通信を行うことを許可し、 前記登録手段は、前記複数のゲーム装置のうちの或るゲーム装置の前記リストに前記複数のゲーム装置のうちの他のゲーム装置の前記識別情報を登録する旨の指示があったときに、当該他のゲーム装置の前記リストに当該或るゲーム装置の前記識別情報を登録する旨の指示があったか否かに関わらず、当該或るゲーム装置の前記リストに当該他のゲーム装置の前記識別情報を登録し、 前記判断手段は、新たな通信ゲームを開始するたびに、前記或るゲーム装置の識別情報が、前記他のゲーム装置の前記リストに含まれるか否かを判断する、通信ゲームシステム。」に訂正する。 ３　請求項３に係る訂正（訂正事項３） 特許請求の範囲における請求項３に、 「前記判断ステップにおいて前記或るゲーム装置の識別情報が前記他のゲーム装置の前記登録に含まれると判断されたことを条件として」と記載されているのを、 「前記或るゲーム装置の前記登録に前記他のゲーム装置の前記識別情報が含まれること、および、前記判断ステップにおいて前記或るゲーム装置の識別情報が前記他のゲーム装置の前記登録に含まれると判断されたことを条件として」に訂正する。 ４　別の請求単位とする求め 審判請求人は、訂正後の請求項２について、当該請求項の訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。 第４　当審の判断 １　請求項１に係る訂正（訂正事項１）について （１）訂正の目的について 訂正事項１は、訂正前の請求項１に記載の「条件」について、「前記或るゲーム装置の前記リストに前記他のゲーム装置の前記識別情報が含まれること」を条件に加えて限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項１は、上記（１）のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーを変更するもでのはなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項に適合するものである。 （３）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項１に関連する記載として、願書に添付した明細書の発明の詳細な説明には、「お互いに相手の識別情報をお友達リストに登録していることをネットワーク通信の条件とした」（【０２０９】）と記載されていることから、訂正事項１は、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項に基づくものであって、願書に添付した明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内においてされたものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （４）特許出願の際に独立して特許を受けることができること 本件特許に係る侵害訴訟事件（平成２９年（ワ）第４３１８５号）において、被告（株式会社コロプラ）が提出している各証拠（乙４４～４６）についても検討したが、各証拠には、訂正後の特許請求の範囲の請求項１における発明特定事項のうち、「前記或るゲーム装置の前記リストに前記他のゲーム装置の前記識別情報が含まれること、および、前記判断手段によって、前記或るゲーム装置の識別情報が前記他のゲーム装置の前記リストに含まれると判断されたことを条件として」、当該或るゲーム装置が前記通信手段を用いて当該他のゲーム装置とネットワーク通信を行うことを許可することについては、記載も示唆もない。 その他に、訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見できない。 よって、訂正後の特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ２　請求項２に係る訂正（訂正事項２）について （１）訂正の目的について 訂正事項２は、訂正前の請求項２の記載が訂正前の請求項１の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項１の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正であって、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項２は、上記（１）のとおり、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであって、訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーを変更するもでのはなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項に適合するものである。 （３）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項２は、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正であるから、願書に添付した明細書に記載された範囲内のものといえる。 ３　請求項３に係る訂正（訂正事項３）について （１）訂正の目的について 訂正事項３は、訂正前の請求項３に記載の「条件」について、「前記或るゲーム装置の前記登録に前記他のゲーム装置の前記識別情報が含まれること」を条件に加えて限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項３は、上記（１）のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、訂正前の請求項３に記載された発明のカテゴリーを変更するもでのはなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項に適合するものである。 （３）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項３に関連する記載として、願書に添付した明細書の発明の詳細な説明には、「お互いに相手の識別情報をお友達リストに登録していることをネットワーク通信の条件とした」（【０２０９】）と記載されていることから、訂正事項３は、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項に基づくものであって、願書に添付した明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲内においてされたものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （４）特許出願の際に独立して特許を受けることができること 本件特許に係る侵害訴訟事件（平成２９年（ワ）第４３１８５号）において、被告（株式会社コロプラ）が提出している各証拠（乙４４～４６）についても検討したが、各証拠には、訂正後の特許請求の範囲の請求項３における発明特定事項のうち、「前記或るゲーム装置の前記登録に前記他のゲーム装置の前記識別情報が含まれること、および、前記判断ステップにおいて前記或るゲーム装置の識別情報が前記他のゲーム装置の前記登録に含まれると判断されたことを条件として」、前記或るゲーム装置が前記通信手段を用いて前記他のゲーム装置とネットワーク通信を行うことを許可することについては、記載も示唆もない。 その他に、訂正後の特許請求の範囲の請求項３に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見できない。 よって、訂正後の特許請求の範囲の請求項３に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ４　一群の請求項について 訂正前の請求項２は、訂正事項１に係る訂正前の請求項１の記載を直接的に引用しているものであって、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものであるから、当該請求項１～２は、特許法１２６条第３項に規定する一群の請求項である。 ただし、訂正後の請求項２に係る訂正事項２は、引用関係の解消を目的とする訂正であって、特許権者から、訂正後の請求項２について訂正が認められるときは請求項１とは別の訂正単位として扱われることの求めがあったことから、請求項２は、請求項１とは別途訂正することを認めるものである。 第５　むすび 以上のとおりであって、平成３０年１１月３０日に特許権者が行った本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号及び第４号に規定する事項を目的とするものである。 また、特許法第１２６条第５項、第６項及び第７項の規定に適合するものである。