2018-390189

特許第５５９５９９１号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第５５９５９９１号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項２、３、〔４－６〕について訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第５５９５９９１号の請求項１～９に係る特許についての出願は、平成１７年７月２７日に出願した特願２００５－２１７４０４号（優先権主張平成１７年５月６日）の一部を平成２３年４月１５日に新たな特許出願とした特願２０１１－９１１９４号の一部を平成２３年８月２２日に新たな特許出願（特願２０１１－１８０１２２号）としたものであって、平成２６年８月１５日にその特許権の設定登録がされ、平成３０年１１月３０日に訂正審判の請求（以下、「本件訂正請求」という。）がされ、本件訂正請求に対して、令和１年５月７日付けで訂正拒絶理由が通知され、同年同月２２日に意見書、並びに審判請求書及び訂正特許請求の範囲を補正する手続補正書の提出がされたものである。 第２　訂正拒絶理由の概要 当審が令和１年５月７日付けで通知した訂正拒絶理由の概要は次のとおりである。 「訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書に掲げる何れの事項を目的とするものではなく、又、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるから、特許法第１２６条第６項に適合するものではない。」 「訂正事項５は、特許法第１２６条第１項ただし書に掲げる何れの事項を目的とするものではなく、又、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるから、特許法第１２６条第６項に適合するものではない。」 「一群の請求項について、請求項１及び４、５、６からなる一群の請求項に係る訂正事項１及び４は、上記１のとおり訂正事項１－２が、特許法第１２６条第１項ただし書に掲げるいずれの事項を目的とするものではなく、又、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであって、特許法第１２６条第６項に適合するものではないから、これを認めることができない。」 第３　手続補正の適否 令和１年５月２２日に提出され手続補正書による手続補正（以下、「本件補正」という。）の内容は、実質的に、訂正事項１及び訂正事項５を削除することをその内容とするものである。 本件補正の内容は、審判請求の趣旨の減縮的変更に該当するものであるから、審判請求書の要旨を変更するものとはいえない。 したがって、本件補正は、特許法第１３１条の２第１項の規定に適合するから、これを認める。 以上、本件補正により、当審による訂正拒絶理由は解消された。 第４　請求の趣旨 上記第３のとおり、本件補正が認められることから、本件訂正審判請求の請求の趣旨は、本件補正により補正された審判請求書に記載されたとおり、「特許第５５９５９９１号の特許請求の範囲を、本審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項２～６について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第５　本件訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである。（注：下線部分は訂正箇所を示す。） １　請求項２に係る訂正（訂正事項１） 特許請求の範囲における請求項２に、 「前記各ゲーム装置は、前記登録手段によって登録された相手識別情報から任意の相手識別情報を選択する選択手段をさらに備え、 前記通信手段は、前記選択手段によって選択された相手識別情報に対応する他のゲーム装置との間でネットワーク通信を行う、請求項１記載の通信ゲームシステム。」とあるのを、独立形式に改め、 「各々に識別情報が付与されており、他のゲーム装置とネットワーク通信を行う通信手段を備える複数のゲーム装置を含む通信ゲームシステムであって、 各ゲーム装置毎に他のゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報をリストに登録する登録手段、 前記複数のゲーム装置のうちの第１ゲーム装置において相手識別情報が指定されたときに、当該相手識別情報に対応する第２ゲーム装置の前記リストに当該第１ゲーム装置の識別情報が登録されているか否かを判断する判断手段、および 前記判断手段によって前記リストに前記第１ゲーム装置の前記識別情報が登録されていると判断されたことを条件として、前記第１ゲーム装置が前記通信手段を用いて前記第２ゲーム装置とネットワーク通信を行うことを許可する許可手段を備え、 前記各ゲーム装置は、前記登録手段によって登録された相手識別情報から任意の相手識別情報を選択する選択手段をさらに備え、 前記通信手段は、前記選択手段によって選択された相手識別情報に対応する他のゲーム装置との間でネットワーク通信を行う、通信ゲームシステム。」と訂正する。 ２　請求項３に係る訂正（訂正事項２） 特許請求の範囲における請求項３に、 「前記各ゲーム装置は、前記他のゲーム装置との間で通信ゲームを実行する通信ゲーム実行手段をさらに備え、 前記登録手段は、前記通信ゲーム実行手段によって通信ゲームが実行された後、前記他のゲーム装置の識別情報である相手識別情報を前記リストに登録する、請求項１または２記載の通信ゲームシステム。」とあるうち、請求項１の記載を引用するものに限り、これを独立形式に改めるとともに、 「各々に識別情報が付与されており、他のゲーム装置とネットワーク通信を行う通信手段を備える複数のゲーム装置を含む通信ゲームシステムであって、 各ゲーム装置毎に他のゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報をリストに登録する登録手段、 前記複数のゲーム装置のうちの第１ゲーム装置において相手識別情報が指定されたときに、当該相手識別情報に対応する第２ゲーム装置の前記リストに当該第１ゲーム装置の識別情報が登録されているか否かを判断する判断手段、および 前記判断手段によって前記リストに前記第１ゲーム装置の前記識別情報が登録されていると判断されたことを条件として、前記第１ゲーム装置が前記通信手段を用いて前記第２ゲーム装置とネットワーク通信を行うことを許可する許可手段を備え、 前記各ゲーム装置は、前記他のゲーム装置との間で通信ゲームを実行する通信ゲーム実行手段をさらに備え、 前記登録手段は、前記第１ゲーム装置および前記第２ゲーム装置の識別情報が前記複数のゲーム装置のうちの第３ゲーム装置の前記リストに登録されている場合に、通信ゲーム実行手段によって前記第１ゲーム装置と前記第２ゲーム装置との通信ゲームが実行された後、前記第２ゲーム装置の前記リストに前記第１ゲーム装置の前記識別情報を登録する指示がなされたことに応じて、前記第１ゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報を前記第２ゲーム装置の前記リストに登録する、通信ゲームシステム。」と訂正する。 ３　請求項４に係る訂正（訂正事項３） 特許請求の範囲における請求項４に、 「各ゲーム装置は、前記他のゲーム装置と近距離無線通信を行う第２通信手段を更さらに備え、 前記登録手段は、前記第２通信手段による前記近距離無線通信で前記他のゲーム装置から受信した前記相手識別情報を前記リストに登録する、請求項１記載の通信ゲームシステム。」とあるのを、独立形式に改め、 「各々に識別情報が付与されており、他のゲーム装置とネットワーク通信を行う通信手段を備える複数のゲーム装置を含む通信ゲームシステムであって、 各ゲーム装置毎に他のゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報をリストに登録する登録手段、 前記複数のゲーム装置のうちの第１ゲーム装置において相手識別情報が指定されたときに、当該相手識別情報に対応する第２ゲーム装置の前記リストに当該第１ゲーム装置の識別情報が登録されているか否かを判断する判断手段、および 前記判断手段によって前記リストに前記第１ゲーム装置の前記識別情報が登録されていると判断されたことを条件として、前記第１ゲーム装置が前記通信手段を用いて前記第２ゲーム装置とネットワーク通信を行うことを許可する許可手段を備え、 各ゲーム装置は、前記他のゲーム装置と近距離無線通信を行う第２通信手段を更さらに備え、 前記登録手段は、前記第２通信手段による前記近距離無線通信で前記他のゲーム装置から受信した前記相手識別情報を前記リストに登録する、通信ゲームシステム。」と訂正する（請求項４の記載を直接的又は間接的に引用する請求項５又は請求項６も同様に訂正する）。 ６　別の請求単位とする求め 審判請求人は、訂正後の請求項３について、当該請求項の訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。 第６　当審の判断 １　請求項２に係る訂正（訂正事項１）について （１）訂正の目的について 訂正事項１は、訂正前の請求項２の記載が訂正前の請求項１の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項１の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正であって、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項１は、上記（１）のとおり、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであって、訂正前の請求項２に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項に適合するものである。 （３）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「願書に添付した明細書等」という。）に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項１は、訂正前の請求項２の記載が訂正前の請求項１の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項１の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正であるから、願書に添付した明細書等に記載された範囲内でするものであることは明らかである。 （４）特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正であって、同ただし書第１号または第２号に掲げる事項を目的とするものではないから、請求項２に係る訂正事項１に関して、特許法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 ３　請求項３に係る訂正（訂正事項２）について （１）訂正の目的について 訂正事項２は、訂正前の請求項３の記載が訂正前の請求項１または請求項２の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項１の記載を引用するもののみ請求項１の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正（以下「訂正事項２－１」という。）、及び、訂正前の請求項３に記載の「登録手段」について、「前記第１ゲーム装置および前記第２ゲーム装置の識別情報が前記複数のゲーム装置のうちの第３ゲーム装置の前記リストに登録されている場合に、通信ゲーム実行手段によって前記第１ゲーム装置と前記第２ゲーム装置との通信ゲームが実行された後、前記第２ゲーム装置の前記リストに前記第１ゲーム装置の前記識別情報を登録する指示がなされたことに応じて、前記第１ゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報を前記第２ゲーム装置の前記リストに登録する」と限定したものである（以下「訂正事項２－２」という。）。 そして、訂正事項２－１は、請求項１の記載を引用するもののみ請求項１の記載を引用しないものとするものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものに該当し、また、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものでもある。 また、訂正事項２－２は、「登録手段」を限定したものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項２－１は、上記（１）のとおり、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであって、訂正事項２－２は、上記（１）のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、訂正前の請求項３に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項に適合するものである。 （３）願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項２－１は、訂正前の請求項３の記載が訂正前の請求項１または請求項２の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項１の記載を引用するもののみ請求項１の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正であるから、願書に添付した明細書等に記載された範囲内でするものであることは明らかである。 訂正事項２－２に関連する記載として、願書に添付した明細書等の発明の詳細な説明には、「この実施例では、あるゲーム装置１０の友達リストに登録されている友達同士が友達ではない場合には、両者を紹介するようにしている。つまり、ゲーム装置１０は、通信ゲームを行った友達の友達であるゲーム装置１０がインターネットに接続中である場合には、友達からその友達のゲーム装置１０の情報を取得することができる。そして、紹介された友達同士で通信ゲームを実行することができ、お友達リストデータに相手の識別情報を登録することができる。」（【００９７】）及び「たとえば、操作スイッチ２０またはタッチパネル２２から登録を指示する入力データが検出されたか否かを判断する。この場合には、プレイヤは希望する相手の識別情報のみをお友達リストに登録することができる。」（【０１３８】）と記載されていることから、訂正事項２－２は、願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （４）特許出願の際に独立して特許を受けることができること 本件特許に係る侵害訴訟事件（平成２９年（ワ）第４３１８５号）において、被告（株式会社コロプラ）が提出している各証拠（乙４４～４６）についても検討したが、各証拠には、訂正後の特許請求の範囲の請求項３における発明特定事項のうち、「前記登録手段は、前記第１ゲーム装置および前記第２ゲーム装置の識別情報が前記複数のゲーム装置のうちの第３ゲーム装置の前記リストに登録されている場合に、通信ゲーム実行手段によって前記第１ゲーム装置と前記第２ゲーム装置との通信ゲームが実行された後、前記第２ゲーム装置の前記リストに前記第１ゲーム装置の前記識別情報を登録する指示がなされたことに応じて、前記第１ゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報を前記第２ゲーム装置の前記リストに登録する」ことについては、記載も示唆もない。 よって、訂正後の特許請求の範囲の請求項３に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ４　請求項４に係る訂正（訂正事項３）について （１）訂正の目的について 訂正事項３は、訂正前の請求項４の記載が訂正前の請求項１の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項１の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正であって、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 （２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項３は、上記（１）のとおり、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものであって、訂正前の請求項４に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項に適合するものである。 （３）願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項３は、訂正前の請求項４の記載が訂正前の請求項１の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、請求項１の記載を引用しないものとし、独立形式の請求項へ改めるための訂正であるから、願書に添付した明細書等に記載された範囲内でするものであることは明らかである。 （４）特許出願の際に独立して特許を受けることができること 訂正事項３は、特許法第１２６条第１項ただし書第４号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正であって、同ただし書第１号または第２号に掲げる事項を目的とするものではないから、請求項４に係る訂正事項３に関して、特許法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 ５　小括 訂正後の請求項２及び請求項３に係る訂正事項１及び訂正事項２は、引用関係の解消を目的とする訂正であって、特許権者から、訂正後の請求項３について訂正が認められるときは請求項２とは別の訂正単位として扱われることの求めがあったことから、請求項３は、請求項２とは別途訂正することを認めるものである。 以上のことから、本件特許請求の範囲を訂正請求された特許請求の範囲のとおり、請求項２、３、〔４－６〕について、訂正することを認める。 第７　むすび 以上のとおりであって、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号及び第４号に規定する事項を目的とするものである。 また、特許法第１２６条第５項、第６項及び第７項の規定に適合するものである。