2018-390099

特許第４７２５０２０号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第４７２５０２０号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第４７２５０２０号に係る出願は、平成１６年２月４日に特願２００４－２８３３２号として出願されたものであって、平成２３年４月２２日に特許権の設定登録がなされ、平成３０年６月１５日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第２　請求の趣旨と訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第４７２５０２０号の明細書、及び特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次のとおりである（なお、下線は請求人が付したものである。）。 １　訂正事項１ 特許請求の範囲の【請求項１】に「前記磁石材料の前記バインダが、ポリアミド１２、ポリアミド６１２、ポリアミド１１、ポリフェニレンサルファイドの群から選ばれた熱可塑性樹脂であって、数平均分子量が１００００～１８０００であり、」とあるのを、「前記磁石材料の前記バインダが、ポリアミド１２、ポリアミド６１２、ポリアミド１１の群から選ばれた熱可塑性樹脂であって、数平均分子量が１００００～１８０００であり、」に訂正する。 ２　訂正事項２ 明細書の段落【０００７】に「前記磁石材料の前記バインダが、ポリアミド１２、ポリアミド６１２、ポリアミド１１、ポリフェニレンサルファイドの群から選ばれた熱可塑性樹脂であって、数平均分子量が１００００～１８０００であり、」とある記載を、「前記磁石材料の前記バインダが、ポリアミド１２、ポリアミド６１２、ポリアミド１１の群から選ばれた熱可塑性樹脂であって、数平均分子量が１００００～１８０００であり、」に訂正する。 ３　訂正事項３ 明細書の段落【００４５】表１中の「実施例３」及び「実施例４」との記載を「参考例３」及び「参考例４」にそれぞれ訂正し、同段落【００３３】の「実施例３」との記載を「参考例３」に訂正し、同段落の「第３の実施例」との記載を、「第３の参考例」に訂正し、同段落【００３４】の「実施例４」との記載を「参考例４」に訂正し、同段落の「第４の実施例」との記載を「第４の参考例４」に訂正する。 ４　訂正事項４ 明細書の段落【００４７】表３中の「実施例９」との記載を「参考例９」に訂正し、同段落【００３９】の「実施例９」との記載を「参考例９」に訂正し、同段落の「第９の実施例」との記載を「第９の参考例」に訂正する。 ５　訂正事項５ 明細書の段落【００３０】の「第１～第９の実施例及び第１～第４の比較例」との記載を「実施例１、２、５～８、参考例３、４、９、及び比較例１～４」に訂正し、同段落【００３０】及び【００４４】の「各実施例または比較例」との記載を「各実施例、参考例または比較例」に訂正し、同段落【００４９】の「実施例１～実施例９」との記載を「実施例１、２、５～８、参考例３、４、９、」に訂正する（なお、審判請求書第３頁第６－１２行の「オ　訂正事項５」では、「９」に続く読点が遺漏しているので、段落【００４９】についての訂正事項５の訂正内容は、訂正明細書の段落【００４９】のとおりに記載した。）。 第３　当審の判断 以下、訂正事項１－５の適否について判断する。 １　訂正事項１ （１）訂正の目的 訂正前の請求項１の発明特定事項である「前記磁石材料の前記バインダが、ポリアミド１２、ポリアミド６１２、ポリアミド１１、ポリフェニレンサルファイドの群から選ばれた熱可塑性樹脂であって、数平均分子量が１００００～１８０００であり、」を、「前記磁石材料の前記バインダが、ポリアミド１２、ポリアミド６１２、ポリアミド１１の群から選ばれた熱可塑性樹脂であって、数平均分子量が１００００～１８０００であり、」と訂正することは、磁石材料のバインダに用いられる熱可塑性樹脂についての択一的記載の要素を削除するものであるから、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、請求項２－３は、上記訂正に係る請求項１の記載を直接的または間接的に引用するものであるから、請求項２－３についても、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである（なお、本件訂正前の請求項３に係る発明は、訂正事項１による削除の対象とされた「ポリフェニレンサルファイド」を選択するものではないから、実質的な変更はない。）。 （２）新規事項の有無 訂正事項１は、磁石材料のバインダに用いられる熱可塑性樹脂について、訂正前にあった択一的記載の要素から、「ポリフェニレンサルファイド」を削除するものである。 よって、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項の規定を満たすものである。 （３）特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項１は、訂正前の請求項１に記載された、磁石材料のバインダに用いられる熱可塑性樹脂についての択一的記載の要素から、「ポリフェニレンサルファイド」を削除するものに過ぎず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定を満たすものである （４）独立特許要件 訂正事項１は、訂正前の請求項１に記載された、磁石材料のバインダに用いられる熱可塑性樹脂についての択一的記載の要素から、「ポリフェニレンサルファイド」を削除するものである。 よって、本件訂正後の請求項１－３に記載された事項により特定される発明について、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、また、この訂正により特許法第３６条第４項第１号又は第６項（第４号を除く）に規定する要件を満たさなくなるようなものでもない。そして、本件訂正後の請求項１－３に記載された事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見できない。したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第７項に規定する独立特許要件を満たすものといえる。 ２　訂正事項２ （１）訂正の目的 訂正事項２は、上記訂正事項１に係る訂正（磁石材料のバインダに用いられる熱可塑性樹脂についての択一的記載の要素から、「ポリフェニレンサルファイド」を削除する訂正）に伴い、明細書の段落【０００７】の記載を、訂正後の特許請求の範囲の記載に整合させるものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の有無 訂正事項２は、訂正前の明細書の段落【０００７】に記載された、磁石材料のバインダに用いられる熱可塑性樹脂についての択一的記載の要素から、「ポリフェニレンサルファイド」を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、特許法第１２６条第５項の規定を満たすものである。 （３）特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項２は、明細書の段落【０００７】の記載を、訂正後の特許請求の範囲の記載に整合させるものに過ぎず、この訂正によって、特許請求の範囲が実質的に拡張又は変更されることにはならないから、特許法第１２６条第６項の規定を満たすものである。 ３　訂正事項３ （１）訂正の目的 本件訂正前の明細書の段落【００４５】表１、段落【００３３】及び段落【００３４】には、磁石材料のバインダに用いられる熱可塑性樹脂として、訂正事項１による削除の対象とされた「ポリフェニレンサルファイド」を用いた例が、「実施例３」及び「実施例４」、あるいは「第３の実施例」及び「第４の実施例」として記載されているところ、訂正事項３は、上記訂正事項１による訂正に伴い、本件訂正後の請求項１－３に記載された事項により特定される発明には対応しないものとなった「実施例３」及び「実施例４」、あるいは「第３の実施例」及び「第４の実施例」を、「参考例３」及び「参考例４」、あるいは「第３の参考例」及び「第４の参考例」とすることにより、明細書の段落【００４５】表１、段落【００３３】及び段落【００３４】における記載を、本件訂正後の請求項１－３に記載された事項により特定される発明に整合させるものである。 したがって、訂正事項３は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の有無 訂正事項３は、上記（１）のとおり、本件訂正後の請求項１－３に記載された事項により特定される発明に対応しない実施例を参考例とするものに過ぎないから、訂正事項３は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、特許法第１２６条第５項の規定を満たすものである。 （３）特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項３は、上記（１）のとおり、本件訂正後の請求項１－３に記載された事項により特定される発明に対応しないものとなった「実施例３」及び「実施例４」、あるいは「第３の実施例」及び「第４の実施例」を、「参考例３」及び「参考例４」、あるいは「第３の参考例」及び「第４の参考例」とするものに過ぎず、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項の規定を満たすものである。 ４　訂正事項４ （１）訂正の目的 本件訂正前の明細書の段落【００４７】表３、及び段落【００３９】には、磁石材料のバインダに用いられる熱可塑性樹脂として、「ポリアミド６」を用いた例が「実施例９」あるいは「第９の実施例」として記載されているところ、特許請求の範囲の請求項１－４に係る発明は、磁石材料のバインダに用いられる熱可塑性樹脂として、「ポリアミド６」を用いるものではないことから、訂正事項４は、本件訂正前の明細書の段落【００４７】表３、及び段落【００３９】に記載された「実施例９」あるいは「第９の実施例」を、「参考例９」あるいは「第９の参考例」とすることにより、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを整合させるものである。 したがって、訂正事項４は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の有無 訂正事項４は、上記（１）のとおり、「実施例９」あるいは「第９の実施例」を、「参考例９」あるいは「第９の参考例」とするものに過ぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、特許法第１２６条第５項の規定を満たすものである。 （３）特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項４は、上記（１）のとおり、特許請求の範囲の請求項１－４に係る発明に対応しない「実施例９」あるいは「第９の実施例」を、「参考例９」あるいは「第９の参考例」とするものに過ぎず、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項の規定を満たすものである。 ５　訂正事項５ （１）訂正の目的 上記訂正事項３、４に伴い、「実施例３」、「実施例４」、「第３の実施例」、「第４の実施例」、「実施例９」、及び「第９の実施例」が、それぞれ、「参考例３」、「参考例４」、「第３の参考例」、「第４の参考例」、「参考例９」、及び「第９の参考例」と書き改められたことから、訂正事項５は、本件訂正前の明細書の段落【００３０】に「第１～第９の実施例及び第１～第４の比較例」と記載されていたところを「実施例１、２、５～８、参考例３、４、９、及び比較例１～４」と書き改め、同段落【００３０】及び【００４４】に「各実施例または比較例」と記載されていたところを「各実施例、参考例または比較例」と書き改め、さらに、同段落【００４９】に「実施例１～実施例９」と記載されていたところを「実施例１、２、５～８、参考例３、４、９、」と書き改めることで、明細書の段落【００３０】、【００４４】、及び【００４９】の記載を、上記訂正事項３、４による訂正後の明細書の記載に整合させるものである。 したがって、訂正事項５は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 （２）新規事項の有無 訂正事項５は、上記（１）のとおり、上記訂正事項３、４に伴い、「第１～第９の実施例及び第１～第４の比較例」を「実施例１、２、５～８、参考例３、４、９、及び比較例１～４」と書き改め、「各実施例または比較例」を「各実施例、参考例または比較例」と書き改め、さらに、「実施例１～実施例９」を「実施例１、２、５～８、参考例３、４、９、」と書き改めるものに過ぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであって、特許法第１２６条第５項の規定を満たすものである。 （３）特許請求の範囲の拡張又は変更の有無 訂正事項５は、上記（１）のとおり、上記訂正事項３、４によって、「実施例３」、「実施例４」、「第３の実施例」、「第４の実施例」、「実施例９」、及び「第９の実施例」が、それぞれ、「参考例３」、「参考例４」、「第３の参考例」、「第４の参考例」、「参考例９」、及び「第９の参考例」と書き改められたことに伴う、派生的な文章の訂正に過ぎず、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第１２６条第６項の規定を満たすものである。 第４　むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号ないし第４号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第５項ないし第７項の規定を満たすものである。 よって、結論のとおり審決する。