2023-390042

特許第７２４１８７１号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第７２４１８７１号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１３～１７〕、〔２８～３２〕、〔３７～４１〕、〔４８～５２〕について訂正することを認める。

理 由 １．手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第７２４１８７１号（以下「本件特許」という。）は、２０１９年１１月２６日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１８年１１月３０日（ＵＳ）米国〕を国際出願日とする特願２０２１－５３０１１４号の請求項１～５２に係る発明について、令和５年３月９日に特許権の設定登録がされたものであって、その後、令和５年４月１１日に本件訂正審判の請求がされたものである。 ２．請求の趣旨と訂正事項 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第７２４１８７１号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１３～１７、２８～３２、３７～４１及び４８～５２について訂正することを認める、との審決を求める。」であり、その訂正の内容は、次のとおりである（なお、下線部は訂正箇所を示す。）。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１３の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」に訂正する（請求項１３を直接又は間接的に引用する請求項１４～１７も同様に訂正する。）。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２８の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」に訂正する（請求項２８を直接又は間接的に引用する請求項２９～３２も同様に訂正する。）。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３７の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」に訂正する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項３８の「請求項３５に記載の医薬組成物」との記載を、「請求項３７に記載の医薬組成物」に訂正する（請求項３８を直接又は間接的に引用する請求項３９～４１も同様に訂正する。）。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項４８の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」に訂正する。 （６）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項４９の「請求項４６に記載の医薬組成物」との記載を、「請求項４８に記載の医薬組成物」に訂正する（請求項４９を直接又は間接的に引用する請求項５０～５２も同様に訂正する。）。 ３．当審の判断 （１）一群の請求項について ア 訂正後の請求項〔１３～１７〕について 訂正前の請求項１３～１７について、請求項１４～１７は、それぞれ請求項１３を直接又は間接的に引用しており、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１３に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項１３～１７に対応する訂正後の請求項１３～１７は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。 イ 訂正後の請求項〔２８～３２〕について 訂正前の請求項２８～３２について、請求項２９～３２は、それぞれ請求項２８を直接又は間接的に引用しており、訂正事項２によって記載が訂正される請求項２８に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項２８～３２に対応する訂正後の請求項２８～３２は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。 ウ 訂正後の請求項〔３７～４１〕について 訂正前の請求項３７～４１について、訂正前の請求項３８は訂正前の請求項３５を直接的に引用し、訂正前の請求項３９～４１は訂正前の請求項３８を直接的に引用していたところ、訂正事項３によって請求項３７の記載が訂正され、訂正事項４によって請求項３８が請求項３７を直接的に引用するものに訂正されることにより、訂正前の請求項３９～４１も連動して訂正されることになるから、訂正前の請求項３７～４１に対応する訂正後の請求項３７～４１は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。 エ 訂正後の請求項〔４８～５２〕について 訂正前の請求項４８～５２について、訂正前の請求項４９は訂正前の請求項４６を直接的に引用し、訂正前の請求項５０～５２は訂正前の請求項４９を直接的に引用していたところ、訂正事項５によって請求項４８の記載が訂正され、訂正事項６によって請求項４９が請求項４８を直接的に引用するものに訂正されることにより、訂正前の請求項５０～５２も連動して訂正されることになるから、訂正前の請求項４８～５２に対応する訂正後の請求項４８～５２は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。 （２）訂正事項１ ア 訂正の目的について 訂正事項１は、訂正前の請求項１３の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載において、重複して記載された「及び」という接続詞の一つを削除して、訂正後の請求項１３の「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載に改める訂正からなるものである。 そして、一般に、３つ以上の物事を結びつける場合には、最後のつながり部分にのみ「及び」を用い、他は「、」とするのが通常の日本語表記であるところ、訂正前の請求項１３の記載は、通常の日本語表記と異なり、「及び」が２回連続で記載されている結果、「唾液腺がん」、「前立腺がん」及び「転移性去勢抵抗性前立腺がん」がどのような関係で結びつけられているのかが、必ずしも明瞭でない記載になっている。 したがって、訂正事項１は、訂正前の請求項１３の明瞭でない日本語表記の記載について、２回連続で記載された「及び」のうちの一つを削除することによって、本来の意を明らかにする釈明がなされているといえるから、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項１は、訂正前の請求項１３に重複して記載された「及び」という接続詞の一つを削除したに過ぎないものであって、当該接続詞の重複を削除することによって、新たな技術的事項が導入される余地はない。 したがって、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項１は、明瞭でない記載を釈明し、本来の意を明らかにしたに過ぎないものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （３）訂正事項２、３及び５ 訂正事項２、３及び５の各々は、訂正前の請求項２８、３７及び４８の「唾液腺がん、及び前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載を、訂正後の請求項２８、３７及び４８の「唾液腺がん、前立腺がん、及び転移性去勢抵抗性前立腺がん」との記載に改める訂正からなるものであって、その具体的な内容は、訂正事項１と同様のものである。 してみると、上記（２）アに示した理由と同様の理由により、訂正事項２、３及び５の各々は、日本語表記として明瞭でない記載について釈明したものであって、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものに該当する。 また、上記（２）イ及びウに示した理由と同様の理由により、訂正事項２、３及び５の各々は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものにも該当しないから、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 （４）訂正事項４ ア 訂正の目的について 訂正事項４は、訂正前の請求項３８の「請求項３５に記載の医薬組成物」との記載を、訂正後の請求項３８の「請求項３７に記載の医薬組成物」との記載に改める訂正からなるものであって、当該「請求項３７に記載の医薬組成物」の範囲は、請求項３６が「請求項３５に記載の医薬組成物」との記載のとおりに請求項３５を引用し、請求項３７が「請求項３６に記載の医薬組成物」との記載のとおりに請求項３６を引用しているので、訂正前の「請求項３５に記載の医薬組成物」の範囲を更に限定しているものといえる。 したがって、訂正事項４は、訂正前の「請求項３５に記載の医薬組成物」を引用する記載から、訂正後の「請求項３７に記載の医薬組成物」を引用する記載に改めることによって、その特許請求の範囲を更に限定して減縮するものといえるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正前の請求項３８の「請求項３５に記載の医薬組成物」の範囲には、訂正前の請求項３５を引用する請求項３６を引用する請求項３７を引用する「請求項３７に記載の医薬組成物」が含まれており、訂正後の請求項３８の「請求項３７に記載の医薬組成物」は、設定登録時の特許請求の範囲の請求項３５を間接的に引用する請求項３７の記載により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項４は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項４は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項４は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 （５）訂正事項６ ア 訂正の目的について 訂正事項６は、訂正前の請求項４９の「請求項４６に記載の医薬組成物」との記載を、訂正後の請求項４９の「請求項４８に記載の医薬組成物」との記載に改める訂正からなるものであって、当該「請求項４８に記載の医薬組成物」の範囲は、請求項４７が「請求項４６に記載の医薬組成物」との記載のとおりに請求項４６を引用し、請求項４８が「請求項４７に記載の医薬組成物」との記載のとおりに請求項４７を引用しているので、訂正前の「請求項４６に記載の医薬組成物」の範囲を更に限定しているものといえる。 したがって、訂正事項６は、訂正前の「請求項４６に記載の医薬組成物」を引用する記載から、訂正後の「請求項４８に記載の医薬組成物」を引用する記載に改めることによって、その特許請求の範囲を更に限定して減縮するものといえるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正前の請求項４９の「請求項４６に記載の医薬組成物」の範囲には、訂正前の請求項４６を引用する請求項４７を引用する請求項４８を引用する「請求項４８に記載の医薬組成物」が含まれており、訂正後の請求項４９の「請求項４８に記載の医薬組成物」は、設定登録時の特許請求の範囲の請求項４６を間接的に引用する請求項４８の記載により導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項６は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項６は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項６は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ４．むすび 以上総括するに、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号又は第３号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項～第７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。