2021-390183

第１ 手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第６９４８４５１号は、２０２０年（令和２年）１２月１７日（パリ条約による優先権主張２０２０年２月７日、アメリカ合衆国（ＵＳ））の出願である特願２０２０－２０８９６７号の請求項１ないし１９について、令和３年９月２２日に特許権の設定登録がなされたものである。

そして、令和３年１１月１５日に本件訂正審判の請求がされた。

第２ 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第６９４８４５１号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項１及び２のとおりである。

１．訂正事項１

特許請求の範囲の請求項４及び１５の「最大で、前記第2のBSRのための第2のBSR MAC CEを含む」との記載を、「最大で、前記第2のBSRのための1つの第2のBSR MAC CEを含む」との記載に訂正する（下線は、訂正箇所を示す。以下、同様。）。

２．訂正事項２

特許請求の範囲の請求項８の「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEを収容するのに十分である」との記載を、「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEの双方を収容するのに十分である」との記載に訂正する（請求項８の記載を引用する請求項９ないし１２も同様に訂正する。）。

第３ 当審の判断

１．訂正事項１について

（１）訂正の目的について

訂正事項１には、特許請求の範囲の請求項４についての訂正事項（以下、「訂正事項１Ａ」という。）及び請求項１５についての訂正事項（以下、「訂正事項１Ｂ」という。）が含まれるため、訂正事項１Ａ及び訂正事項１Ｂに分けて検討する。

まず、訂正事項１Ａについて検討する。訂正事項１Ａに関して、訂正前の請求項４の「最大で、前記第2のBSRのための第2のBSR MAC CEを含む」という記載は、最大でいくつの第2のBSR MAC CEを含むのかが特定されていないから、明瞭でない。これに対して、訂正事項１Ａの訂正により、「最大で、前記第2のBSRのための第2のBSR MAC CEを含む」との記載を、「最大で、前記第2のBSRのための1つの第2のBSR MAC CEを含む」との記載に訂正することで、最大で1つの第2のBSR MAC CEを含むことが特定され、明瞭になる。

したがって、訂正事項１Ａは、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

次に、訂正事項１Ｂについて検討する。訂正事項１Ａは、請求項４に対するものであり、請求項４が第１の無線送信/受信ユニット(WTRU)のための方法の発明であるのに対し、訂正事項１Ｂは、請求項１５に対するものであり、請求項１５は第１の無線送信/受信ユニット(WTRU)の発明であって、請求項１５について訂正事項１Ａと同様の訂正を行うものである。したがって、訂正事項１Ｂは、訂正事項１Ａと同様に、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

よって、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

明細書の段落【００７６】には「ステップ1615において、第1のWTRUは、MAC PDUを生成し、MAC PDUは、最大で、第1のBSRのための1つの第1のBSR MAC CEを含み、最大で、第2のBSRのための1つの第2のBSR MAC CEを含む。」との記載があり、訂正事項１Ａ及び訂正事項１Ｂについて記載されている。

よって、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて

上記（１）及び（２）で説示したとおり、訂正事項１Ａは、請求項４の明瞭でない記載を明細書に記載された発明の内容と整合がとれた明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではない。

また、同様に、訂正事項１Ｂは、請求項１５の明瞭でない記載を明細書に記載された発明の内容と整合がとれた明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではない。

よって、訂正事項１は、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

２．訂正事項２について

（１）訂正の目的について

訂正前の請求項８の第５段落には「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEを収容するのに十分であるときに」及び第６段落には「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEの双方を収容するのに十分ではないときに」という対になる記載があるが、前記第６段落の記載では「双方」という表現が用いられているのに対して、前記第５段落の記載では「双方」という表現が用いられていないから、前記第５段落の記載が「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CE」の「双方」と解すべきであるのか否かが明瞭でない。これに対して、訂正事項２の訂正により、前記第５段落の「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEを収容するのに十分であるときに」との記載を、「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CEの双方を収容するのに十分であるときに」との記載に訂正することで、「前記第1のBSR MAC CE及び前記第2のBSR MAC CE」の「双方」と解すべきであることが明瞭になる。

よって、訂正事項２は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

明細書の段落【００７８】には「ある1つの実施形態において、MAC PDUを送信するためのULリソースが、第1のBSR MAC CE及び第2のBSR MAC CEを収容するのに十分である場合に、MAC PDUは、第1のBSR MAC CE及び第2のBSR MAC CEを含んでもよい。第1のWTRUは、収容の順序に関して、第1のBSR MAC CEよりも第2のBSR MAC CEを優先する規則に基づいて、MAC PDUを送信するためのULリソースが、第1のBSRのための第1のBSR MAC CE及び第2のBSRのための第2のBSR MAC CEを収容するのに十分であるか否かを決定してもよい。」と記載されており、MAC PDUを送信するためのULリソースが、第1のBSR MAC CE及び第2のBSR MAC CEの双方を収容するのに十分であるときに、第1のBSR MAC CE及び第2のBSR MAC CEを含むMAC PDUを生成することが記載されているといえる。

よって、訂正事項２は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて

上記（１）及び（２）で説示したとおり、訂正事項２は、請求項８の明瞭でない記載を明細書に記載された発明の内容と整合がとれた明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではない。

よって、訂正事項２は、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

第４ むすび

以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。