2021-390157

第１ 手続の経緯

特許第３９８４９３０号は、平成１５年６月３０日を出願日として出願され、その請求項１～４に係る発明について平成１９年７月１３日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和３年９月３０日に本件の訂正審判が請求されたものである。

第２ 請求の趣旨および訂正の内容

本件審判の請求の趣旨は、特許第３９８４９３０号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～４について訂正することを認める、との審決を求めるものである。

そして、本件審判の請求による訂正（以下、「本件訂正」という。）の内容は、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲における記載にも照らすに、概ね、以下の訂正事項１～４のとおりである。

１ 訂正事項１

特許請求の範囲の請求項１の「酸化剤を含有する酸化剤組成物」、「毛髪化粧料」の記載を「第２剤である酸化剤を含有する酸化剤組成物」、「第１剤である毛髪化粧料」と訂正する（請求項１の記載を直接的又は間接的に引用する請求項３及び４も同様に訂正する。）。

２ 訂正事項２

特許請求の範囲の請求項１に、さらに、「前記（Ａ）成分の含有量が０．１重量％以上、前記（Ｂ）成分の含有量が０．１重量％以上、及び前記（Ｃ）成分の含有量が０．０１重量％以上である」の記載を追加する訂正をする。

具体的には、訂正前の「重量比Ｘが５～４０であることを特徴とする」の記載を、「重量比Ｘが５～４０であり、前記（Ａ）成分の含有量が０．１重量％以上、前記（Ｂ）成分の含有量が０．１重量％以上、及び前記（Ｃ）成分の含有量が０．０１重量％以上であることを特徴とする」と訂正する（請求項１の記載を直接的又は間接的に引用する請求項３及び４も同様に訂正する。）。

３ 訂正事項３

特許請求の範囲の請求項２の「酸化剤を含有する酸化剤組成物」、「毛髪化粧料」の記載を「第２剤である酸化剤を含有する酸化剤組成物」、「第１剤である毛髪化粧料」と訂正する（請求項２の記載を直接的又は間接的に引用する請求項３及び４も同様に訂正する。）。

４ 訂正事項４

特許請求の範囲の請求項２に、さらに、「前記（Ａ）成分の含有量が０．１重量％以上、前記（Ｂ）成分の含有量が０．１重量％以上、及び前記（Ｃ）成分の含有量が０．０１重量％以上である」の記載を追加する訂正をする。

具体的には、訂正前の「重量比Ｘが５～４０であることを特徴とする」の記載を、「重量比Ｘが５～４０であり、前記（Ａ）成分の含有量が０．１重量％以上、前記（Ｂ）成分の含有量が０．１重量％以上、及び前記（Ｃ）成分の含有量が０．０１重量％以上であることを特徴とする」と訂正する（請求項２の記載を直接的又は間接的に引用する請求項３及び４も同様に訂正する。）。

第３ 当審の判断

１ 訂正事項１及び３について

（１）訂正の目的について

本件訂正前の請求項１には、

「【請求項１】

使用時に酸化剤を含有する酸化剤組成物と混合される毛髪化粧料であって、下記の（Ａ）～（Ｆ）の各成分を含有するとともに前記（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｄ）の各成分について下記式（１）で示される重量比Ｘが５～４０であることを特徴とする毛髪化粧料。

（Ａ）炭素数５～１８の分岐状脂肪酸と炭素数８～１６の高級アルコールとからなるエステル。

（Ｂ）分岐状炭化水素、及び炭素数１４～３０の高級アルコールから選ばれる少なくとも一種。

（Ｃ）炭素数１６～２５のアルキル基又は炭素数１６～２５のアルケニル基を有するエーテル型非イオン性界面活性剤。

（Ｄ）カチオン性界面活性剤。

（Ｅ）水。

（Ｆ）揮発性アルカリ剤。

Ｘ＝（（Ａ）成分の重量＋（Ｂ）成分の重量）／（Ｄ）成分の重量・・・（１）」

と記載されており、また、本件訂正前の請求項２には、

「【請求項２】

使用時に酸化剤を含有する酸化剤組成物と混合される毛髪化粧料であって、下記の（Ａ）～（Ｅ）及び（Ｇ）の各成分を含有するとともに前記（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｄ）の各成分について下記式（１）で示される重量比Ｘが５～４０であることを特徴とする毛髪化粧料。

（Ａ）炭素数５～１８の分岐状脂肪酸と炭素数８～１６の高級アルコールとからなるエステル。

（Ｂ）分岐状炭化水素、及び炭素数が１４～３０の高級アルコールから選ばれる少なくとも一種。

（Ｃ）炭素数１６～２５のアルキル基又は炭素数１６～２５のアルケニル基を有するエーテル型非イオン性界面活性剤。

（Ｄ）カチオン性界面活性剤。

（Ｅ）水。

（Ｇ）不揮発性アルカリ剤。

Ｘ＝（（Ａ）成分の重量＋（Ｂ）成分の重量）／（Ｄ）成分の重量・・・（１）」

と記載されている。

上記記載のいずれにおいても、「酸化剤を含有する酸化剤組成物」との文言についてそれが第２剤であることの修飾、また、「毛髪化粧料」との文言についてそれが第１剤であることの修飾はなされておらず、したがって、本件訂正前の請求項１及び２に係る発明の毛髪化粧料は、「毛髪化粧料」を第１剤とし、「酸化剤を含有する酸化剤組成物」を第２剤とするもの、であることの特定がなされていない。

一方、本件特許の明細書には、発明の実施の形態（【００１２】～【００５８】）において、「毛髪化粧料」は第１剤としてその使用時に、第２剤である「酸化剤を含有する酸化剤組成物」と混合されるものであることが記載されており、そして、実施例（【００５９】～【００７１】）には、「酸化剤を含有する酸化剤組成物」を第２剤（脱色第２剤、染毛第２剤）とし、使用時に当該第２剤と混合される「毛髪化粧料」を第１剤（脱色第１剤、染毛第１剤）とする、２剤式毛髪脱色剤、２剤式染毛剤の例が具体的に記載されており、したがって、本件特許の明細書では一貫して、「毛髪化粧料」は第１剤としてその使用時に、第２剤である「酸化剤を含有する酸化剤組成物」と混合されるものとして、記載されている。

本件特許の明細書におけるこのような記載を考慮すると、「毛髪化粧料」、「酸化剤を含有する酸化剤組成物」について、それぞれ「第１剤」、「第２剤」との修飾がなされていない本件訂正前の請求項１及び２における記載では、「毛髪化粧料」が使用時に「酸化剤を含有する酸化剤組成物」と混合される、ということは理解できるものの、本件特許の明細書にはその説明がない、「毛髪化粧料」が第１剤ではないものや、「酸化剤を含有する酸化剤組成物」が第２剤ではないものも意味していると解する余地を生じさせてしまっているといえる。

以上からみて、本件訂正前の請求項１及び２に記載されている、「酸化剤を含有する酸化剤組成物」、及び、「毛髪化粧料」との文言の意味する範囲は明確ではない。

そして、本件訂正前の請求項１及び２の「酸化剤を含有する酸化剤組成物」との記載を、「第２剤である酸化剤を含有する酸化剤組成物」と訂正し、また、本件訂正前の請求項１及び２の「毛髪化粧料」との記載を、「第１剤である毛髪化粧料」と訂正する訂正事項１及び３は、本件訂正前の請求項１及び２において、「酸化剤を含有する酸化剤組成物」が第２剤であることを特定することで、そうではないものも意味していると解する余地をなくして明確化するものであり、また、「毛髪化粧料」が第１剤であることを特定することで、そうではないものも意味していると解する余地をなくして明確化するものであるといえる。

また、本件特許の明細書に、上記のように明確化することを妨げる記載や、矛盾する記載は存在しない。

よって、訂正事項１及び３は、特許法１２６条１項ただし書３号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

上記（１）で検討したとおり、本件訂正前の請求項１及び２において、「毛髪化粧料」が第１剤であること、及び、「酸化剤を含有する酸化剤組成物」が第２剤であることを特定することで、そうではないものも意味していると解する余地をなくして明確化するという訂正事項１及び３は、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法１２６条５項の規定に適合する。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと

上記（１）で検討したとおり、本件訂正前の請求項１及び２において、「毛髪化粧料」が第１剤であること、及び、「酸化剤を含有する酸化剤組成物」が第２剤であることを特定することで、そうではないものも意味していると解する余地をなくして明確化するという訂正事項１及び３は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法１２６条６項の規定に適合する。

２ 訂正事項２及び４について

（１）訂正の目的について

訂正事項２及び４による請求項１及び２の訂正は、訂正前の請求項１及び２に記載されていた、毛髪化粧料が含有する（Ａ）～（Ｃ）成分の含有量を特定することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法１２６条１項ただし書１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

また、訂正事項２及び４による請求項３及び４の訂正は、当該毛髪化粧料が含有する（Ａ）～（Ｃ）成分の含有量を特定する訂正後の請求項１又は２の記載を直接的又は間接的に引用することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法１２６条１項ただし書１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

したがって、訂正事項２及び４の訂正は、特許法１２６条１項ただし書１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること

毛髪化粧料が含有する（Ａ）～（Ｃ）成分について、（Ａ）成分の含有量が０．１重量％以上であることは本件特許の明細書の【００１４】に、また、（Ｂ）成分の含有量が０．１重量％以上であることは本件特許の明細書の【００１６】に、そして、（Ｃ）成分の含有量が０．０１重量％以上であることは本件特許の明細書の【００１８】に、それぞれ記載されているから、訂正事項２及び４は、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法１２６条５項の規定に適合する。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと

上記（１）で述べたとおり、訂正事項２及び４による請求項１及び２の訂正は、訂正前の請求項１及び２に記載されていた、毛髪化粧料が含有する（Ａ）～（Ｃ）成分の含有量を特定することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。また、訂正後の請求項１又は２の記載を直接的又は間接的に引用する、請求項３及び４の訂正についても同様である。

したがって、訂正事項２及び４は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法１２６条６項の規定に適合する。

（４）独立特許要件について

上記（１）で述べたとおり、訂正事項２及び４による請求項１及び２の訂正は、訂正前の請求項１及び２に記載されていた、毛髪化粧料が含有する（Ａ）～（Ｃ）成分の含有量を特定することにより、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、訂正後の請求項１又は２の記載を直接的又は間接的に引用する、請求項３及び４の訂正についても同様である。

したがって、訂正後の請求項１～４に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せないから、訂正事項２及び４は、特許法１２６条７項の規定に適合する。

第４ むすび

以上からみて、本件訂正審判の請求は、特許法１２６条１項ただし書１号又は３号に規定する事項を目的とし、かつ、同条５項乃至７項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。