2020-390081

特許第６６８３６８６号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第６６８３６８６号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第６６８３６８６号（以下、「本件特許」という。）に係る出願は、２０１５年（平成２７年）８月２１日（パリ条約による優先権主張　２０１４年８月２２日　ニュージーランド（ＮＺ）、２０１４年１１月１４日　米国（ＵＳ）、２０１４年１１月２６日　米国（ＵＳ）、２０１５年４月１０日　米国（ＵＳ）、２０１５年４月１４日　米国（ＵＳ）、２０１５年７月２日　ニュージーランド（ＮＺ））を国際出願日として出願され、令和２年３月３０日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和２年９月１日に、特許権者である、オークランド　ユニサービシーズ　リミティド及びオキュネクシス　セラピューティクス，インコーポレイテッドより、本件特許に対して本件訂正審判の請求がなされたものである。 第２　請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第３　訂正の内容 本件訂正審判請求による訂正（以下、「本件訂正」という。）の内容は、以下の訂正事項を含むものである。 １　訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１における「又は、下記の式ＩＩ・・・許容されるアニオンである。］」を削除して、小分子コネキシン４３ヘミチャネル調節剤から式ＩＩによる化合物を除く。 ２　訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２、８、１９、２２、４４及び５０に「式Ｉ又は式ＩＩによる化合物」と記載されているのを、「式Ｉによる化合物」に訂正する。 ３　訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項１２、１３、２３、２４、３３、３４、５１及び５２を削除する。 ４　訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項１５の引用を、「請求項１２」から「請求項１～８」に訂正する。 ５　訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項３１の引用を、「請求項２２～３０のいずれか１項」から「請求項２２及び２５～３０のいずれか１項」に訂正する。 ６　訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項４３の引用を、「請求項１９～３０のいずれか１項」から「請求項１９～２２及び２５～３０のいずれか１項」に訂正する。 ７　訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項５３の引用を、「請求項５１」から「請求項５０」に訂正する。 ８　訂正事項８ 特許請求の範囲の請求項５４の引用を、「請求項５０～５２のいずれか一項」を「請求項５０」に訂正する。 第４　当審における判断 １　訂正事項１について 訂正事項１は、特許請求の範囲の請求項１において、小分子コネキシン４３ヘミチャネル調節剤から式ＩＩによる化合物を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 ２　訂正事項２について 訂正事項２は、特許請求の範囲の請求項２、８、１９、２２、４４及び５０において、「式Ｉ又は式ＩＩによる化合物」と記載されているのを、「式Ｉによる化合物」に訂正するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 ３　訂正事項３について 訂正事項３は、特許請求の範囲の請求項１２、１３、２３、２４、３３、３４、５１及び５２を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 ４　訂正事項４について 訂正事項４は、特許請求の範囲の請求項１５の引用を、「請求項１２」から「請求項１～８」に訂正するものである。これは、上記訂正事項３により請求項１２が削除されたことに伴い、訂正前の請求項１２が引用していた請求項１～８を引用する形に変更するものであるが、請求項１５の内容を何ら変更するものでない。 よって、かかる訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、また、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 ５　訂正事項５について 訂正事項５は、特許請求の範囲の請求項３１の引用を、「請求項２２～３０のいずれか１項」から「請求項２２及び２５～３０のいずれか１項」に訂正するものである。この訂正は、上記訂正事項３により、請求項２３及び２４が削除されたことに伴い、請求項３１における引用請求項から、これらの請求項を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」又は第３号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 ６　訂正事項６について 訂正事項６は、特許請求の範囲の請求項４３の引用を、「請求項１９～３０のいずれか１項」から「請求項１９～２２及び２５～３０のいずれか１項」に訂正するものである。この訂正は、上記訂正事項３により、請求項２３及び２４が削除されたことに伴い、請求項４３における引用請求項から、これらの請求項を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」又は第３号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 ７　訂正事項７について 訂正事項７は、特許請求の範囲の請求項５３の引用を、「請求項５１」から「請求項５０」に訂正するもので、上記訂正事項３により請求項５１が削除されたことに伴うものである。 そして、削除された請求項５１においては、小分子コネキシン４３ヘミチャネル調節剤が式Ｉによる化合物であるとされていたところ、新たに引用することになる請求項５０についても、上記訂正事項２により、「式Ｉ又は式ＩＩによる化合物」との記載が「式Ｉによる化合物」のみに訂正されたことを踏まえると、この訂正により、請求項５３の内容は何ら変更されることはない。 よって、かかる訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第３号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、また、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 ８　訂正事項８について 訂正事項８は、特許請求の範囲の請求項５４の引用を、「請求項５０～５２のいずれか一項」を「請求項５０」に訂正するものである。この訂正は、上記訂正事項３により、請求項５１及び５２が削除されたことに伴い、請求項５４における引用請求項から、これらの請求項を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する「特許請求の範囲の減縮」又は第３号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、かかる訂正は、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。 ９　独立特許要件について 上記１、２、５、６及び８で説示したとおり、上記訂正事項１、２、５、６及び８は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かかる訂正によって、その範囲が減縮された、特許請求の範囲の請求項１～１１、１４～２２、２５～３２、３５～５０、５３～５５については、本件訂正後のこれらの請求項に記載されている事項により特定される発明が特許法第１２６条第７項に規定する要件（「特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること」、いわゆる独立特許要件）に適合するか検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項１～１１、１４～２２、２５～３２、３５～５０、５３～５５に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由は見い出せない。 また、上記３で説示したとおり、訂正事項３も特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるが、訂正前の特許請求の範囲の請求項１２、１３、２３、２４、３３、３４、５１及び５２を削除するものであるから、訂正後において、特許出願の際独立して特許を受けることができるものか否かを判断すべき対象の請求項は存在しない。 したがって、訂正事項１、２、３、５、６及び８は、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。 第５　むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号又は第３号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項ないし第７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。