2018-390173

第２　本件訂正審判の請求の趣旨と本件訂正の内容

１　請求の趣旨

本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第５６０８８２６号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

２　本件訂正の内容（訂正事項１）

本件訂正審判において請求された訂正（以下、「本件訂正」という。）の内容は次のとおりである。

・訂正事項１

特許請求の範囲の請求項１に、「炭素数５～７の脂肪酸の割合が２０モル％以上であり、」と記載されているのを、「炭素数５～７の脂肪酸の割合が２０モル％以上であり、前記炭素数５～７の脂肪酸が、炭素数５～６の直鎖脂肪酸及び／又は炭素数５～７の分岐脂肪酸であり、」に訂正する。

また、当該請求項１を引用する請求項２、３についても同様に訂正する。

第３　当審の判断

前記訂正事項１に係る訂正が、特許法第１２６条第１項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものであるか否か（訂正の目的の適否）、同条第５項（新規事項の追加の有無）、同条第６項（特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無）及び同条第７項（独立特許要件充足性）の各規定に適合するものであるか否かについて、以下順に検討をする。

１　訂正の目的の適否

本件訂正前の請求項１は、ジペンタエリスリトールとのエステルを構成する脂肪酸における、炭素数５～７の脂肪酸について、その割合が２０モル％以上であることのみを規定していたところ、前記訂正事項１に係る請求項１についての訂正は、当該炭素数５～７の脂肪酸について、さらに、炭素数５～６の直鎖脂肪酸及び／又は炭素数５～７の分岐脂肪酸であることを規定するものである。また、請求項２、３についての訂正も同様の事項を規定するものである。

したがって、当該訂正事項１に係る訂正は、新たな規定（発明特定事項）を直列的に付加するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものといえる。

２　新規事項の追加の有無

本件特許明細書の【００１６】には、前記炭素数５～７の脂肪酸について、「本発明にかかる炭素数５～７の脂肪酸としては、・・・（略）・・・。これらの中でも、ジフルオロメタン冷媒との相溶性の面から、炭素数５～６の直鎖脂肪酸及び／又は炭素数５～７の分岐脂肪酸が好ましく用いられる。・・・（略）・・・」と記載されているから、前記訂正事項１に係る訂正は、当該記載に基づくものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であるといえる。

したがって、当該訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第５項に規定されている要件に適合するものである。

３　特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の有無

前記訂正事項１に係る訂正は、前記１のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しないものといえる。

したがって、当該訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第６項に規定されている要件に適合するものである。

４　独立特許要件充足性

前記訂正事項１に係る訂正は、前記１のとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、前記３のとおり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものにも該当しない。

したがって、当該訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明は、当該訂正前より減縮されたものとなることから、先行技術との関係において、当該発明の特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。また、当該訂正に起因する、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載に関する新たな不備も認められず、ほかに、当該発明が独立特許要件を充足しないとする理由も見当たらない。

よって、当該訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第７項に規定されている要件に適合するものである。

第４　結び

以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第５項から第７項までの規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。