2016-700549

特許第５８３３２２１号発明「有機ケイ素化合物の水性分散液」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第５８３３２２１号の特許請求の範囲を平成２９年４月１３日付けで手続補正された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－５〕について訂正することを認める。 特許第５８３３２２１号の請求項４、５に係る特許を維持する。 特許第５８３３２２１号の請求項１ないし３に係る特許に対する本件異議申立を却下する。

【理　由】 第１　手続の経緯・本件異議申立の趣旨 １．本件特許の設定登録までの経緯 本件特許第５８３３２２１号（以下、単に「本件特許」という。）に係る出願（特願２０１４－５０３０８９号、以下「本願」という。）は、平成２４年３月３０日（パリ条約に基づく優先権主張：２０１１年４月７日、ドイツ連邦共和国）の国際出願日に出願人ワッカー　ケミー　アクチエンゲゼルシャフト（以下「特許権者」という。）によりされたものとみなされる国際特許出願であり、平成２７年１１月６日に特許権の設定登録（請求項の数５）がされたものである。 ２．本件異議申立の趣旨 本件特許につき平成２８年６月１６日付けで特許異議申立人エボニック　デグサ　ゲーエムベーハー（以下「申立人」という。）により「特許第５８３３２２１号の特許請求の範囲の請求項１ないし５に記載された発明についての特許は取り消されるべきものである。」という趣旨の本件異議申立がなされた。 ３．以降の経緯 本件異議申立後の経緯は以下のとおりである。 平成２８年１０月１７日付け　取消理由通知 平成２９年　１月１７日　　　意見書（特許権者）・訂正請求書 平成２９年　２月１７日付け　訂正拒絶理由通知 平成２９年　４月１３日　　　意見書（特許権者）・手続補正書 平成２９年　４月１８日付け　通知書（申立人あて） 平成２９年　６月　８日　　　意見書（申立人） 第２　申立人が主張する取消理由 申立人は、本件特許異議申立書（以下「申立書」という。）において、下記甲第１号証ないし甲第１３号証を提示し、取消理由として、概略、以下の（ａ）ないし（ｅ）が存するとしている。 （ａ）本件発明１ないし３は、いずれも、甲第１号証、甲第２号証、甲第４号証及び甲第５号証に記載された発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができるものではなく、それらの発明についての特許は、同法第２９条に違反してされたものであるから、同法第１１３条第２号の規定に該当し、取り消されるべきものである。（以下「取消理由１」という。） （ｂ）本件発明１ないし５は、いずれも、甲第１号証ないし甲第１０号証に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであって、それらの発明についての特許は、同法第２９条に違反してされたものであるから、同法第１１３条第２号の規定に該当し、取り消されるべきものである。（以下「取消理由２」という。） （ｃ）本件特許の請求項１、４及び５に関して、同各項の記載が不備であり、請求項１、４及び５の各記載は、特許法第３６条第６項第１号に適合するものではなく、同条同項（柱書）の規定を満たしていないから、請求項１、４及び５に係る発明についての特許は、いずれも特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第１１３条第４号の規定に該当し、取り消されるべきものである。（以下「取消理由３」という。） （ｄ）本件特許の請求項１、４及び５に関して、同各項の記載が不備であり、請求項１、４及び５の各記載は、特許法第３６条第６項第２号に適合するものではなく、同条同項（柱書）の規定を満たしていないから、請求項１、４及び５に係る発明についての特許は、いずれも特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第１１３条第４号の規定に該当し、取り消されるべきものである。（以下「取消理由４」という。） （ｅ）本件特許の請求項１及び４に関して、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載が不備であり、特許法第３６条第４項第１号の規定を満たしていないから、請求項１及び４に係る発明についての特許は、いずれも特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第１１３条第４号の規定に該当し、取り消すべきものである。（以下「取消理由５」という。） ・申立人提示の甲号証 甲第１号証：特開２００９－１３２９２１号公報 甲第２号証：特表平６－５０１５１４号公報 甲第３号証：国際公開２００８／０９０４５８号（抄訳添付） 甲第４号証：米国特許出願公開第２０１０／０２３４５１７号明細書（抄訳添付） 甲第５号証：特開２０００－３４４１０号公報 甲第６号証：特開平８－３０２１９５号公報 甲第７号証：欧州特許ドイツ国再公表第６９８２１５２２号明細書（抄訳添付） （なお、申立人が申立書の証拠方法の欄に記載した「独国特許出願公開第６９８２１５２２号明細書」なる文献名は、明らかな誤りであり、上記文献名は、当審が仮訳したものである。） 甲第８号証：ＥＩＮＥ　ＮＥＵＥ　ＢＥＳＴＩＭＭＵＮＧ　ＤＥＲ　ＭＯＬＥＫＵＬＤＩＭＥＮＳＩＯＮＥＮ、１９０５年４月３０日、ＢＵＣＨＤＲＵＣＫＥＲＥＩ　Ｋ．Ｊ．ＷＹＳＳ発行、ｐ．５～２１（抄訳添付） 甲第９号証：Ｒｈｅｏｌｏｇｉｅ　ｖｏｎ　Ｋｕｇｅｌ－　ｕｎｄ　Ｆａｓｅｒｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎｅｎ　ｍｉｔ　ｖｉｓｋｏｅｌａｓｔｉｓｃｈｅｎ　Ｍａｔｒｉｘｆｌｕｓｓｉｇｋｅｉｔｅｎ、１９９７年１月１８日コロキウム発表（抄訳添付） 甲第１０号証：特開平６－９７８３号公報 甲第１１号証：特開昭５０－１１１９００号公報 甲第１２号証：「Ｒｈｅａｌｏｇｉｃａｌ　Ｂｅｈａｖｉｏｒ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　Ｆｌｕｉｄｓ　ｕｎｄｅｒ　Ｓｈｅａｒ」（ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｌｅａｒｃｏｐｒｏｄｕｃｔｓ．ｃｏｍ／ｐｄｆ／ｌｉｂｒａｒｙ／Ｓｈｅａｒ－Ｒｈｅａｌｏｇｉｃａｌ．ｐｄｆ）（抄訳添付） 甲第１３号証：作成者、作成期日などが不詳の「ＥＶＯＮＩＣ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ」なる企業名が付された実験成績書 （以下、それぞれ「甲１」ないし「甲１３」と略していうことがある。） 第３　当審が通知した取消理由の概要 当審が、平成２８年１０月１７日付けで通知した取消理由の概要は以下のとおりである。 「第４　当審の判断 当審は、 当審が職権により新たに発見した取消理由により、本件発明１ないし５についての特許はいずれも取り消すべきもの、 と判断する。 ・・（中略）・・ ●当審が新たに発見した取消理由について ・本件特許に係る請求項１ないし５に関して、同各項の記載が以下の１．ないし４の点で不備であり、請求項１ないし５の各記載は、特許法第３６条第６項第２号に適合するものではなく、同条同項（柱書）の規定を満たしていないから、本件発明１ないし５についての特許は、いずれも特許法第３６条第６項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであって、同法第１１３条第４号の規定に該当し、取り消されるべきものである。」 第４　平成２９年１月１７日付け訂正請求の適否 １．訂正請求の内容 平成２９年４月１３日付け手続補正書により補正された上記平成２９年１月１７日付け訂正請求では、本件特許の特許請求の範囲を、上記手続補正書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～５について一群の請求項ごとに訂正することを求めるものであり、以下の（ア）ないし（カ）の訂正事項を含むものである。（なお、下線は、当審が付したもので訂正箇所を表す。） （ア）請求項１～３に係る訂正事項１～３ 特許請求の範囲の請求項１ないし３をそれぞれ削除する。 （イ）訂正事項４ 訂正前の特許請求の範囲の請求項４について、訂正前の請求項４が請求項１を引用するものであるため、訂正事項１ないし３の請求項１などの削除に伴い請求項４を独立項形式に書き換え、「請求項１～３のいずれか一項に記載の有機ケイ素化合物の水性分散液を製造する方法であって、」と記載されているのを「有機ケイ素化合物の水性分散液を製造する方法であって、」に訂正し、「無機充填剤（Ｂ）」と記載されているのを「シリカを含んでなる無機充填剤（Ｂ）」と訂正し、更に「および式（Ｉ）の単位」と記載されているのを「および式（Ｉ）： Ｒａ（Ｒ１Ｏ）ｂＳｉＯ（４－ａ－ｂ）／２ 　　　　（Ｉ） （式中、 Ｒは、同一であるかまたは異なるものでよく、水素原子、または一価の、ＳｉＣ結合した、所望により置換されたヒドロカルビル基であり、 Ｒ１は、水素原子であり、 ａは、０、１、２または３であり、 ｂは、０、１、２または３であるが、ただしａおよびｂの合計は３以下である。） の単位」と訂正する。 （ウ）訂正事項５ 訂正前の特許請求の範囲の請求項４に「式（ＩＩ）のシラン（Ｄ）および／またはその部分的水解物」と記載されているのを、訂正事項１の請求項１の削除に伴い請求項４を独立項形式に書き換えて、請求項１に記載されていた式（ＩＩ）の内容を加えるとともに、式（ＩＩ）中のＲ４の定義「Ｒ４は、同一であるかまたは異なるものでよく、一価の、所望により置換されたヒドロカルビル基または水素を表し、」から水素を削除して、 「式（ＩＩ）： Ｒ３ｃＲ２ｄＳｉ（ＯＲ４）４－ｃ－ｄ 　　　　　（ＩＩ） （式中、 Ｒ２は、同一であるかまたは異なるものでよく、一価の、ＳｉＣ結合した、所望により置換された、１～３個の炭素原子を有するヒドロカルビル基を表し、 Ｒ３は、同一であるかまたは異なるものでよく、一価の、ＳｉＣ結合した、所望により置換された、少なくとも４個の炭素原子を有し、異原子および／またはカルボニル基により中断されていてよいヒドロカルビル基を表し、 Ｒ４は、同一であるかまたは異なるものでよく、一価の、所望により置換されたヒドロカルビル基を表し、 ｃは、１、２または３であり、および ｄは、０、１または２であるが、ただしｃおよびｄの合計は１、２または３である。） のシラン（Ｄ）、および／またはその部分的水解物」と訂正する。 （エ）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項４に「所望により(Ｅ)オルガノポリシロキサン、」と記載されているのを削除する。 （オ）訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項４に「前記混合物（Ａ）は、前記シロキサン（Ｃ）よりも粘度が高い、」と記載されているのを、「前記混合物（Ａ）は、前記シロキサン（Ｃ）よりも粘度が高く、前記シリカが親水性シリカである場合は、混合物（Ａ）の製造の途中でその場で疎水化を行う、」と訂正する。 （カ）訂正事項８ 特許請求の範囲の請求項５に「成分(Ａ)、(Ｄ)、所望により(Ｅ)および所望により(Ｈ)を連続的に、または一緒に加え、」と記載されているのを、請求項４から「所望により(Ｅ)オルガノポリシロキサン、」の記載を削除する訂正に伴い「成分(Ａ)、(Ｄ)、および所望により(Ｈ)を連続的に、または一緒に加え、」と訂正する。 ２．検討 なお、以下の検討において、この訂正請求による訂正を「本件訂正」といい、本件訂正前の特許請求の範囲における請求項１ないし５を「旧請求項１」ないし「旧請求項５」、本件訂正後の特許請求の範囲における請求項１ないし５を「新請求項１」ないし「新請求項５」という。 （１）訂正の目的要件について 上記の各訂正事項による訂正の目的につき検討する。 上記訂正事項１ないし３は、いずれも旧請求項１ないし３を削除するものであるから、各請求項に係る特許請求の範囲を減縮するものと認められる。 上記訂正事項４ないし７は、いずれも、旧請求項１ないし３を削除する訂正に伴い、不明瞭となった事項につき単に補完するか（訂正事項４及び５の式に係る事項）、並列的選択肢又は任意的選択肢の一部を削除するか（訂正事項４ないし６）又は条件付の任意的技術手段を付加する（訂正事項７）ことにより、旧請求項４について新請求項４とするものであって、全体として、特許請求の範囲を減縮するものと認められる。 上記訂正事項８は、旧請求項４を引用する旧請求項５について、旧請求項４の訂正に伴い不整合となる部分を単に正したものであるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認められる。 そして、これら訂正は一群の請求項に対して請求されたものであって、新請求項４及び５についても各請求項に係る特許請求の範囲が減縮されているものと認められる。 してみると、上記訂正事項１ないし８による訂正により、新請求項４及び５に係る各特許請求の範囲が減縮されていることが明らかであって、いずれも特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 したがって、上記訂正事項１ないし８による訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号又は第３号に規定の目的要件に適合するものである。 （２）新規事項の追加及び特許請求の範囲の実質的拡張・変更について 上記（１）に示したとおり、訂正事項１ないし８による訂正により、新請求項４及び５の特許請求の範囲がいずれも減縮されていることが明らかであるから、上記訂正事項１ないし８による訂正は、いずれも新たな技術的事項を導入しないものであり、また、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更するものではないことが明らかである。 してみると、上記訂正事項１ないし８による訂正は、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定を満たすものである。 （３）一群の請求項について 上記（１）にも示したとおり、旧請求項２ないし５はいずれも旧請求項１を引用するものであるから、旧請求項１ないし５は、特許法第１２０条の５第４項でいう一群の請求項であることは明らかである。 （４）訂正に係る検討のまとめ 以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項第１号又は第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項及び同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔１－５〕について訂正を認める。 第５　本件特許に係る発明 上記第４で説示したとおり、上記本件訂正は適法であるから、本件特許の請求項１ないし５に係る発明は、訂正された請求項１ないし５にそれぞれ記載された事項で特定される、以下のとおりのものである。 「【請求項１】 （削除） 【請求項２】 （削除） 【請求項３】 （削除） 【請求項４】 有機ケイ素化合物の水性分散液を製造する方法であって、 シリカを含んでなる無機充填剤（Ｂ）、および式（Ｉ）： Ｒａ（Ｒ１Ｏ）ｂＳｉＯ（４－ａ－ｂ）／２ 　　　（Ｉ） （式中、 Ｒは、同一であるかまたは異なるものでよく、水素原子、または一価の、ＳｉＣ結合した、所望により置換されたヒドロカルビル基であり、 Ｒ１は、水素原子であり、 ａは、０、１、２または３であり、 ｂは、０、１、２または３であるが、ただしａおよびｂの合計は３以下である。） の単位を含む、粘度が２５℃で５～１００００００ｍＰａｓであるシロキサン（Ｃ）から実質的になり、粘度が２５℃で１０～１０００００００ｍＰａｓである混合物（Ａ）、 式（ＩＩ）： Ｒ３ｃＲ２ｄＳｉ（ＯＲ４）４－ｃ－ｄ 　　　　（ＩＩ） （式中、 Ｒ２は、同一であるかまたは異なるものでよく、一価の、ＳｉＣ結合した、所望により置換された、１～３個の炭素原子を有するヒドロカルビル基を表し、 Ｒ３は、同一であるかまたは異なるものでよく、一価の、ＳｉＣ結合した、所望により置換された、少なくとも４個の炭素原子を有し、異原子および／またはカルボニル基により中断されていてよいヒドロカルビル基を表し、 Ｒ４は、同一であるかまたは異なるものでよく、一価の、所望により置換されたヒドロカルビル基を表し、 ｃは、１、２または３であり、および ｄは、０、１または２であるが、ただしｃおよびｄの合計は１、２または３である。） のシラン（Ｄ）、および／またはその部分的水解物、の単位を含み、粘度が２５℃で５～１００００００ｍＰａｓであるシロキサン（Ｃ）を混合することにより製造される、粘度が２５℃で１０～１０００００００ｍＰａｓである混合物（Ａ）と、 式（ＩＩ）のシラン（Ｄ）および／またはその部分的水解物、 （Ｆ）乳化剤、 （Ｇ）水および 所望により （Ｈ）さらなる物質、 と混合し、 前記混合物（Ａ）は、前記シロキサン（Ｃ）よりも粘度が高く、前記シリカが親水性シリカである場合は、混合物（Ａ）の製造の途中でその場で疎水化を行う、方法。 【請求項５】 成分（Ｆ）および成分（Ｇ）の一部を最初に装填し、成分（Ａ）、（Ｄ）、および所望により（Ｈ）を連続的に、または一緒に加え、均一に混合し、次いで成分（Ｇ）の残りの量を加え、混合し、均質化する、請求項４に記載の方法。」 （以下、上記請求項１ないし５に係る各発明につき、項番に従い「本件発明１」ないし「本件発明５」という。また、併せて「本件発明」ということがある。） 第６　当審の判断 １．請求項１ないし３に係る異議申立について 本件異議申立に係る請求項１ないし３に対する申立は、上記第３及び第４で示したとおり、適法な訂正により請求項１ないし３の全ての内容が削除されたから、不適法なものであり、更にその補正ができないものであるから、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により、却下すべきものである。 そして、異議申立人が主張する取消理由１は、請求項１ないし３に係る特許に対するものであるから、取消理由１に係る申立てについては、以下検討を要さないものである。 ２．請求項４及び５に係る異議申立について （１）取消理由２について 申立人が主張する本件発明４及び５に対する取消理由２につき検討すると、上記甲１及び甲２（並びに甲３ないし甲１３）には、いずれも、「シリカを含んでなる無機充填剤（Ｂ）」及び「式（Ｉ）」で表される「シロキサン（Ｃ）」とを混合して「混合物（Ａ）」とした上で他の成分と混合する点に係る開示がない。 本件発明４及び５では、本件特許明細書に記載された各実施例と比較例との対比からみて、上記方法を採用することにより、各成分の分散性の改善などの特段の効果を奏しているものと認められる。 したがって、上記甲１ないし甲１３に基づく取消理由２が成立するものとは認められない。 （なお、この理由につき先の取消理由通知では通知しなかった。） （２）取消理由３について 申立人が主張する請求項４及び５に対する取消理由３につき本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき検討すると、請求項４に記載された事項を具備する方法の場合に、例えば、分散性が改善されない等の本件発明４では本件発明の解決すべき課題を解決することができないとするような事項が存するものとは認められない。 また、本件特許明細書に記載された各実施例と比較例との対比からみて、本件発明４の方法を採用することにより、各成分の分散性の改善などの特段の効果を奏しているものと認められる。 したがって、請求項４及び同項を引用する請求項５に記載された各発明が、本件特許に係る明細書の発明の詳細な説明に記載したものというべきである。 （なお、この理由についても先の取消理由通知では通知しなかった。） （３）取消理由４について 申立人が主張する請求項４及び５に対する取消理由４につき検討すると、「所望により（Ｈ）さらなる物質」及び「所望により（Ｈ）を・・加え」などの任意付加的事項及び選択的事項が存するからといって、本件発明４又は５の「水性分散液を製造する方法」につき明確でないとすべき事情が存するものとは認められない。 また、本件特許明細書の発明の詳細な説明を参酌すると、本件発明でいう「（Ｈ）さらなる物質」とは、「水性分散液にこれまで使用されている全ての添加剤」、いわゆる「常用の添加剤」を指すであろうことは、当業者が看取できるものと認められ、特異な物質を意味するものではないことも明らかである。 したがって、請求項４及び５の記載では、本件発明４及び５が明確であるというべきである。 （なお、この理由についても先の取消理由通知では通知しなかった。） （４）取消理由５について 申立人が主張する請求項４に係る取消理由５につき本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載に基づき検討すると、本件特許明細書には「粘度」につき「混合物（Ａ）」は２５℃の温度条件（請求項４及び【００３２】参照）でブルックフィールド粘度計で測定すること（実施例１など）が開示されているから、具体的な全ての測定条件が一括して明示されていないからといって、本件発明４の「水性分散液を製造する方法」を当業者が実施することができないとすべき事情が存するものとは認められない。 また、本件発明４における「シロキサン（Ｃ）」の「５～１００００００ｍＰａｓ」なる範囲及び「混合物（Ａ）」の「１０～１０００００００ｍＰａｓ」なる範囲は、いずれも極めて広範な範囲であり、粘度「５～１００００００ｍＰａｓ」の「シロキサン（Ｃ）」と「無機充填剤（Ｂ）」とを混合して「混合物（Ａ）」を構成した場合に「１０～１０００００００ｍＰａｓ」なる範囲の粘度を有するものとなるであろうことは、当業者の技術常識の範ちゅうに属する事項であると認められ、上記「粘度」に係る事項は、本件発明４を当業者が実施することの可否を左右する事項であるものとはいえない。 したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載では、本件発明４を当業者が実施することができる程度に記載されているものというべきである。 （なお、この理由についても先の取消理由通知では通知しなかった。） （５）小括 したがって、請求項４及び５に係る特許につき、申立人が主張する取消理由２ないし５により、取り消すべきものとすることはできない。 ３．当審が通知した取消理由について 当審が通知した記載不備に係る上記新たな取消理由は、上記適法にされたものと認められる訂正により、請求項１ないし３がいずれも削除され、また、請求項４において「所望により（Ｅ）オルガノポリシロキサン」が削除されたことにより、いずれも解消されたものと認められる。 したがって、当該理由により、上記請求項４及び５に係る特許について、取り消すべきものとすることはできない。 第７　むすび 以上のとおり、申立人が主張する取消理由２ないし５によって、本件の請求項４及び５に係る発明についての特許につき、取り消すことはできない。 また、ほかに、本件の請求項４及び５に係る発明についての特許につき、取り消すべき理由を発見しない。 さらに、本件の請求項１ないし３に係る発明についての特許に対する本件異議申立は、不適法なものであり、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。