2023-701166

特許第７２６６９３３号発明「艶持続型化粧料組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第７２６６９３３号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付されて訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１、２、３について訂正することを認める。 特許第７２６６９３３号の請求項２及び３に係る特許を維持する。 特許第７２６６９３３号の請求項１に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第７２６６９３３号（以下「本件特許」という。）の請求項１～４に係る特許についての出願は、令和元年１０月２２日の出願であって、令和５年４月２１日に特許権の設定登録がされ、同年５月１日に特許掲載公報が発行され、その請求項１～３に係る発明の特許に対し、令和５年１１月１日に金澤毅（以下「申立人」という。）により、特許異議の申立てがされたものである。 特許異議の申立て以後の手続の経緯は次のとおりである。 令和６年 １月１９日付け 取消理由通知 同年 ４月２３日 意見書・訂正請求書（特許権者） 同年 ５月１０日付け 訂正請求があった旨の通知 同年 ６月 ５日 意見書（申立人） 第２ 訂正の適否 １．訂正の内容 令和６年４月２３日付けの訂正請求による訂正（以下「本件訂正」ともいう。）の「請求の趣旨」は「特許第７２６６９３３号の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～３について訂正することを求める。」というものであり、その内容は、以下の訂正事項１～３からなるものであると認める（なお、実質的な訂正箇所に下線を付す。）。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１の 「高屈折オイル、高屈折ポリオール、及び油相ポリマーを含み、 前記高屈折オイルは、屈折率（ＲＩ）が１．４４以上であり、 前記高屈折ポリオールは、屈折率（ＲＩ）が１．３９以上であり、 前記高屈折オイルは、組成物の総重量に対して２～１５重量％の量であり、 前記高屈折ポリオールは、組成物の総重量に対して１０～２０重量％の量であり、 前記油相ポリマーは、組成物の総重量に対して３～１５重量％の量であり、 前記油相ポリマーは、シリコーン樹脂、アクリレート系ポリマーまたはこれらの混合物であり、 前記シリコーン樹脂は、トリメチルシロキシケイ酸、フェニルプロピルジメチルシロキシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸／ジメチコンクロスポリマー、ジメチコン／ビニルトリメチルシロキシケイ酸クロスポリマー、ポリフェニルシルセスキオキサン、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びジメチコン／シルセスキオキサンコポリマーからなる群より選択されたいずれか一つ以上であり、 前記アクリレート系ポリマーは、アクリレート／ステアリルアクリレート／ジメチコンメタクリレートコポリマー、アクリレートコポリマー、アクリレート／メタクリレートコポリマー、アクリレート／アクリルアミドコポリマー、アクリレート／ジメチコンコポリマー、アクリレート／ジメチコンメタクリレートコポリマー、アクリレート／エチルヘキシルアクリレートコポリマー、アクリレート／ポリトリメチルシロキシメタクリレートコポリマー、アクリレート／ＶＰコポリマー、及びＶＰ／ヘキサデセンコポリマーからなる群より選択されたいずれか一つ以上であり、 前記高屈折ポリオールを内相に含む、油中水型化粧料組成物。」 を削除する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２の 「前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、トリエチルヘキサノイン、ヘキサ脂肪酸（Ｃ５－９）ジペンタエリスリチルエステル、リンゴ酸ジイソステアリル及びトリイソステアリン酸ポリグリセリル－２からなる群より選択されたいずれか一つ以上を含む、請求項１に記載の油中水型化粧料組成物。」 との記載を、 「高屈折オイル、高屈折ポリオール、及び油相ポリマーを含み、 前記高屈折オイルは、屈折率（ＲＩ）が１．４４以上であり、 前記高屈折ポリオールは、屈折率（ＲＩ）が１．３９以上であり、 前記高屈折オイルは、組成物の総重量に対して５～１５重量％の量であり、 前記高屈折ポリオールは、組成物の総重量に対して１０～２０重量％の量であり、 前記油相ポリマーは、組成物の総重量に対して３～１５重量％の量であり、 前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せであり、 前記油相ポリマーは、シリコーン樹脂であり、 前記シリコーン樹脂は、トリメチルシロキシケイ酸、フェニルプロピルジメチルシロキシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸／ジメチコンクロスポリマー、ジメチコン／ビニルトリメチルシロキシケイ酸クロスポリマー、ポリフェニルシルセスキオキサン、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びジメチコン／シルセスキオキサンコポリマーからなる群より選択されたいずれか一つ以上であり、 前記高屈折ポリオールを内相に含む、油中水型化粧料組成物。」 との記載に改める。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３の 「前記高屈折ポリオールは、グリセリン、ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，２－ヘキサンジオール及びペンチレングリコールからなる群より選択されたいずれか一つ以上を含む、請求項１に記載の油中水型化粧料組成物。」 との記載を、 「高屈折オイル、高屈折ポリオール、及び油相ポリマーを含み、 前記高屈折オイルは、屈折率（ＲＩ）が１．４４以上であり、 前記高屈折ポリオールは、屈折率（ＲＩ）が１．３９以上であり、 前記高屈折オイルは、組成物の総重量に対して５～１５重量％の量であり、 前記高屈折ポリオールは、組成物の総重量に対して１０～２０重量％の量であり、 前記油相ポリマーは、組成物の総重量に対して３～１５重量％の量であり、 前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せであり、 前記高屈折ポリオールは、グリセリン、ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，２－ヘキサンジオール及びペンチレングリコールからなる群より選択されたいずれか一つ以上を含み、 前記油相ポリマーは、シリコーン樹脂であり、 前記シリコーン樹脂は、トリメチルシロキシケイ酸、フェニルプロピルジメチルシロキシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸／ジメチコンクロスポリマー、ジメチコン／ビニルトリメチルシロキシケイ酸クロスポリマー、ポリフェニルシルセスキオキサン、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びジメチコン／シルセスキオキサンコポリマーからなる群より選択されたいずれか一つ以上であり、 前記高屈折ポリオールを内相に含む、油中水型化粧料組成物。」 との記載に改める。 ２．本件訂正による訂正の適否 （１）訂正事項１について 訂正事項１は、請求項１を削除する訂正であるから、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内において「特許請求の範囲の減縮」を目的として訂正するものに該当する。 そして、訂正事項１は「特許請求の範囲の減縮」のみを目的とするものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当し、なおかつ、同法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６号の規定に適合するものである。 （２）訂正事項２について 訂正事項２は、細分すると次の訂正事項２ａ～２ｄの４つの訂正事項からなるものと認められる。 訂正事項２ａは、訂正前の請求項１を引用する請求項２を、独立形式に記載を改めて、訂正後の請求項２とするものである。 訂正事項２ｂは、本件特許の願書に添付した明細書の段落００１０の「高屈折オイルは、組成物の総重量対比１～１２重量％、…より好ましくは５～８重量％で配合されてもよい。」との記載にある下限値の記載を根拠に、訂正前の請求項１の「２～１５重量％」という数値範囲を、訂正後の請求項２の「５～１５重量％」という数値範囲に限定して、特許請求の範囲を減縮するものである。 訂正事項２ｃは、本件特許の願書に添付した明細書の段落０００９の「前記高屈折オイルは、好ましくはシリコーンオイル、例えばフェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せを含むことができ」との記載を根拠に、訂正前の請求項２の「前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、トリエチルヘキサノイン、ヘキサ脂肪酸（Ｃ５－９）ジペンタエリスリチルエステル、リンゴ酸ジイソステアリル及びトリイソステアリン酸ポリグリセリル－２からなる群より選択されたいずれか一つ以上を含む」との記載部分を、訂正後の請求項２の「前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せであり」との記載に改めるものであって、 訂正前の「高屈折オイル」の選択肢から「トリエチルヘキサノイン」等の選択肢を削除するとともに、 訂正前の「含む」を、訂正後の「であり」に改めることにより、選択肢に含まれない他の高屈折オイルが含まれる場合を排除して、 特許請求の範囲を減縮するものである。 訂正事項２ｄは、訂正前の請求項１の「前記油相ポリマーは、シリコーン樹脂、アクリレート系ポリマーまたはこれらの混合物であり、」との記載部分を、訂正後の請求項２の「前記油相ポリマーは、シリコーン樹脂であり、」との記載に改めることにより、油相ポリマーの選択肢から「アクリル系ポリマー」を削除して限定するとともに、 訂正前の請求項１の「前記アクリレート系ポリマーは、アクリレート／ステアリルアクリレート／ジメチコンメタクリレートコポリマー、アクリレートコポリマー、アクリレート／メタクリレートコポリマー、アクリレート／アクリルアミドコポリマー、アクリレート／ジメチコンコポリマー、アクリレート／ジメチコンメタクリレートコポリマー、アクリレート／エチルヘキシルアクリレートコポリマー、アクリレート／ポリトリメチルシロキシメタクリレートコポリマー、アクリレート／ＶＰコポリマー、及びＶＰ／ヘキサデセンコポリマーからなる群より選択されたいずれか一つ以上であり、」との記載部分を削除して、当該「アクリル系ポリマー」の選択肢に関連した記載を削除して、 特許請求の範囲を減縮するものである。 してみると、訂正事項２ａ～２ｄからなる訂正事項２は、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内において「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」及び「特許請求の範囲の減縮」を目的として訂正するものに該当する。 そして、訂正事項２は「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」及び「特許請求の範囲の減縮」のみを目的とするものであって、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同４号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものに該当し、なおかつ、同法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６号の規定に適合するものである。 （３）訂正事項３について 訂正事項３は、訂正前の請求項１を引用する請求項３を、独立形式での記載に改めて、訂正後の請求項３とするとともに、 訂正前の請求項１の「２～１５重量％」との記載部分を、訂正後の請求項２の「５～１５重量％」との記載に改めて、高屈折オイルの配合量の数値範囲を限定し、 訂正前の請求項２の「前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、…からなる群より選択されたいずれか一つ以上を含む」との記載にある技術的な事項を、訂正後の請求項３に「前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せであり」との記載に改めた上で、追加の発明特定事項として導入して限定し、 訂正前の請求項１の「前記油相ポリマーは、シリコーン樹脂、アクリレート系ポリマーまたはこれらの混合物であり、」との記載部分を、訂正後の請求項３の「前記油相ポリマーは、シリコーン樹脂であり、」との記載に改め、訂正前の請求項１の「前記アクリレート系ポリマーは、…からなる群より選択されたいずれか一つ以上であり、」との記載部分を削除することにより、油相ポリマーの選択肢から「アクリル系ポリマー」を削除して減縮するものである。 してみると、訂正事項３は、本件特許の願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内において「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」及び「特許請求の範囲の減縮」を目的として訂正するものに該当する。 そして、訂正事項３は「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」及び「特許請求の範囲の減縮」のみを目的とするものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 したがって、訂正事項３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」及び同４号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものに該当し、なおかつ、同法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６号の規定に適合するものである。 （４）一群の請求項について 訂正事項１～３に係る訂正前の請求項１～３について、その請求項２～３は直接的に請求項１を引用するものであるから、訂正前の請求項１～３に対応する訂正後の請求項１～３は、特許法第１２０条の５第４項に規定される一群の請求項であるところ、本件訂正においては、訂正後の請求項２及び３について、これらの請求項についての訂正が認められる場合には、それぞれ一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することが求められている。 ３．まとめ 以上総括するに、訂正事項１～３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号及び第４号に掲げる事項を目的とするものに該当し、なおかつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 また、訂正後の請求項２及び３について、別の訂正単位とする求めがなされている。 したがって、訂正後の請求項１、２、３について訂正することを認める。 ４．令和６年６月５日付け意見書（申立人）の主張について （１）高屈折オイルの配合量について 申立人は、令和６年６月５日付け意見書の３．１（１）及び３．２（１）において、高屈折オイルがフェニルトリメチコンの場合は、特許明細書の段落００２７の実施例には２～８重量％の量が記載されているが、特許明細書中には５～１５重量％の量が記載されていないから、訂正事項２及び３の訂正は新規事項の追加に該当すると主張する。 しかしながら、訂正前の請求項１の「２～１５重量％」の数値範囲には、訂正後の「５～１５重量％」という数値範囲の全てが包含されており、当該数値範囲の下限を減縮にすることにより新たな効果が得られる等の主張がされているものでもない。 してみると、上記２．（２）及び（３）に示したように、訂正事項２及び３による訂正は、新規事項の追加に該当するとはいえず、上記申立人の主張は採用できない。 （２）高屈折オイルの組合せについて 申立人は、上記意見書の３．１（２）及び（３）並びに３．２（２）において、訂正前の「いずれか一つ以上を含む」を、訂正後の「組合せであり」に改める訂正は、目的要件に違反するものであり、例えば、リンゴ酸ジイソステアリルを加えることで、高屈折オイルが１５重量％を超える場合も特許発明の範囲に含まれるから、実質上特許請求の範囲を拡張するものであると主張する。 しかしながら、上記２．（２）に示したように、訂正前の「含む」を、訂正後の「であり」に改める訂正は、選択肢に含まれない他の高屈折オイルが含まれる場合を排除して限定するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、訂正後の請求項２及び３の「前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せであり、」との特定は、訂正前の「含み」と異なり、高屈折オイルとして「リンゴ酸ジイソステアリル」等の他の高屈折オイルが含まれる場合を排除して限定するものであるから、高屈折オイルが１５重量％を超える場合は想定され得ず、実質上特許請求の範囲を拡張するものではない。 してみると、訂正事項２による訂正は、目的要件に違反するものではなく、訂正事項２及び３による訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張するものではないので、上記申立人の主張は採用できない。 第３ 本件発明 上記第２のとおり、本件訂正は認められるので、本件訂正により訂正された請求項１～３に係る発明（以下「本１発明」～「本３発明」ともいう。）は、その特許請求の範囲の請求項１～３に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項１】 （削除） 【請求項２】 高屈折オイル、高屈折ポリオール、及び油相ポリマーを含み、 前記高屈折オイルは、屈折率（ＲＩ）が１．４４以上であり、 前記高屈折ポリオールは、屈折率（ＲＩ）が１．３９以上であり、 前記高屈折オイルは、組成物の総重量に対して５～１５重量％の量であり、 前記高屈折ポリオールは、組成物の総重量に対して１０～２０重量％の量であり、 前記油相ポリマーは、組成物の総重量に対して３～１５重量％の量であり、 前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せであり、 前記油相ポリマーは、シリコーン樹脂であり、 前記シリコーン樹脂は、トリメチルシロキシケイ酸、フェニルプロピルジメチルシロケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸／ジメチコンクロスポリマー、ジメチコン／ビニルトリメチルシロキシケイ酸クロスポリマー、ポリフェニルシルセスキオキサン、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びジメチコン／シルセスキオキサンコポリマーからなる群より選択されたいずれか一つ以上であり、 前記高屈折ポリオールを内相に含む、油中水型化粧料組成物。」との記載に改める。 【請求項３】 高屈折オイル、高屈折ポリオール、及び油相ポリマーを含み、 前記高屈折オイルは、屈折率（ＲＩ）が１．４４以上であり、 前記高屈折ポリオールは、屈折率（ＲＩ）が１．３９以上であり、 前記高屈折オイルは、組成物の総重量に対して５～１５重量％の量であり、 前記高屈折ポリオールは、組成物の総重量に対して１０～２０重量％の量であり、 前記油相ポリマーは、組成物の総重量に対して３～１５重量％の量であり、 前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せであり、 前記高屈折ポリオールは、グリセリン、ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール、１，３－プロパンジオール、１，２－ヘキサンジオール及びペンチレングリコールからなる群より選択されたいずれか一つ以上を含み、 前記油相ポリマーは、シリコーン樹脂であり、 前記シリコーン樹脂は、トリメチルシロキシケイ酸、フェニルプロピルジメチルシロキシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸／ジメチコンクロスポリマー、ジメチコン／ビニルトリメチルシロキシケイ酸クロスポリマー、ポリフェニルシルセスキオキサン、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びジメチコン／シルセスキオキサンコポリマーからなる群より選択されたいずれか一つ以上であり、 前記高屈折ポリオールを内相に含む、油中水型化粧料組成物。」 第４ 取消理由通知の概要 令和６年１月１９日付けの取消理由通知で通知された取消理由は、次の理由１～４からなるものである。 〔取消理由１〕（新規性） 本件特許の請求項１～３に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において頒布された以下の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当するから、当該請求項１～３に係る特許は、同法第２９条の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 引用例１：特開２０１６－１２４８０６号公報（申立人が提出した甲第１号証に対応する。） 〔取消理由２〕（進歩性） 本件特許の請求項１～３に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において頒布された以下の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該請求項１～３に係る特許は、同法第２９条の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 引用例１：特開２０１６－１２４８０６号公報（上記甲第１号証に対応する。） 引用例２：特開２００９－１７３６５３号公報（当審合議体が職権で引用した。） 引用例３：特開２０１２－２２４５６０号公報（当審合議体が職権で引用した。） 〔取消理由３〕（拡大先願） 本件特許の請求項１～３に係る発明は、本件特許の第一優先日（２０１８年１１月１日）及び第二優先日（２０１９年６月２５日）より前の２０１７年４月２８日に特願２０１７－８９３５２号として出願された特許出願（以下「先願Ｘ」という。）であって、本件特許の第一優先日後の２０１８年１１月２９日に特開２０１８－１８８３７０号公報（申立人が提出した甲第２号証に対応する。）として出願公開された先願Ｘの願書に最初に添付された明細書及び特許請求の範囲（以下「先願Ｘの当初明細書等」という。）に記載された発明と同一であり、しかも、本件特許の発明者が上記他の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、また本件特許の出願の時において、その出願人が上記他の特許出願の出願人と同一でもないので、当該請求項１～３に係る特許は、特許法第２９条の２の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 〔取消理由４〕（サポート要件） 本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第３６条第６項第１号に適合するものでないから、本件特許の請求項１～３に係る特許は、同法第３６条第６項の規定を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１１３条第４号の規定に該当し、取り消されるべきものである。 第５ 当審の判断 １．取消理由通知で示した取消理由について （１）取消理由１（新規性）及び取消理由２（進歩性）について ア 引用例１を主引用例とした場合の検討 （ア）引１発明 引用例１の段落００２８の「比較例５」等の記載からみて、引用例１には、 『（９）メトキシケイヒ酸オクチル６質量％、（１０）フェニルトリメチコン１質量％、（１１）トリメチルシロキシケイ酸（純分３０質量％）１０質量％、（１２）ポリプロピルシルセスキオキサン（純分５２％）４質量％、（１７）ジプロピレングリコール７．５質量％、（１８）グリセリン２．５質量％を含む、化粧膜の光輝性が◎、化粧もちが△の評価の油中水型乳化化粧料。』 についての発明（以下「引１発明」という。）が記載されているといえる。 （イ）本２発明についての対比・判断 本２発明と引１発明とを対比すると、 （α）高屈折オイルが、本２発明は「フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せ」であって、その量が「組成物の総重量に対して５～１５重量％」であるのに対して、引１発明は「メトキシケイヒ酸オクチル６質量％」と「フェニルトリメチコン１質量％」の組合せである点 において少なくとも相違する。 先ず、取消理由１（新規性）について検討するに、上記（α）の相違点は、高屈折オイルの具体的な成分及びその量に関するものであり、実質的な相違点であるから、本２発明は、引用例１に記載された発明であるとはいえず、特許法第２９条第１項第３号に該当するとはいえない。 次に、取消理由２（進歩性）について検討するに、引用例１において「比較例５」として記載されている引１発明を基礎として、上記（α）の相違点に係る構成の設計変更を行うことにについて、動機付けがあるとはいえない（なお、引用例１の段落００２８に記載された実施例１～５のものは、本２発明の「高屈折ポリオール」に相当する「ジプロピレングリコール」と「グリセリン」の量が、本２発明の「１０～２０重量％」の範囲外の「６質量％」であって、更なる相違点を有するものである。） また、引用例１の段落００１５には「本発明で用いられる（Ｃ）２５℃で液状又はペースト状である非揮発性油剤は、常温で非揮発性であれば特に限定されるものではなく、…フェニルトリメチコン、…などのシリコーン油、…などの炭化水素油、…などのエステル油、…などの植物油、…などの界面活性剤、などが挙げられる。」との記載があるが、本２発明の「フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せ」という特定の種類の高屈折オイルにすることについては、引用例１～３に示唆を含めて記載がなく、本件特許の優先日当時の技術常識を考慮しても、上記（α）の相違点に係る構成を導き出すことが、当業者にとって容易であるとはいえない。 したがって、取消理由２（進歩性）について、本２発明は、引用例１～３に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないから、特許法第２９条第２項により特許を受けることができないとはいえない。 （ウ）本３発明についての対比・判断 本３発明と引１発明とを対比すると、上記（α）と同様の相違点において少なくとも相違する。 してみると、上記（イ）に示した理由と同様の理由により、本３発明は、引用例１に記載された発明であるとはいえず、また、同様の理由により、本３発明は、引用例１～３に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 したがって、本３発明は、特許法第２９条第１項第３号に該当するとはいえず、また、特許法第２９条第２項により特許を受けることができないともいえない。 イ 引用例２を主引用例とした場合の検討 （ア）引２発明 引用例２の段落００５６の「実施例６」等の記載からみて、引用例２には、 『（７）パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル１０質量％、（１２）（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー０．３質量％、（１８）１，３－ブチレングリコール１０質量％を含むＷ／Ｏ型製剤。』 についての発明（以下「引２発明」という。）が記載されているといえる。 （イ）本２発明についての対比・判断 本２発明と引２発明とを対比すると、 （β）高屈折オイルが、本２発明は「フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せ」であって、その量が「組成物の総重量に対して５～１５重量％」であるのに対して、引２発明は「パラメトキシケイ皮酸２－エチルヘキシル１０質量％」の組合せである点、及び （γ）油相ポリマーが、本２発明は「シリコーン」樹脂であって、その量が「組成物の総重量に対して３～１５重量％」であるのに対して、引２発明は「（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー０．３質量％」である点 の少なくとも２つの点において相違する。 そして、上記（β）の相違点について検討するに、本２発明の「フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せ」という特定の種類の高屈折オイルにすることについては、引用例１～３に示唆を含めて記載がなく、本件特許の優先日当時の技術常識を考慮しても、上記（β）の相違点に係る構成を導き出すことが、当業者にとって容易であるとはいえない。 したがって、上記（γ）の相違点について検討するまでもなく、本２発明は、引用例１～３に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえないから、特許法第２９条第２項により特許を受けることができないとはいえない。 （ウ）本３発明についての対比・判断 本３発明と引２発明とを対比すると、上記（β）と同様の相違点において少なくとも相違する。 してみると、上記（イ）に示した理由と同様の理由により、本３発明は、引用例１～３に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、特許法第２９条第２項により特許を受けることができないとはいえない。 （２）取消理由３（拡大先願）について ア 先Ｘ発明 先願Ｘの当初明細書等の段落００４９の「実施例６」等の記載からみて、先願Ｘの当初明細書等には、 『ジイソステアリン酸ポリグリセリル－２を２．０質量％、ポリエーテル変性シリコーンを０．５質量％、イソヘキサデカンを２質量％、シクロメチコンを１０質量％、フェニル変性シリコーンを１質量％、トリメチルシロキシケイ酸を６質量％、ジプロピレングリコールを５質量％、グリセリンを５質量％の量で含む油中水型乳化固形化粧料。』 についての発明（以下「先Ｘ発明」という。）が記載されているといえる。 イ 本２発明についての対比・判断 本２発明と先Ｘ発明とを対比すると、 （δ）高屈折オイルが、本２発明は「フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せ」であって、その量が「組成物の総重量に対して５～１５重量％」であるのに対して、先Ｘ発明は「ジイソステアリン酸ポリグリセリル－２を２．０質量％」と「ポリエーテル変性シリコーンを０．５質量％」と「イソヘキサデカンを２質量％」と「シクロメチコンを１０質量」と「フェニル変性シリコーンを１質量％」の組合せである点 において少なくとも相違する。 上記（δ）の相違点は、高屈折オイルの具体的な成分及びその量に関するものであり、実質的な相違点であるから、本２発明は、先願Ｘの当初明細書等に記載された発明であるとはいえず、特許法２９条の２の規定に違反するとはいえない。 ウ 本３発明についての対比・判断 本３発明と先Ｘ発明とを対比すると、上記（δ）と同様の相違点において少なくとも相違する。 してみると、上記イに示した理由と同様の理由により、本３発明は、先願Ｘの当初明細書等に記載された発明であるとはいえず、特許法２９条の２の規定に違反するとはいえない。 （３）取消理由４（サポート要件）について 取消理由４の具体的な内容は『本件特許の請求項１及び２に記載された「高屈折オイル」の広範な範囲について、実施例３～５の具体例にある「フェニルトリメチコン（１．４６）」と「ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン（１．５０）」の２種類の高屈折オイル以外のものにまで、特許を受けようとする発明を拡張ないし一般化できるとはいえない。』というものである。 そして、訂正後の請求項２及び３の記載は「前記高屈折オイルは、フェニルトリメチコン、ジフェニルシロキシフェニルトリメチコン、またはこれらの組合せであり、」と特定されている。 したがって、本２発明及び本３発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲ものであることは明らかなので、本件特許の請求項２及び３の記載が、特許法第３６条第６項第１号に適合しないとはいえない。 ２．取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について （１）申立理由１（新規性及び進歩性）について 申立人が主張する申立理由１は、本件訂正前の請求項１～３に係る発明は、甲第１号証に記載された発明であるか、甲第１号証に記載された発明に基づいて当業者が容易になし得た発明であるから、特許法第２９条第１号第３号の規定により、または、同法同条第２項の規定により、特許を受けることができず、本件特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、特許を取り消すべきであるというものである（申立書第８頁）。 そして、甲第１号証の段落００２８の表２の比較例５には、高屈折オイルである、フェニルトリメチコン（１質量％）及びメトキシケイヒ酸オクチル（６質量％）を含み。また、高屈折ポリオールである、ジプロピレングリコール（７．５質量％）及びグリセリン（２．５質量％）を含み、更に油相ポリマーである、トリメチルシロキシケイ酸／シクロペンタシロキサン混合物（１０質量％；純分３０質量％）を含む油中水型乳化化粧料の発明が記載されている、と主張する（申立書第１～２頁）。 しかしながら、上記甲第１号証は、上記第４の〔取消理由１〕及び〔取消理由２〕で引用した引用例１に対応するところ、申立理由１は、取消理由１及び２において採用されているから、取消理由において採用しなかった特許異議申立理由に該当しない。 （２）申立理由２（拡大先願）について 特許異議申立人が主張する申立理由２（拡大先願）は、本件訂正前の請求項１～３に係る発明は、甲第２号証の特許出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であるから、特許法第２９条の２の規定により、特許を受けることができず、本件特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、特許を取り消すべきであるというものである（申立書第８頁）。 そして、甲第２号証の段落００４９の表１の実施例２には、高屈折オイルである、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル（２質量％）を含み、また、高屈折ポリオールである、ジプロピレングリコール（５質量％）及びグリセリン（５質量％）を含み、更に油相ポリマーである、トリメチルシロキシケイ酸（１０質量％）を含む油中水型乳化化粧料の発明が記載されている、と主張する（申立書第２頁）。 しかしながら、上記甲第２号証は、上記第４の〔取消理由３〕で引用した先願Ｘの当初明細書等に対応し、本件訂正前の請求項１に係る発明は削除され、本件訂正前の請求項２に係る発明に対して申立人は申立理由２の主張及び立証をしていないところ、本件訂正後の本３発明は、本件訂正前の請求項２に記載された「高屈折オイル」に関する発明特定事項を更に限定して、本件訂正後の本３発明の発明特定事項として盛り込んでいるものであるから、申立人の申立理由２の主張及び立証によっては、訂正後の本３発明について、理由があるものとすることはできない。 なお、取消理由３においては、本件訂正前の請求項１～３に係る発明が、甲第２号証の当初明細書等に実施例６（先Ｘ発明）として記載されていると指摘したが、上記１（２）ウに示したように、訂正後の本２発明及び本３発明は、甲第２号証の当初明細書等に記載されているとはいえない。 したがって、申立人が主張する申立理由２（拡大先願）には理由がない。 第６ むすび 以上のとおり、取消理由通知に記載した取消理由、並びに特許異議申立人が申し立てた理由及び証拠によっては、訂正後の本２発明及び本３発明に係る特許を取り消すことができない。 また、他に本２発明及び本３発明に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 さらに、訂正前の請求項１は削除されているので、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により、請求項１に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。 よって、結論のとおり決定する。