2023-700532

特許第７１７９７３７号発明「関節運動型電気手術用具」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第７１７９７３７号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～５、７～１２〕、６について訂正することを認める。 特許第７１７９７３７号の請求項１、４、５、７～１２に係る特許を維持する。 特許第７１７９７３７号の請求項２に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第７１７９７３７号（以下「本件特許」という。）の請求項１～１２に係る特許についての出願は、２０１８年（平成３０年） １月１２日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１７年 １月２０日 ＵＳ（アメリカ合衆国））を国際出願日とする出願であって、令和 ４年１１月１８日にその特許権の設定登録がされ、同年１１月２９日に特許掲載公報が発行された。その特許についての本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和 ５年 ５月２３日 ：特許異議申立人川嶋健太（以下「申立人」と いう。）による請求項１、２、４、５及び７ ～１２に係る特許に対する特許異議の申立て 同 年 ８月２４日付け：取消理由通知 同 年１１月２０日 ：特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 第２ 訂正の適否についての判断 １ 訂正の内容 令和 ５年１１月２０日提出の訂正請求書による訂正（以下「本件訂正」という。）の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～１２について訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は以下のとおりである（下線は訂正箇所を示す。）。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１に 「前記第１の対の関節運動ケーブルが、選択的に作動されて」、「前記第２の対の関節運動ケーブルが、選択的に作動されて」と記載されているのを、それぞれ、 「前記第１の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが、選択的に作動されて」、「前記第２の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが、選択的に作動されて」に訂正する（請求項１の記載を引用する請求項４、５、７～１２も同様に訂正する）。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１に 「第２の対の関節運動ケーブルと、を備える」と記載されているのを、 「第２の対の関節運動ケーブルと、 前記細長いシャフトと前記連鎖部との間の近位継手に配置されたケーブル管理ガイドであって、前記ケーブル管理ガイドは、一対の対向するプレートを含み、前記プレートは、前記エンドエフェクタの関節運動中の前記第１の対および第２の対の関節運動ケーブルの緩みを収容するように構成されている、ケーブル管理ガイドと、を備える」に訂正する（請求項１の記載を引用する請求項４、５、７～１２も同様に訂正する）。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項２を削除する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項３を削除する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項６に 「前記切断要素ケーブルが、前記エンドエフェクタの遠位端でプーリーに動作可能に結合されている、請求項４に記載の装置。」と記載されているのを、 「 外科用装置であって、 細長いシャフトと、 組織に係合し、前記組織にエネルギーを適用するように構成されたエンドエフェクタであって、前記エンドエフェクタが、前記細長いシャフトの長手方向軸に対してある角度の、第１の平面に沿った関節運動と、前記第１の平面を横断する第２の平面に沿った関節運動とを、選択的に行うように構成されている、エンドエフェクタと、 前記エンドエフェクタの近位端と前記細長いシャフトの遠位端との間に位置する連鎖部と、 各々が前記連鎖部を横切って延在し、遠位端が前記エンドエフェクタに固定的に結合されている第１の対の関節運動ケーブルであって、前記第１の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが、選択的に作動されて、前記連鎖部の枢動を生じさせ、かつそれによって前記第１の平面に沿って前記エンドエフェクタの前記関節運動を生じさせるように構成されており、前記連鎖部が、前記第１の平面に沿った前記細長いシャフトに対する枢動に制限されている、第１の対の関節運動ケーブルと、 各々が前記連鎖部を横切って延在し、遠位端が前記エンドエフェクタに固定的に結合されている第２の対の関節運動ケーブルであって、前記第２の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが、選択的に作動されて、前記第２の平面に沿って前記エンドエフェクタの前記関節運動を生じさせるように構成されており、前記エンドエフェクタが、前記第２の平面に沿った前記連鎖部に対する枢動に制限されている、第２の対の関節運動ケーブルと、 前記エンドエフェクタによって係合された組織を切断するために、前記エンドエフェクタに沿って長手方向に移動するように構成された切断要素と、 前記連鎖部に沿って延在し、作動されて前記切断要素の移動を生じさせるように構成された切断要素ケーブルと、を備え、 前記切断要素ケーブルが、前記エンドエフェクタの遠位端でプーリーに動作可能に結合されている、外科用装置。」に訂正する。 （６）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項８に 「前記閉鎖ケーブルが、遠位方向に押されて前記エンドエフェクタの前記開放及び前記エンドエフェクタの前記閉鎖を生じさせるように構成されている」と記載されているのを、 「前記閉鎖ケーブルが、遠位方向に押されて前記エンドエフェクタの前記開放を生じさせ、近位方向に引かれて前記エンドエフェクタの前記閉鎖を生じさせるように構成されている」に訂正する。 ２ 一群の請求項について 訂正前の請求項１～１２について、請求項２～１２は、本件訂正により訂正される請求項１を直接又は間接的に引用する関係にあるから、本件訂正は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項１～１２について請求されている。 また、訂正後の請求項６については、特許権者は、本件訂正が認められるときには、請求項〔１～５、７～１２〕とは別の訂正単位とすることを求めている。 ３ 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 （１）訂正事項１について ア 訂正の目的 訂正事項１は、「前記第１の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブル」との記載により、「選択的に作動される」のが「前記第１の対の関節運動ケーブル」を構成する２本の関節運動ケーブルのいずれかであることを明確にし、かつ、「前記第２の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブル」との記載により、「選択的に作動される」のが「前記第２の対の関節運動ケーブル」を構成する２本の関節運動ケーブルのいずれかであることを明確にする訂正であるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項１は、発明の詳細な説明の【００４２】及び【００６０】に基づくものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「本願明細書等」という。）に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記訂正事項１は、上記アのとおりであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第６項に適合する。 （２）訂正事項２について ア 訂正の目的 訂正事項２は、請求項１を訂正前の請求項３の発明特定事項で限定する訂正であるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮に該当する。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項２は、訂正前の請求項３の記載に基づくものであるから、本願明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記訂正事項２は、上記アのとおりであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第６項に適合する。 （３）訂正事項３、４について ア 訂正の目的 訂正事項３、４は、それぞれ請求項２、３を削除する訂正であるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮に該当する。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項３、４は、それぞれ請求項２、３を削除するものであるから、本願明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記訂正事項３、４は、それぞれ請求項２、３を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第６項に適合する。 （４）訂正事項５について ア 訂正の目的 訂正事項５は、訂正前の請求項６が請求項１を引用する請求項４を引用するものであるところ、請求項間の引用関係を解消して独立形式請求項へ改めるとともに、「前記第１の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブル」との記載により、「選択的に作動される」のが「前記第１の対の関節運動ケーブル」を構成する２本の関節運動ケーブルのいずれかであることを明確にし、かつ、「前記第２の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブル」との記載により、「選択的に作動される」のが「前記第２の対の関節運動ケーブル」を構成する２本の関節運動ケーブルのいずれかであることを明確にする訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第４号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること及び同第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項５は、訂正前の請求項１、４の記載並びに発明の詳細な説明の【００４２】及び【００６０】に基づくものであるから、本願明細書等に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記訂正事項５は、上記アのとおりであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第６項に適合する。 （５）訂正事項６について ア 訂正の目的 訂正事項６は、請求項８について、閉鎖ケーブルの、「遠位方向に押され」る作動が「前記エンドエフェクタの前記開放を生じさせ」ることに対応し、「近位方向に引かれ」る作動が「前記エンドエフェクタの前記閉鎖を生じさせ」ることに対応することを明らかにする訂正であるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 上記訂正事項６は、発明の詳細な説明の【００４８】に基づくものであるから、本願明細書等に記載した事項の範囲内のものであり、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第５項に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 上記訂正事項６は、上記アのとおりであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかであるから、特許法第１２０条の５第９項において準用する第１２６条第６項に適合する。 ４ 小括 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号、第３号及び第４号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項並びに同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 したがって、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～５、７～１２〕、６について訂正することを認める。 第３ 本件発明 上記のとおり、本件訂正が認められたから、本件特許の請求項１～１２に係る発明（以下「本件発明１～１２」という。）は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１～１２に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項１】 外科用装置であって、 細長いシャフトと、 組織に係合し、前記組織にエネルギーを適用するように構成されたエンドエフェクタであって、前記エンドエフェクタが、前記細長いシャフトの長手方向軸に対してある角度の、第１の平面に沿った関節運動と、前記第１の平面を横断する第２の平面に沿った関節運動とを、選択的に行うように構成されている、エンドエフェクタと、 前記エンドエフェクタの近位端と前記細長いシャフトの遠位端との間に位置する連鎖部と、 各々が前記連鎖部を横切って延在し、遠位端が前記エンドエフェクタに固定的に結合されている第１の対の関節運動ケーブルであって、前記第１の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが、選択的に作動されて、前記連鎖部の枢動を生じさせ、かつそれによって前記第１の平面に沿って前記エンドエフェクタの前記関節運動を生じさせるように構成されており、前記連鎖部が、前記第１の平面に沿った前記細長いシャフトに対する枢動に制限されている、第１の対の関節運動ケーブルと、 各々が前記連鎖部を横切って延在し、遠位端が前記エンドエフェクタに固定的に結合されている第２の対の関節運動ケーブルであって、前記第２の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが、選択的に作動されて、前記第２の平面に沿って前記エンドエフェクタの前記関節運動を生じさせるように構成されており、前記エンドエフェクタが、前記第２の平面に沿った前記連鎖部に対する枢動に制限されている、第２の対の関節運動ケーブルと、 前記細長いシャフトと前記連鎖部との間の近位継手に配置されたケーブル管理ガイドであって、前記ケーブル管理ガイドは、一対の対向するプレートを含み、前記プレートは、前記エンドエフェクタの関節運動中の前記第１の対および第２の対の関節運動ケーブルの緩みを収容するように構成されている、ケーブル管理ガイドと、を備える、外科用装置。 【請求項２】 （削除） 【請求項３】 （削除） 【請求項４】 前記エンドエフェクタによって係合された組織を切断するために、前記エンドエフェクタに沿って長手方向に移動するように構成された切断要素と、 前記連鎖部に沿って延在し、作動されて前記切断要素の移動を生じさせるように構成された切断要素ケーブルと、を更に備える、請求項１に記載の装置。 【請求項５】 前記切断要素ケーブルが、遠位方向に押されて前記切断要素の移動を生じさせるように構成されている、請求項４に記載の装置。 【請求項６】 外科用装置であって、 細長いシャフトと、 組織に係合し、前記組織にエネルギーを適用するように構成されたエンドエフェクタであって、前記エンドエフェクタが、前記細長いシャフトの長手方向軸に対してある角度の、第１の平面に沿った関節運動と、前記第１の平面を横断する第２の平面に沿った関節運動とを、選択的に行うように構成されている、エンドエフェクタと、 前記エンドエフェクタの近位端と前記細長いシャフトの遠位端との間に位置する連鎖部と、 各々が前記連鎖部を横切って延在し、遠位端が前記エンドエフェクタに固定的に結合されている第１の対の関節運動ケーブルであって、前記第１の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが、選択的に作動されて、前記連鎖部の枢動を生じさせ、かつそれによって前記第１の平面に沿って前記エンドエフェクタの前記関節運動を生じさせるように構成されており、前記連鎖部が、前記第１の平面に沿った前記細長いシャフトに対する枢動に制限されている、第１の対の関節運動ケーブルと、 各々が前記連鎖部を横切って延在し、遠位端が前記エンドエフェクタに固定的に結合されている第２の対の関節運動ケーブルであって、前記第２の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが、選択的に作動されて、前記第２の平面に沿って前記エンドエフェクタの前記関節運動を生じさせるように構成されており、前記エンドエフェクタが、前記第２の平面に沿った前記連鎖部に対する枢動に制限されている、第２の対の関節運動ケーブルと、 前記エンドエフェクタによって係合された組織を切断するために、前記エンドエフェクタに沿って長手方向に移動するように構成された切断要素と、 前記連鎖部に沿って延在し、作動されて前記切断要素の移動を生じさせるように構成された切断要素ケーブルと、を備え、 前記切断要素ケーブルが、前記エンドエフェクタの遠位端でプーリーに動作可能に結合されている、外科用装置。 【請求項７】 前記連鎖部に沿って延在し、作動されて前記エンドエフェクタの開放及び前記エンドエフェクタの閉鎖を選択的に生じさせるように構成された閉鎖ケーブルを更に備える、請求項１に記載の装置。 【請求項８】 前記閉鎖ケーブルが、遠位方向に押されて前記エンドエフェクタの前記開放を生じさせ、近位方向に引かれて前記エンドエフェクタの前記閉鎖を生じさせるように構成されている、請求項７に記載の装置。 【請求項９】 前記閉鎖ケーブルが、前記細長いシャフトの長手方向軸と同軸状に延在する、請求項７に記載の装置。 【請求項１０】 前記閉鎖ケーブルが、前記細長いシャフトの長手方向軸の周りに半径方向に配列された一対のケーブルを含む、請求項７に記載の装置。 【請求項１１】 前記エンドエフェクタによって係合された組織を切断するために、前記エンドエフェクタに沿って長手方向に移動するように構成された切断要素と、 前記連鎖部に沿って延在し、作動されて前記切断要素の移動を生じさせるように構成された切断要素ケーブルと、を更に備える、請求項７に記載の装置。 【請求項１２】 前記第１の対および第２の対の関節運動ケーブルの前記作動が、ロボット手術システムによって制御されるように構成されている、請求項１に記載の装置。」 第４ 取消理由通知に記載した取消理由について １ 取消理由通知の概要 当審が令和 ５年 ８月２４日付けで特許権者に通知した、令和 ５年１１月２０日付けの訂正請求に係る訂正前の請求項１～１２に対する取消理由の概要は、次のとおりである。 （１）取消理由１（進歩性） 請求項１、２、４、５、７～１２に係る発明は、甲第１号証に記載された発明及び甲第２～６号証の記載事項に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、当該請求項１、２、４、５、７～１２に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 （２）取消理由２（明確性） 請求項１に係る発明及び当該請求項１の記載を引用する請求項２～１２に係る発明は、請求項１の「前記第１の対の関節運動ケーブルが、選択的に作動されて」との記載が意味するものが、第１の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが選択的に作動されるのか、あるいは、第１の対の関節運動ケーブル及び第２の対の関節運動ケーブルのうちの第１の対の関節運動ケーブルが選択的に作動されるのか、明確でなく、同様に、同「前記第２の対の関節運動ケーブルが、選択的に作動されて」との記載が意味するものが、第２の対の関節運動ケーブルのうちのいずれかの関節運動ケーブルが選択的に作動されるのか、あるいは、第１の対の関節運動ケーブル及び第２の対の関節運動ケーブルのうちの第２の対の関節運動ケーブルが選択的に作動されるのか、明確でないから、本件特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、取り消されるべきものである。 ［証拠方法］ 甲第１号証：米国特許第２０１５／０２０２０１３号明細書 甲第２号証：米国特許第２００３／０１３５２０４号明細書 甲第３号証：特表２０１４－５１３５７０号公報 甲第４号証：特表２０１３－５１４８６１号公報 甲第５号証：国際公開第２０１５／１２７２５０号 甲第６号証：特表２０１３－５４３３９３号公報 第５ 当審の判断 １ 取消理由通知に記載した取消理由についての判断 （１）取消理由１（進歩性） 本件訂正により、訂正前の請求項２は削除され、本件発明１、４、５、７～１２は、取消理由を通知していない訂正前の請求項３の発明特定事項をすべて含むものであるから、取消理由１は解消した。 （２）取消理由２（明確性） 本件訂正により、訂正前の請求項１～１２に係る特許に対する明確性の取消理由２は解消した。 よって、本件発明１、４、５、７～１２は、取消理由通知に記載した取消理由によっては、取り消すことはできない。 ２ 取消理由に採用しなかった異議申立理由について （１）取消理由に採用しなかった異議申立理由は、次のとおりである。 ア 異議申立理由１（新規性） 請求項１、７、１０、１２に係る発明は、甲第１号証に記載された発明であり、また、請求項１、７～１０、１２に係る発明は、甲第２号証に記載された発明であるから、当該請求項１、７～１０、１２に係る特許は、特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 イ 異議申立理由２（進歩性） 請求項１、２、４、５、７～１２に係る発明は、甲第２号証に記載された発明と、甲第３～６号証に記載された周知技術とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであって、当該請求項１、２、４、５、７～１２に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 ウ 異議申立理由３（サポート要件） 請求項８に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない請求項に対してされたものであるから、取り消されるべきものである。 （２）取消理由に採用しなかった異議申立理由について ア 異議申立理由１（新規性）及び異議申立理由２（進歩性） 本件訂正により、本件特許の請求項１、４、５、７～１２に係る発明は、異議申立理由を申し立てられていない訂正前の請求項３の発明特定事項をすべて含むものとなったから、本件訂正後の請求項１、４、５、７～１２に係る特許はいずれも異議申立理由を有していない。 したがって、取消理由に採用しなかった異議申立理由１及び２が、本件特許の請求項１、４、５、７～１２に係る発明に妥当しないことは明らかである。 イ 異議申立理由３（サポート要件） 請求項８に係る発明は、本件訂正によりサポート要件を満たすものとなったから、本件発明８は異議申立理由を有していない。 第６ むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件発明１、４、５、７～１２に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件発明１、４、５、７～１２に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 そして、本件訂正前の請求項２は本件訂正により削除されたため、請求項２についての特許異議の申立ては、不適法なものであり、その補正をすることができないから、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。