2023-390095

特許第６８８６４０４号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第６８８６４０４号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める。

理 由 第１ 手続の経緯 本件特許第６８８６４０４号に係る出願（特願２０１７－５４０２５５号）は、平成２８年１月２９日を国際出願日（パリ条約による優先権主張 ２０１５年１月３０日 米国、２０１５年８月２５日 米国）として出願されたものであって、その請求項１－１９に係る発明について令和３年５月１８日に特許権の設定登録がなされた。 これについて、令和５年７月１４日に本件訂正審判が請求された。 第２ 請求の趣旨および訂正の内容 １ 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第６８８６４０４号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 そして、本件訂正審判の請求による訂正の内容は、下記訂正事項１－９のとおりである。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１に記載された「a)Cas9リボヌクレオタンパク質複合体と細胞とを含む反応混合物を提供する工程であって、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体が、Cas9ヌクレアーゼドメインと、細胞のゲノムの標的領域に特異的にハイブリダイズするガイドRNAとを含む、工程」を、「a)Cas9リボヌクレオタンパク質複合体と一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型と細胞とを含む反応混合物を提供する工程であって、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体が、Cas9ヌクレアーゼドメインと、細胞のゲノムの標的領域に特異的にハイブリダイズするガイドRNAとを含み、DNA鋳型が50、75、または100 bから110、120、125、150、200、225、または250 bの長さを有する、工程」に訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１に記載された「b)エレクトロポレーションによって細胞内部にCas9リボヌクレオタンパク質複合体を導入する工程」を、「b)エレクトロポレーションによって細胞内部にCas9リボヌクレオタンパク質複合体とDNA鋳型とを導入する工程」に訂正する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項９を削除する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項１０に記載された「請求項9に記載の」を、「請求項1に記載の」に訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項１１に記載された「請求項9または10に記載の」を、「請求項1または10に記載の」に訂正する。 （６）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項１２に記載された「請求項1～10のいずれか一項に記載の」を、「請求項1～8および10のいずれか一項に記載の」に訂正する。 （７）訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項１６に記載された「a)Cas9ヌクレアーゼドメインと細胞とを含む反応混合物を提供する工程」を、「a)Cas9ヌクレアーゼドメインと一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型と細胞とを含む反応混合物を提供する工程であって、DNA鋳型が50、75、または100 bから110、120、125、150、200、225、または250 bの長さを有する、工程」に訂正する。 （８）訂正事項８ 特許請求の範囲の請求項１６に記載された「b)エレクトロポレーションによって細胞内部にCas9ヌクレアーゼドメインを導入する工程」を、「b)エレクトロポレーションによって細胞内部にCas9ヌクレアーゼドメインとDNA鋳型とを導入する工程」に訂正する。 （９）訂正事項９ 特許請求の範囲の請求項１９に記載された「該複数の細胞の少なくとも20％が、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体を含有する」を、「該複数の細胞の少なくとも20％が、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体と一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型とを含有し、DNA鋳型が50、75、または100 bから110、120、125、150、200、225、または250 bの長さを有する」に訂正する。 第３ 当審の判断 １ 訂正事項１及び訂正事項２について （１）訂正の目的について 訂正事項１は、訂正前の請求項１の、最初に提供する反応混合物において、「Cas9リボヌクレオタンパク質複合体と細胞」に加え、さらに「一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型」を含むこと、及び、当該DNA鋳型の長さを特定するものであり、また、訂正事項２は、その後のエレクトロポレーションによって導入する工程において、細胞に「Cas9リボヌクレオタンパク質複合体」に加え「DNA鋳型」も導入することを特定するものである。 これらの訂正は、発明を限定するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 本件特許の願書に添付した明細書の段落［００１１］には、「反応混合物は、二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型をさらに含」むこと、段落［００８９］には、「鋳型核酸は、15塩基(b)または塩基対(bp)から約5キロ塩基(kb)またはキロ塩基対(kbp)の長さ(例えば、約50、75、もしくは100 bまたはbpから約110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbpの長さ)を含有することができる。」ことが記載されているから、当該訂正事項１及び２が、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 よって、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項１及び訂正事項２は、訂正前の請求項１において、発明を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、当該訂正事項１及び訂正事項２は、特許法第１２６条第６項に規定される要件に適合する。 （４）独立特許要件について 訂正後の請求項１及び同項を引用する訂正後の請求項２～８、１０～１９に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。 したがって、当該訂正事項１及び訂正事項２は、特許法第１２６条第７項に規定される要件に適合する。 ２ 訂正事項３について （１）訂正の目的について 訂正事項３は、訂正前の請求項９を削除するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項３は、訂正前の請求項９を削除するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 よって、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項３は、訂正前の請求項９を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、当該訂正事項３は、特許法第１２６条第６項に規定される要件に適合する。 （４）独立特許要件について 訂正事項３は、訂正前の請求項９を削除するものであり、訂正後の請求項９に記載されている事項により特定される発明はないから、特許法第１２６条第７項に規定する独立特許要件の判断は要しない。 ３ 訂正事項４及び訂正事項５について （１）訂正の目的について 訂正事項４及び訂正事項５は、訂正前の請求項１０及び請求項１１において、引用する請求項を「（訂正前の請求項１を引用する訂正前の）請求項９」から「（訂正後の）請求項１」とするものであり、すなわち、訂正前の請求項１０及び請求項１１において、DNA鋳型の長さを特定するものである。 この訂正は、発明を限定するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項４及び訂正事項５は、訂正前の請求項１０及び請求項１１において、DNA鋳型の長さを特定するものであるが、当該DNA鋳型の長さは、本件特許の願書に添付した明細書の段落［００８９］に記載されているから、当該訂正事項４及び訂正事項５が、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 よって、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項４及び訂正事項５は、訂正前の請求項１０において、発明を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、当該訂正事項４及び訂正事項５は、特許法第１２６条第６項に規定される要件に適合する。 （４）独立特許要件について 訂正後の請求項１０及び請求項１１、並びに請求項１０を引用する訂正後の請求項１２、１３に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。 したがって、当該訂正事項４及び訂正事項５は、特許法第１２６条第７項に規定される要件に適合する。 ４ 訂正事項６について （１）訂正の目的について 訂正事項６は、訂正前の請求項１２において、引用する請求項のうち請求項９を削除し、訂正後の請求項１～８、１０を引用するものであるが、当該請求項１～８、１０は、発明を限定する訂正を行っているところ（詳細は、上述の第３「当審の判断」の１～３を参照のこと）、当該訂正事項６は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正前の請求項１２において、引用する請求項９の削除は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 また、訂正前の請求項１２において引用する請求項１～８、１０の訂正については、上述の通り、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 よって、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正前の請求項１２において、引用する請求項９の削除は、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 また、訂正前の請求項１２において引用する請求項１～８、１０の訂正についても、上述の通り、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、当該訂正事項６は、特許法第１２６条第６項に規定される要件に適合する。 （４）独立特許要件について 訂正後の請求項１２及び同項が引用する訂正後の請求項１３に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。 したがって、当該訂正事項６は、特許法第１２６条第７項に規定される要件に適合する。 ５ 訂正事項７及び訂正事項８について （１）訂正の目的について 訂正事項７は、訂正前の請求項１６の、最初に提供する反応混合物において、「Cas9ヌクレアーゼドメインと細胞」に加え、さらに「一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型」を含むこと、及び、当該DNA鋳型の長さを特定するものであり、また、訂正事項８は、その後のエレクトロポレーションによって導入する工程において、細胞に「Cas9ヌクレアーゼドメイン」に加え「DNA鋳型」も導入することを特定するものである。 これらの訂正は、発明を限定するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 本件特許の願書に添付した明細書の段落［００１１］には、「反応混合物は、二本鎖または一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型をさらに含」むこと、段落［００８９］には、「鋳型核酸は、15塩基(b)または塩基対(bp)から約5キロ塩基(kb)またはキロ塩基対(kbp)の長さ(例えば、約50、75、もしくは100 bまたはbpから約110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbpの長さ)を含有することができる。」ことが記載されているから、当該訂正事項７及び８が、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 よって、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項７及び訂正事項８は、訂正前の請求項１６において、発明を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、当該訂正事項７及び訂正事項８は、特許法第１２６条第６項に規定される要件に適合する。 （４）独立特許要件について 訂正後の請求項１６及び同項を引用する訂正後の請求項１７、１８に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。 したがって、当該訂正事項７及び訂正事項８は、特許法第１２６条第７項に規定される要件に適合する。 ６ 訂正事項９について （１）訂正の目的について 訂正事項９は、訂正前の請求項１９の、複数の細胞（の集団）の少なくとも20％において、「Cas9リボヌクレオタンパク質複合体」に加え、さらに「一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型」を含むこと、及び、当該DNA鋳型の長さを特定するものである。 これらの訂正は、発明を限定するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 本件特許の願書に添付した明細書の段落［００１９］には、「いくつかの態様において、複数の細胞の少なくとも20％は、Cas9リボヌクレオタンパク質複合体および一本鎖オリゴヌクレオチドDNA鋳型を含有する」こと、段落［００８９］には、「鋳型核酸は、15塩基(b)または塩基対(bp)から約5キロ塩基(kb)またはキロ塩基対(kbp)の長さ(例えば、約50、75、もしくは100 bまたはbpから約110、120、125、150、200、225、もしくは250 bまたはbpの長さ)を含有することができる。」ことが記載されているから、当該訂正事項９が、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであることは明らかである。 よって、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項９は、訂正前の請求項１９において、発明を限定するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではない。 したがって、当該訂正事項９は、特許法第１２６条第６項に規定される要件に適合する。 （４）独立特許要件について 訂正後の請求項１９に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができる発明でないとする理由は見出せない。 したがって、当該訂正事項９は、特許法第１２６条第７項に規定される要件に適合する。 第４ むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とし、かつ同条第５項ないし第７項に規定する要件に適合する。 よって、結論のとおり審決する。