2025-390029

特許第７１０５８６６号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第７１０５８６６号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－１７〕について訂正することを認める。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第７１０５８６６号は、平成３０年７月２４日を国際出願日（パリ条約による優先権主張 ２０１７年７月２５日及び２０１８年４月１９日 いずれも（ＧＢ）英国）として出願され、その請求項１～１７に係る発明について令和４年７月１４日に特許権の設定登録がされたものであり、その後、令和７年３月１１日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第２ 請求の趣旨及び訂正の内容 本件審判の請求の趣旨は、特許第７１０５８６６号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める、との審決を求めるものである。 そして、本件審判の請求による訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、以下の訂正事項１～１７のとおりである（下線部が本件訂正の箇所である。）。 １ 訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１に、 「前記ＭＬＰがアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる１つ以上のリプレッサーエレメントを含み、且つ、」 と記載されているのを、 「前記ＭＬＰがアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる１つ以上のリプレッサーエレメントを含み、前記リプレッサーエレメントがリプレッサータンパク質と結合することのできるものであり、」 に訂正する。 ２ 訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１に、 「前記１つ以上のリプレッサーエレメントが前記のＭＬＰ ＴＡＴＡボックスと転写＋１位の間に挿入される、」 と記載されているのを、 「前記１つ以上のリプレッサーエレメントが前記のＭＬＰ ＴＡＴＡボックスと転写＋１位の間に挿入され、そして、前記リプレッサータンパク質がテトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、またはヒトエストロゲン受容体である、」 に訂正する。 ３ 訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項２に、 「前記ＭＬＰが前記のアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる１つ以上のリプレッサーエレメントを含み、且つ、」 と記載されているのを、 「前記ＭＬＰが前記のアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる１つ以上のリプレッサーエレメントを含み、前記リプレッサーエレメントがリプレッサータンパク質と結合することのできるものであり、」 に訂正する。 ４ 訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項２に、 「前記１つ以上のリプレッサーエレメントが前記のＭＬＰ ＴＡＴＡボックスと転写＋１位の間に挿入される、」 と記載されているのを、 「前記１つ以上のリプレッサーエレメントが前記のＭＬＰ ＴＡＴＡボックスと転写＋１位の間に挿入され、そして、前記リプレッサータンパク質がテトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、またはヒトエストロゲン受容体である、」 に訂正する。 ５ 訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項３を削除する。 ６ 訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項４に、 「請求項１から３のいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項１または２に記載の」に訂正する。 ７ 訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項５に、 「請求項３または４に記載の」 と記載されているのを、 「請求項４に記載の」 に訂正する。 ８ 訂正事項８ 特許請求の範囲の請求項６を削除する。 ９ 訂正事項９ 特許請求の範囲の請求項７に、 「請求項１から６のいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項１、２、４、および５のいずれか１つに記載の」 に訂正する。 １０ 訂正事項１０ 特許請求の範囲の請求項８に、 「請求項２から７のいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項２、４、５、および７のいずれか１つに記載の」 に訂正する。 １１ 訂正事項１１ 特許請求の範囲の請求項９に、 「請求項１から８のいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項１、２、４、５、７、および８のいずれか１つに記載の」 に訂正する。 １２ 訂正事項１２ 特許請求の範囲の請求項１０に、 「請求項１から９のうちいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項１、２、４、５、７、８、および９のうちいずれか１つに記載の」 に訂正する。 １３ 訂正事項１３ 特許請求の範囲の請求項１１に、 「請求項１から９のうちいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項１、２、４、５、７、８、および９のうちいずれか１つに記載の」 に訂正する。 １４ 訂正事項１４ 特許請求の範囲の請求項１２に、 「請求項１から９のうちいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項１、２、４、５、７、８、および９のうちいずれか１つに記載の」 に訂正する。 １５ 訂正事項１５ 特許請求の範囲の請求項１３に、 「請求項１から９のうちいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項１、２、４、５、７、８、および９のうちいずれか１つに記載の」 に訂正する。 １６ 訂正事項１６ 特許請求の範囲の請求項１６に、 「請求項１から９のうちいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項１、２、４、５、７、８、および９のうちいずれか１つに記載の」 に訂正する。 １７ 訂正事項１７ 特許請求の範囲の請求項１７に、 「請求項１から９のうちいずれか１つに記載の」 と記載されているのを、 「請求項１、２、４、５、７、８、および９のうちいずれか１つに記載の」 に訂正する。 第３ 当審の判断 １ 一群の請求項について 訂正前の請求項３～１７は、訂正前の請求項１を直接又は間接的に引用する関係にあり、本件審判の訂正事項１又は２によって、訂正される前の請求項１に連動して、訂正前の請求項３～１７も訂正されるから、訂正前の請求項１及び３～１７は一群の請求項に該当する。 また、訂正前の請求項３～１７は、訂正前の請求項２を直接又は間接的に引用する関係にあり、本件審判の訂正事項３又は４によって、訂正される前の請求項２に連動して、訂正前の請求項３～１７も訂正されるから、訂正前の請求項２～１７は一群の請求項に該当する。 これらの２つの一群の請求項は、いずれも請求項３～１７を共通の引用請求項として有するから、組み合わされて、１つの一群の請求項となる。 よって、本件訂正は、「一群の請求項」である請求項１～１７に対してなされたものである。 ２ 訂正事項１、２について （１）訂正の目的について 訂正事項１は、本件訂正前の請求項１に記載された「リプレッサーエレメント」について、「リプレッサータンパク質と結合することのできるものであ（る）」ことを特定しようとするものである。 また、訂正事項２は、当該「リプレッサータンパク質」について、具体的に、「テトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、またはヒトエストロゲン受容体である」ことを特定しようとするものである。 そうすると、これらの訂正事項は、本件訂正前の請求項１に記載された「リプレッサーエレメント」について、「リプレッサータンパク質と結合することのできるもの」に限定し、さらに、その「リプレッサータンパク質」について、特定のものに限定するものであるから、訂正事項１及び２は、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「本件特許明細書等」という。）には、次の記載がある。 ア （特許請求の範囲） 「【請求項１】 抑制可能な主要後期プロモーター（ＭＬＰ）及び複数のアデノウイルス後期遺伝子を含むアデノウイルスベクターであって、前記ＭＬＰがアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる１つ以上のリプレッサーエレメントを含み、且つ、前記１つ以上のリプレッサーエレメントが前記のＭＬＰ ＴＡＴＡボックスと転写＋１位の間に挿入される、前記アデノウイルスベクター。 ・・・ 【請求項３】 請求項１又は２に記載のアデノウイルスベクターであって、前記リプレッサーエレメントがリプレッサータンパク質と結合することのできるものである前記アデノウイルスベクター。 ・・・」 イ 明細書【００６０】段落 「【００６０】 本発明の状況においてリプレッサーとして用いることが可能なタンパク質の例は、テトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、ヒトエストロゲン受容体、アルコールデヒドロゲナーゼＩ（ａｌｃＡ）、メタロチオネイン（金属イオンと結合してこれを隔離するタンパク質）、サリチル酸、エチレンおよびベンゾチアゾール（ＢＴＨ）を含む。」 このうち訂正前請求項１を引用する請求項３は、本件訂正前の請求項１に記載された発明特定事項に加えて、訂正事項１で追加しようとする発明特定事項を有するものである。 また、本件特許明細書【００６０】段落には、訂正前請求項３に記載された「リプレッサータンパク質」を意味することが明らかな「リプレッサーとして用いることが可能なタンパク質」について例が挙げられており、訂正事項２で特定しようとする「リプレッサータンパク質」の全ての選択肢が記載されている。 そうすると、訂正事項２は、訂正前請求項１を引用する請求項３に係る発明において、本件特許明細書【００６０】に記載されていた、「リプレッサータンパク質」の具体例を追加しようとする訂正であるといえる。 したがって、訂正事項１、２に係る訂正は、いずれも、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項１及び２に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項１及び２に係る訂正は、いずれも、上記（１）で検討したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、上記（２）で検討したとおり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）独立して特許を受けることができるものであること 上記（１）で検討したとおり、訂正事項１及び２に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項１に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項１に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項１に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項１及び２に係る訂正は、いずれも特許法１２６条第７項に適合する。 ３ 訂正事項３、４について （１）訂正の目的について 訂正事項３は、本件訂正前の請求項２に記載された「リプレッサーエレメント」について、「リプレッサータンパク質と結合することのできるものであ（る）」ことを特定しようとするものである。 また、訂正事項４は、当該「リプレッサータンパク質」について、具体的に、「テトラサイクリンリプレッサー、ラクトースリプレッサー、エクジソンリプレッサー、ラットグルココルチコイド受容体、またはヒトエストロゲン受容体である」ことを特定しようとするものである。 そうすると、これらの訂正事項は、本件訂正前の請求項２に記載された「リプレッサーエレメント」について、「リプレッサータンパク質と結合することのできるもの」に限定し、さらに、その「リプレッサータンパク質」について、特定のものに限定するものであるから、訂正事項３及び４は、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 （２）本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 本件特許明細書等には、次の記載がある。 ア （特許請求の範囲） 「・・・ 【請求項２】 アデノウイルスベクターであって： （ａ）複数のアデノウイルス初期遺伝子、および （ｂ）主要後期プロモーター（ＭＬＰ）の制御下にある複数のアデノウイルス後期遺伝子 、および （ｃ）導入遺伝子を含み、 前記ＭＬＰが前記のアデノウイルス後期遺伝子の転写を調節または制御することのできる１つ以上のリプレッサーエレメントを含み、且つ、前記１つ以上のリプレッサーエレメントが前記のＭＬＰ ＴＡＴＡボックスと転写＋１位の間に挿入される、前記アデノウイルスベクター。 【請求項３】 請求項１又は２に記載のアデノウイルスベクターであって、前記リプレッサーエレメントがリプレッサータンパク質と結合することのできるものである前記アデノウイルスベクター。 ・・・」 イ 明細書【００６０】段落 （略。２（２）イで摘記したとおり。） このうち訂正前請求項２を引用する請求項３は、本件訂正前の請求項２に記載された発明特定事項に加えて、訂正事項３で追加しようとする発明特定事項を有するものである。 また、本件特許明細書【００６０】段落には、訂正前請求項３に記載された「リプレッサータンパク質」を意味することが明らかな「リプレッサーとして用いることが可能なタンパク質」について例が挙げられており、訂正事項４で特定しようとする「リプレッサータンパク質」の全ての選択肢が記載されている。 そうすると、訂正事項４は、訂正前請求項２を引用する請求項３に係る発明において、本件特許明細書【００６０】に記載されていた、「リプレッサータンパク質」の具体例を追加しようとする訂正であるといえる。 したがって、訂正事項３、４に係る訂正は、いずれも、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項３及び４に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項３及び４に係る訂正は、いずれも、上記（１）で検討したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、上記（２）で検討したとおり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）独立して特許を受けることができるものであること 上記（１）で検討したとおり、訂正事項３及び４に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項２に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項２に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項２に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項３及び４に係る訂正は、いずれも特許法１２６条第７項に適合する。 ４ 訂正事項５、８について （１）訂正の目的 訂正事項５は、本件訂正前の請求項３を削除しようとするものであり、また、訂正事項８は、本件訂正前の請求項６を削除しようとするものである。 したがって、訂正事項５及び８は、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 （２）本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項５及び８は、いずれも、請求項を削除しようとするものであり、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項５及び８に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項５及び８に係る訂正は、いずれも、請求項を削除しようとするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）独立して特許を受けることができるものであること 上記（１）で検討したとおり、訂正事項５及び８に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるところ、訂正事項５及び８に係る訂正後の請求項３及び６は削除されているから、特許法１２６条第７項（独立特許要件）の判断を要しない。 ５ 訂正事項６、７について （１）訂正の目的 訂正事項６及び７は、いずれも、訂正事項５により請求項３を削除することに伴う引用請求項の削除である。 そうすると、これらの訂正事項は、本件訂正前の請求項４又は５に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項６及び７は、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 （２）本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項６及び７は、いずれも、本件訂正前の請求項４又は５に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項６及び７に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項６及び７に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項６及び７に係る訂正は、いずれも、上記（１）で検討したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、上記（２）で検討したとおり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）独立して特許を受けることができるものであること 上記（１）で検討したとおり、訂正事項６及び７に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項４及び５に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項４及び５に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項４及び５に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項６及び７に係る訂正は、いずれも特許法１２６条第７項に適合する。 ６ 訂正事項９～１７について （１）訂正の目的 訂正事項９～１７は、いずれも、訂正事項５により請求項３を削除し、訂正事項８により請求項６を削除することに伴う引用請求項の削除である。 そうすると、これらの訂正事項は、本件訂正前の請求項７～１３、１６又は１７に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項９～１７は、いずれも特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮に該当する。 （２）本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項９～１７は、いずれも、本件訂正前の請求項７～１３、１６又は１７に記載された引用請求項の数を減少させるものであるから、訂正事項９～１７に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の全てを総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではない。 よって、訂正事項９～１７に係る訂正は、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項９～１７に係る訂正は、いずれも、上記（１）で検討したとおり、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、また、上記（２）で検討したとおり、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 （４）独立して特許を受けることができるものであること 上記（１）で検討したとおり、訂正事項９～１７に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項７～１３、１６又は１７に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。 そこで検討すると、本件訂正前の請求項７～１３、１６又は１７に係る発明は、特許を受けることができない理由を発見しないとして特許を受けることができたものと認められるところ、本件訂正後の請求項７～１３、１６又は１７に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由が新たに発見される事情はないから、訂正事項９～１７に係る訂正は、いずれも特許法１２６条第７項に適合する。 第４ むすび 以上からみて、本件審判請求における特許請求の範囲に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する事項を目的とし、かつ、同条第５～７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。