2022-390126

第２ 令和４年１０月１２日付け手続補正書による補正の適否

令和４年１０月１２日付け手続補正書による補正（以下「本件補正」という。）は、請求項１２～１５に係る訂正事項２～５を当該請求項１２～１５の削除という訂正事項に変更する補正、及びそれに整合させるための特許請求の範囲についての訂正事項６の補正のみからなるものであって、審理対象の拡張変更を伴わないため、審判請求書の要旨を変更しないものとして許可する。

第３ 請求の趣旨及び訂正の内容

本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第７０６８３２２号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１１～１５及び１７について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

そして、その訂正の内容は、本件補正により補正された次の訂正事項１～６からなるものである。

１ 訂正事項１

特許請求の範囲の請求項１１を削除する。

２ 訂正事項２

特許請求の範囲の請求項１２を削除する。

３ 訂正事項３

特許請求の範囲の請求項１３を削除する。

４ 訂正事項４

特許請求の範囲の請求項１４を削除する。

５ 訂正事項５

特許請求の範囲の請求項１５を削除する。

６ 訂正事項６

特許請求の範囲の請求項１７に「自己免疫疾患、自己免疫関連疾患、炎症性疾患、代謝性疾患、線維性疾患又は胆汁鬱滞性疾患の治療のための、請求項１～１０のいずれか一項に記載の化合物を含む医薬組成物又は請求項１１～１５のいずれか一項に記載の組合せ物。」と記載されているのを、「自己免疫疾患、自己免疫関連疾患、炎症性疾患、代謝性疾患、線維性疾患又は胆汁鬱滞性疾患の治療のための、請求項１～１０のいずれか一項に記載の化合物を含む医薬組成物。」に訂正する。

７ 一群の請求項

訂正前の請求項１１～１５及び１７について、請求項１２～１５及び１７は、直接的又は間接的にそれぞれ請求項１１の記載を引用しているものであって、訂正事項１によって記載が訂正される請求項１１に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項１１～１５及び１７に対応する訂正後の請求項１１～１５及び１７は、特許法第１２６条第３項に規定される一群の請求項である。

第４ 当審の判断

１ 訂正の目的について

(１) 訂正事項１～５について

訂正事項１～５は、それぞれ、本件訂正前の請求項１１～１５を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

(２) 訂正事項６について

訂正事項６は、訂正事項１～５で請求項１１～１５が削除されたことに伴い、本件訂正前の請求項１７における「又は請求項１１～１５のいずれか一項に記載の組合せ物」との記載を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。

２ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

(１) 訂正事項１～５について

訂正事項１～５は、それぞれ、本件訂正前の請求項１１～１５を削除するものであって、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであることは明らかであるから、いずれも特許法第１２６条第５項の規定に適合する。

(２) 訂正事項６について

訂正事項６は、上記１(２)のとおり、本件訂正前の請求項１７の範囲から「請求項１１～１５のいずれか一項に記載の組合せ物」を削除して減縮するものであって、このことにより新たな技術的事項が導入されることはなく、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであることは明らかであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。

３ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

(１) 訂正事項１～５について

訂正事項１～５は、それぞれ、本件訂正前の請求項１１～１５を削除するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。

(２) 訂正事項６について

訂正事項６は、上記１(２)のとおり、本件訂正前の請求項１７の範囲から「請求項１１～１５のいずれか一項に記載の組合せ物」を削除して減縮するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。

４ 独立特許要件について

(１) 訂正事項１～５について

訂正事項１～５は、それぞれ、本件訂正前の請求項１１～１５を削除するものであって、訂正後の請求項１１～１５に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

(２) 訂正事項６について

訂正事項６は、上記１(２)のとおり、本件訂正前の請求項１７の範囲から「請求項１１～１５のいずれか一項に記載の組合せ物」を削除して減縮するものであり、訂正後の請求項１７に係る発明には、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しないので、訂正後の請求項１７に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらず、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

５ 当審において通知した訂正拒絶理由について

(１) 当審において令和４年８月１９日付けで通知した訂正拒絶理由の要旨は以下に示すア及びイである。

ア 訂正の目的違反

訂正事項２は、特許法第１２６条第１項ただし書各号に掲げる事項を目的とするものに該当しないから、訂正後の請求項１１～１５及び１７に係る一群の請求項に係る訂正を認めることができない。

イ 独立特許要件違反

訂正後の請求項１２～１５及び１７の記載は、「ラニフィブラノール」について、特許法第３６条第６項第１号に適合するものではなく、特許法第１２６条第７項の規定に適合しないから、訂正後の請求項１１～１５及び１７に係る一群の請求項に係る訂正を認めることはできない。

(２) 当審において通知した訂正拒絶理由の判断

ア 本件補正により、上記第４の１のとおり、訂正事項２は特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものとなったから、上記(１)アの訂正拒絶理由は解消している。

イ 本件補正により、上記第４の１のとおり、訂正事項２～５において、請求項１２～１５が削除され、かつ、訂正事項６において、請求項１７の記載から請求項１２～１５を引用するものが削除されたから、上記(１)イの訂正拒絶理由は解消している。

第５ むすび

以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項～第７項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。