2021-390105

第２ 請求の趣旨及び内容

本件訂正審判請求の趣旨は、「特許第６８８４８０１号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～１５について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、すなわち、本件特許に係る願書に添付した特許請求の範囲を訂正請求書に記載した、下記の訂正事項１－１～１－２、訂正事項２、訂正事項３の訂正を行うことで訂正特許請求の範囲のとおりに訂正することを求めるというものである。

［訂正事項１－１］

特許請求の範囲の請求項１において、訂正前に「【化１】（化学構造式省略）【化２】（化学構造式省略）【化３】（化学構造式省略）【化４】（化学構造式省略）【化５】（化学構造式省略）【化６】（化学構造式省略）及び【化７】（化学構造式省略）」とあるのを「【化３】（化学構造式省略）」と訂正する。

［訂正事項１－２］

特許請求の範囲の請求項１において、訂正前に「並びに薬学的に許容されるそれらの塩及び溶媒和物からなる群から選択される化合物」とあるのを「並びに薬学的に許容されるその塩及び溶媒和物からなる群から選択される化合物」と訂正する。

審判請求書２頁（２）ア（訂正事項１－２）の「特許請求の範囲の請求項４に「それらの塩」と記載されているのを、「その塩」に訂正する。」（審決注：下線は当審にて追加。以下同様。）との記載に関し、審判請求書３頁１４～１７行の「訂正事項１のうち訂正事項１－２は、訂正前の請求項１では複数の化合物が記載され、これらの化合物を引用するために「それらの」としていたものを、訂正事項１－１により化合物が１種のみとなったことに連動して、「その」とする単なる表現上の訂正である。」との記載、３頁２１～２４行の「訂正事項１－１は、上述のとおり、訂正前の請求項１に択一的に記載されていた７種の化合物のうち６種を削除したものであり、また、訂正事項１－２は、単なる表現上の訂正にすぎず、当該訂正により訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。」との記載、「訂正特許請求の範囲のとおり、・・・訂正することを求める、との審決を求める。」との請求の趣旨の記載、実際に訂正後に請求項４は削除されて存在しないことからみて、訂正事項１－２は、訂正事項１－１と共に請求項１に関する訂正であることは明らかであり、上記審判請求書２頁（２）ア（訂正事項１－２）の記載は、「特許請求の範囲の請求項１に「それらの塩」と記載されているのを、「その塩」に訂正する。」の誤記であると認める。

［訂正事項２］

特許請求の範囲の請求項２～８を削除する。

審判請求書では、訂正事項２として、請求項２～８に関する訂正が一体となっているが、請求項毎の判断のため、訂正前の請求項２を削除する訂正を［訂正事項２－１］と呼び、同様に、訂正前の請求項３、４、５、６、７、８を削除する訂正を、それぞれ［訂正事項２－２］［訂正事項２－３］［訂正事項２－４］［訂正事項２－５］［訂正事項２－６］［訂正事項２－７］と呼ぶこととする。

［訂正事項３］

特許請求の範囲の請求項９において、訂正前に「請求項１～８のいずれか一項に記載の」とあるのを、「請求項１に記載の」と訂正する。

審判請求書２頁（２）ウ 訂正事項３の「「請求項１～８」と記載されているのを、「請求項１」に訂正する。」との記載に関し、「訂正特許請求の範囲のとおり、・・・訂正することを求める、との審決を求める。」との請求の趣旨の記載を考慮し、上記のとおり「訂正前に「請求項１～８のいずれか一項に記載の」とあるのを、「請求項１に記載の」と訂正する。」との訂正内容であると認める。

なお、訂正前の請求項１～１５について、請求項２～８は、請求項１を引用するものであり、請求項９は、請求項１～８を引用するものであり、請求項１０は、請求項９を引用するものであり、請求項１１は、請求項１０を引用するものであり、請求項１２～１５は、請求項１１を引用するものであるから、訂正事項１－１及び訂正事項１－２によって記載が訂正される請求項１及び訂正事項３によって記載が訂正される請求項９に連動して訂正されるものである。

したがって、訂正前の請求項１～１５に対応する訂正後の請求項１～１５は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項であり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項に対してなされたものである。

第３ 当審の判断

１ ［訂正事項１－１］について

（１）訂正の目的について

［訂正事項１－１］は、訂正前に、【化１】～【化７】の７種の選択肢の化学構造式が存在していたものを、訂正後に【化３】の化学構造式のみとするものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

［訂正事項１－１］は、上記（１）で検討したように、特許請求の範囲に記載された７種の選択肢の化学構造式を、【化３】の化学構造式に減縮したものであって、【化３】の化学構造式は、訂正前の請求項１の化学構造式の選択肢の一つとして、又は請求項４の化学構造式として記載されていたものであるから、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえないことは明らかである。

したがって、上記［訂正事項１―１］は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

［訂正事項１－１］は、上記（１）（２）で検討したように、特許請求の範囲に記載された７種の選択肢の化学構造式を、願書に添付した特許請求の範囲に記載されていた【化３】の化学構造式に減縮したものであるので、カテゴリーを変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第１２６条第６項の規定に適合するといえる。

（４）独立して特許を受けることができるものであることについて

訂正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、［訂正事項１－１］は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

（５）さらに、請求項１の上記訂正に連動する請求項９～１５の訂正も、同様の理由により、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項の範囲内で行われるものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかで、独立して特許を受けることができるものである。

２ ［訂正事項１－２］について

（１）訂正の目的について

［訂正事項１－２］は、請求項１において、前記［訂正事項１－１］によって、選択肢の【化１】～【化７】の化学構造式が【化３】の化学構造式のみに訂正されたのに伴って、請求項の末尾の記載を対応させて、訂正前に７つの化学構造式を指す「それらの」との記載を訂正後に【化３】の化学構造式を指す「その」との記載にすることで、「並びに薬学的に許容されるそれらの塩及び溶媒和物からなる群から選択される化合物」とあるのを「並びに薬学的に許容されるその塩及び溶媒和物からなる群から選択される化合物」と訂正したものであるから、［訂正事項１－２］は特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮の訂正を目的とする訂正である。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

［訂正事項１－２］は、上記（１）で検討したように、前記［訂正事項１－１］によって、選択肢の【化１】～【化７】の化学構造式が【化３】の化学構造式のみに訂正されたのに伴って、請求項の末尾の記載を対応させて、訂正前に７つの化学構造式を指す「それらの」との記載を訂正後に【化３】の化学構造式を指す「その」との記載にしたものにすぎないので、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえない。

したがって、上記［訂正事項１―２］は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

［訂正事項１－２］は、上記（１）で検討したように、前記［訂正事項１－１］によって、選択肢の【化１】～【化７】の化学構造式が【化３】の化学構造式のみに訂正されたのに伴って、請求項の末尾の記載を対応させて、訂正前に７つの化学構造式を指す「それらの」との記載を訂正後に【化３】の化学構造式を指す「その」との記載にしたものにすぎないので、カテゴリーを変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第１２６条第６項の規定に適合するといえる。

（４）独立して特許を受けることができるものであることについて

訂正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、［訂正事項１－２］は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

（５）さらに、請求項１の上記訂正に連動する請求項９～１５の訂正も、同様の理由により、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項の範囲内で行われるものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかで、独立して特許を受けることができるものである。

３ ［訂正事項２－１］について

（１）訂正の目的について

［訂正事項２－１］は、訂正前の請求項２を削除したものにすぎず、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

［訂正事項２－１］は、訂正前の請求項２を削除したものであるから、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえないことは明らかである。

したがって、上記［訂正事項２―１］は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

［訂正事項２－１］は、訂正前の請求項２を削除したものであるから、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第１２６条第６項の規定に適合するといえる。

（４）独立して特許を受けることができるものであることについて

訂正後の請求項２は、削除され存在しないので、［訂正事項２－１］は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

４ ［訂正事項２－２］［訂正事項２－３］［訂正事項２－４］［訂正事項２－５］［訂正事項２－６］［訂正事項２－７］について

（１）訂正の目的について

［訂正事項２－２］［訂正事項２－３］［訂正事項２－４］［訂正事項２－５］［訂正事項２－６］［訂正事項２－７］は、それぞれ、訂正前の請求項３、４、５、６、７、８を削除したものにすぎず、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

［訂正事項２－２］［訂正事項２－３］［訂正事項２－４］［訂正事項２－５］［訂正事項２－６］［訂正事項２－７］は、それぞれ、訂正前の請求項３、４、５、６、７、８を削除したものであるから、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえないことは明らかである。

したがって、上記［訂正事項２－２］［訂正事項２－３］［訂正事項２－４］［訂正事項２－５］［訂正事項２－６］［訂正事項２－７］は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

［訂正事項２－２］［訂正事項２－３］［訂正事項２－４］［訂正事項２－５］［訂正事項２－６］［訂正事項２－７］は、それぞれ、訂正前の請求項３、４、５、６、７、８を削除したものであるから、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものであることは明らかである。

（４）独立して特許を受けることができるものであることについて

訂正後の請求項３、４、５、６、７、８は、削除され存在しないので、［訂正事項２－２］［訂正事項２－３］［訂正事項２－４］［訂正事項２－５］［訂正事項２－６］［訂正事項２－７］は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

５ ［訂正事項３］について

（１）訂正の目的について

［訂正事項３］は、［訂正事項２－１］［訂正事項２－２］［訂正事項２－３］［訂正事項２－４］［訂正事項２－５］［訂正事項２－６］［訂正事項２－７］により、訂正前の請求項２～８が削除されたのに伴って、特許請求の範囲の請求項９において、訂正前に「請求項１～８のいずれか一項に記載の」とあるのを、引用する請求項を減少させ「請求項１に記載の」と訂正するものである。

したがって、上記［訂正事項３］は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正である。

（２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて

［訂正事項３］は、上記（１）で検討したように、「請求項１～８のいずれか一項に記載の」とあるのを、引用する請求項を減少させ「請求項１に記載の」と訂正するものであるので、本件特許明細書に記載された技術的事項からみて、新たな技術的事項を導入しているとはいえない。

したがって、上記［訂正事項３］は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

［訂正事項３］は、上記（１）で検討したように、特許請求の範囲の訂正前の請求項９の記載について「請求項１～８のいずれか一項に記載の」とあるのを、引用する請求項を減少させ「請求項１に記載の」と訂正するもので、請求項２～８を引用する部分を削除し、特許請求の範囲を減縮したもので、カテゴリーを変更するものではなく、特許請求の範囲を、実質上拡張し、又は変更するものではないので、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

（４）独立して特許を受けることができるものであることについて

訂正後の請求項９に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際、独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、［訂正事項３］は、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

（５）さらに、請求項９の上記訂正に連動する請求項１０～１５の訂正も、同様の理由により、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載された事項の範囲内で行われるものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことも明らかで、独立して特許を受けることができるものである。

第４ むすび

以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項～第７項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。