2023-390102

特許第６９４８３９８号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第６９４８３９８号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔２～８〕について訂正することを認める。

理 由 １．手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第６９４８３９８号（以下「本件特許」という。）は、２０１７年１０月２４日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２０１６年１０月２４日（ＵＳ）米国）を国際出願日とする特願２０１９－５４３１８５号の請求項１～８に係る発明について、令和３年９月２２日に特許権の設定登録がされたものであって、その後、令和５年８月１日に本件訂正審判の請求がされ、令和５年８月３１日に審判請求書に対する手続補正書（方式）が提出されたものである。 ２．請求の趣旨と訂正事項 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第６９４８３９８号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項２～８について訂正することを認める、との審決を求める。」であり、その訂正の内容は、次のとおりである（なお、下線部は訂正箇所を示す。）。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項２の 「以下： ・・・ 【化２３】 ［図：0001405759000001.jpg］ 【化２４】 ［図：0001405759000002.jpg］ 【化２５】 ［図：0001405759000003.jpg］ 【化２６】 ［図：0001405759000004.jpg］ 【化２７】 ［図：0001405759000005.jpg］ 【化２８】 ［図：0001405759000006.jpg］ 【化２９】 ［図：0001405759000007.jpg］ 【化３０】 ［図：0001405759000008.jpg］ 【化３１】 ［図：0001405759000009.jpg］ 【化３２】 ［図：0001405759000010.jpg］ 【化３３】 ［図：0001405759000011.jpg］ 【化３４】 ［図：0001405759000012.jpg］ 【化３５】 ［図：0001405759000013.jpg］ 【化３６】 ［図：0001405759000014.jpg］ 【化３７】 ［図：0001405759000015.jpg］ 【化３８】 ［図：0001405759000016.jpg］ からなる群から選択される、化合物。」 との記載を、 「以下： ・・・ 【化２３】 ［図：0001405759000017.jpg］ からなる群から選択される、化合物。」 に訂正する（請求項２を直接又は間接的に引用する請求項３、４及び６～８も同様に訂正する。）。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項３の 「以下： ・・・ 【化４０】 ［図：0001405759000018.jpg］ 【化４１】 ［図：0001405759000019.jpg］ 【化４２】 ［図：0001405759000020.jpg］ からなる群から選択される、請求項２に記載の化合物。」 との記載を、 「以下： ・・・ 【化４０】 ［図：0001405759000021.jpg］ からなる群から選択される、請求項２に記載の化合物。」 に訂正する（請求項３を直接又は間接的に引用する請求項４及び６～８も同様に訂正する。）。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項５を削除する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項６の「Ｒｈｏ関連プロテインキナーゼ調節と関係する疾患を予防または処置するための、請求項１～５のいずれか一項に記載の化合物および薬学的に許容可能な担体を含む医薬組成物。」との記載を、「Ｒｈｏ関連プロテインキナーゼ調節と関係する疾患を予防または処置するための、請求項１～４のいずれか一項に記載の化合物および薬学的に許容可能な担体を含む医薬組成物。」に訂正する。 ３．当審合議体の判断 （１）一群の請求項について 訂正前の請求項２～８について、請求項３～８は、それぞれ請求項２を直接又は間接的に引用しており、訂正事項１によって記載が訂正される請求項２に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項２～８に対応する訂正後の請求項２～８は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。 （２）訂正事項１ ア 訂正の目的について 訂正事項１は、訂正前の請求項２において化学構造式を用いて選択的に記載されていた化合物（２）、（６）～（１４）、（２０）～（６７）、（６９）～（９３）、（９５）～（９８）、（１００）～（１０６）、（１１０）、（１１３）、（１１５）～（１３１）及び（１３２）のうち、化合物（７６）より後に記載された化合物（７７）～（９３）、（９５）～（９８）、（１００）～（１０６）、（１１０）、（１１３）、（１１５）～（１３１）及び（１３２）を全て削除し、それに伴い化合物（７６）の前に「および」の記載を加え、削除後に残った化合物を選択的に記載するものであり、請求項２における化合物の選択肢を限定するものである。 したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項１は、訂正前の請求項２において選択的に記載されていた化合物の選択肢のうち一部を削除して、請求項２における化合物の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項１は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項１は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 （３）訂正事項２ ア 訂正の目的について 訂正事項２は、訂正前の請求項３において化学構造式を用いて選択的に記載されていた化合物（１０）、（２６）、（４６）、（６３）、（６４）、（８１）、（９７）、（１０１）、（１０３）、（１０５）及び（１１５）のうち、化合物（６４）より後に記載された化合物（８１）、（９７）、（１０１）、（１０３）、（１０５）及び（１１５）を全て削除し、それに伴い化合物（６４）の前に「および」の記載を加え、削除後に残った化合物を選択的に記載するものであり、請求項３における化合物の選択肢を限定するものである。 したがって、訂正事項２は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項２は、訂正前の請求項３において選択的に記載されていた化合物の選択肢のうち一部を削除して、請求項３における化合物の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項２は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項２は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項２は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 （４）訂正事項３ ア 訂正の目的について 訂正事項３は、訂正前の請求項５を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項３は、訂正前の請求項５を削除するものにすぎず、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項３は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項３は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項３は、訂正前の請求項５を削除する訂正であるから、特許法第１２６条第７項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。 （５）訂正事項４ ア 訂正の目的について 訂正事項４は、訂正前の請求項６において、訂正前の請求項１～５を引用していたところ、訂正事項３により請求項５が削除されたことにともなって、引用する請求項から請求項５を削除するものであり、請求項６が引用する請求項数を削減するものである。 したがって、訂正事項４は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 イ 新規事項の追加について 訂正事項４は、請求項６が引用する請求項数を削減する訂正にすぎず、新たな技術的事項を導入するものではない。 したがって、訂正事項４は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであるか否かについて 訂正事項４は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。 エ 独立特許要件について 訂正事項４は、上記アに示したように「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当するところ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は見当たらないから、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 ４．むすび 以上総括するに、本件訂正審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項～第７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。