2021-700787

特許第６８３６０１７号発明「皮膚外用組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第６８３６０１７号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～６〕について訂正することを認める。 特許第６８３６０１７号の請求項１～４、６に係る特許を取り消す。 特許第６８３６０１７号の請求項５に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第６８３６０１７号(以下「本件特許」という。）の請求項１～６に係る特許についての出願は、令和２年１月３１日（優先権主張 平成３１年２月１日、令和１年7月２６日、ともに日本国）を国際出願日とする出願であって、令和３年２月８日にその特許権の設定登録がされたものである（特許掲載公報の発行は同年２月２４日）。 その後、本件特許の請求項１～６に係る特許に対して、 ・令和３年８月６日に、特許異議申立人である上田 剛士（以下「申立人１」という。）により特許異議の申立てがされ、 ・令和３年８月１２日に、特許異議申立人である山崎 浩一郎（当審注：「崎」の原文は「たつさき」。以下「申立人２」という。）により特許異議の申立てがされ、 ・令和３年８月１９日に、特許異議申立人である小池 良（以下「申立人３」という。）により特許異議の申立てがされ、 ・令和３年８月２３日に、特許異議申立人である田中 精一（以下「申立人４」という。）により特許異議の申立てがされ、 ・令和３年８月２４日に、特許異議申立人である山下 桂（以下「申立人５」という。）により特許異議の申立てがされ、 ・令和３年８月２４日に、特許異議申立人である柴田 勇一（以下「申立人６」という。）により特許異議の申立てがされた。 本件特許異議の申立てにおける手続の経緯は、次のとおりである。 令和３年１２月１０日付け：取消理由通知 令和４年 ２月１０日 ：訂正請求書、意見書の提出（特許権者） 同年 ３月２２日付け：訂正拒絶理由通知 同年 ４月１４日 ：手続補正書の提出（特許権者） 同年 ５月１０日付け：訂正請求があった旨の通知 同年 ６月 ７日 ：意見書の提出（申立人２） 同年 同月１３日 ：意見書の提出（申立人３） 同年 同月１５日 ：意見書の提出（申立人６） 同年１１月１５日付け：取消理由通知（決定の予告） なお、申立人１、４及び５からは、令和４年５月１０日付けの訂正請求があった旨の通知に対して、指定した期間内に何ら応答がなかった。 第２ 訂正の適否 １ 訂正請求書の補正及びその適否 令和４年４月１４日提出の手続補正書による補正の内容は、同年２月１０日提出の訂正請求書による訂正事項１及び３について、特許請求の範囲の請求項１及び３に記載された皮膚外用組成物から、但し書きによって除外した（３）の皮膚外用組成物が含む一般式（１）の【化１】式の化合物におけるＲ１、Ｒ２及びＲ３基の定義が欠落しており不明確なものであったのを、これらの説明を補完して明確なものとした訂正事項とするものであるから、当該補正は、訂正請求書の要旨を変更するものではない。 したがって、前記補正は、特許法第１２０条の５第９項において準用する同法第１３１条の２第１項の規定に適合するから、当該補正を認める。 ２ 訂正の内容 令和４年４月１４日提出の手続補正書により補正された、同年２月１０日提出の訂正請求書による訂正の請求（以下「本件訂正請求」といい、本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。）は、特許法第１２０条の５第４項の規定に従い、請求項1及び請求項１の記載を直接的に又は間接的に引用する請求項２～６からなる一群の請求項１～６を訂正の単位として訂正することを求めるものであり、その内容（訂正事項）は、次のとおりである。なお、訂正箇所に下線を付した。 （１） 訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１において、 「（Ａ）ニコチン酸アミド３質量％以上； （Ｂ）防腐剤；及び （Ｃ）二価カルボン酸エステル、ポリオキシアルキレングリセリルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド、ポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンオキシブチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンソルビット、ポリオキシアルキレンエリスリトールエーテル、ポリオキシアルキレンペンタエリスリトールエーテル、ポリオキシアルキレンジグリセリルエーテル、ポリオキシアルキレントリメチロールプロパン、ポリオキシプロピレングリコール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリオキシアルキレンキシリトール、ポリオキシアルキレンジペンタエリスリトール、ポリオキシアルキレンイノシトール、ポリオキシアルキレンスクロースエーテル、ポリオキシアルキレントレハロースエーテル、及びポリオキシアルキレンマルチトールエーテルからなる群より選択される１種又は２種以上；を含有する皮膚外用組成物： （但し、（１）下記化粧水 （成分） （％） １．１，３－ブチレングリコール １０．０ ２．グリセリン ５．０ ３．ジグリセリン ０．５ ４．精製水 残量 ５．ニコチン酸アミド ６．０ ６．シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール ０．５ ７．ベタイン ０．１ ８．エリスリトール ０．１ ９．パラオキシ安息香酸メチル ０．１ １０．エデト酸二ナトリウム ０．０５ １１．シロキクラゲ多糖体 ０．０１ １２．アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体 ０．１ １３．アルカリゲネス産生多糖体 ０．１ １４．（ＰＥＧ－２４０／デシルテトラデセス－２０／ＨＤＩ）コポリマー ０．１ １５．カルボマー ０．１ １６．キサンタンガム ０．１ １７．水酸化ナトリウム ０．０３ １８．精製水 １０．０ １９．イソステアリン酸ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 ０．１ ２０．アスタキサンチン ０．１ ２１．ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル ０．１ ２２．エタノール １０．０ ２３．メントール ０．０１ ２４．香料 ０．２ （２）下記水性クレンジング （成分） （％） １．精製水 残量 ２．クエン酸 ０．１ ３．クエン酸ナトリウム ０．１ ４．ジプロピレングリコール １５．０ ５．１，３－ブチレングリコール ５．０ ６．グリセリン ２．０ ７．シロキクラゲ多糖体 ０．０１ ８．ポリクオタニウム－５１ ０．５ ９．ニコチン酸アミド ４．０ １０．アスタキサンチン ０．１ １１．エタノール １．０ １２．パラオキシ安息香酸メチル ０．１ １３．ＰＥＧ／ＰＰＧ／ポリブチレングリコール－８／５／３グリセリン ５．０ １４．トリイソステアリン酸ポリオキシエチレングリセリル（２０Ｅ．Ｏ．） １．０ １５．テトラ２－ヘキシルデカン酸アスコルビル ０．０１ １６．ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド（１０Ｅ．Ｏ．） ０．１ １７．ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル ０．１ （３）アルブチン及びスクワランを共に含有する組成物、 及び （４）アグマチン又はその塩を配合する組成物、を除く）」 とあるのを、 「（Ａ）ニコチン酸アミド３～１０質量％； （Ｂ）安息香酸、安息香酸塩、イソプロピルメチルフェノール、カプリルヒドロキサム酸、ソルビン酸、ソルビン酸塩、及びクロロブタノールからなる群より選択される少なくとも１種である防腐剤０．０５～０．５質量％；及び （Ｃ）ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンジグリセリルエーテル、及びポリオキシアルキレンソルビットからなる群より選択される１種又は２種以上；を含有し、水を含有する皮膚外用組成物： （但し、（１）アルブチン及びスクワランを共に含有する組成物、 （２）アグマチン又はその塩を配合する組成物、及び （３）下記一般式（１）で表される化合物を含むことを特徴とする、皮膚外用組成物： 【化１】 ［図：0001399314000001.jpg］ ［式中、Ｒ１は、カルボキシル基により置換された炭素数１～４の直鎖若しくは分岐のアルキル基、又は炭素数１～４のアルキル鎖を有するカルボン酸エステル基により置換された炭素数１～４の直鎖若しくは分のアルキル基を表し、Ｒ２及びＲ３は、それぞれ独立に、炭素数１～４の直鎖又は分岐のアルキル基を表す。］を除く）。」 と訂正する。請求項１を引用する請求項２及び６も同様に訂正する。 （２） 訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２において、 「前記（Ｃ）成分が、ポリオキシエチレングリセリルエーテル、ポリオキシプロピレングリセリルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル、ポリオキシブチレンポリオキシエチレンポリオキシプロピレンメチルグルコシド、ポリオキシプロピレンメチルグルコシド、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、ポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル、ポリオキシプロピレンソルビット、ポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンジグリセリルエーテル、エイコサン二酸／テトラデカン二酸）ポリグリセリル－１０、シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、コハク酸ジエトキシエチル、又はコハク酸ジエチルヘキシルである」 とあるのを、 「前記（Ｃ）成分が、ポリオキシエチレンポリオキシプロヒピレングリセリルエーテル、ポリオキシプロピレンメチルグルコシド、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロヒピレンブチルエーテル、ポリオキシプロピレンソルビット、及びポリオキシプロピレンジグリセリルエーテルからなる群より選択される１種又は２種以上である」 と訂正する。請求項２を引用する請求項６も同様に訂正する。 （３） 訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３において、 「前記（Ｂ）成分が、パラオキシ安息香酸エステル、安息香酸、安息香酸塩、デヒドロ酢酸、デヒドロ酢酸塩、チモール、イソプロピルメチルフェノール、カプリルヒドロキサム酸、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルの塩、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル誘導体、ソルビン酸、ソルビン酸塩、クロロブタノール、及びメチルイソチアゾリンからなる群より選択される少なくとも１種である、請求項１又は２のいずれか１項に記載の皮膚外用組成物。」 とあるのを、 「（Ａ）ニコチン酸アミド３～１０質量％； （Ｂ）安息香酸、安息香酸塩、イソプロピルメチルフェノール、カプリルヒドロキサム酸、ソルビン酸、ソルビン酸塩、及びクロロブタノールからなる群より選択される少なくとも１種である防腐剤０．０５～０．５質量％；及び （Ｃ）ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンジグリセリルエーテル、及びポリオキシアルキレンソルビットからなる群より選択される１種又は２種以上；を含有する液状又は半固形状の皮膚外用組成物： （但し、 （１）アルブチン及びスクワランを共に含有する組成物、 （２）アグマチン又はその塩を配合する組成物、及び （３）下記一般式（１）で表される化合物を含むことを特徴とする、皮膚外用組成物： 【化１】 ［図：0001399314000002.jpg］ ［式中、Ｒ１は、カルボキシル基により置換された炭素数１～４の直鎖若しくは分岐のアルキル基、又は炭素数１～４のアルキル鎖を有するカルボン酸エステル基により置換された炭素数１～４の直鎖若しくは分のアルキル基を表し、Ｒ２及びＲ３は、それぞれ独立に、炭素数１～４の直鎖又は分岐のアルキル基を表す。］を除く）。」 と訂正する。請求項３を引用する請求項６も同様に訂正する。 （４） 訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項４において、 「前記（Ａ）成分の含有量が、３～１０質量％である、請求項１～３のいずれか１項に記載の皮膚外用組成物。」 とあるのを、 「前記（Ｃ）成分が、ポリオキシエチレンポリオキシプロヒピレングリセリルエーテル、ポリオキシプロピレンメチルグルコシド、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロヒピレンブチルエーテル、ポリオキシプロピレンソルビット、及びポリオキシプロピレンジグリセリルエーテルからなる群より選択される１種又は２種以上である、請求項３に記載の皮膚外用組成物。」 と訂正する。請求項４を引用する請求項６も同様に訂正する。 （５） 訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項５を削除する。 （６） 訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項６において、 「請求項１～５のいずれか１項に記載の皮膚外用組成物」 とあるのを、 「請求項１～４のいずれか１項に記載の皮膚外用組成物」 と訂正する。 ３ 訂正の目的の適否、特許請求の範囲の拡張・変更の存否、新規事項の追加の有無について （１） 訂正事項１について ア 訂正の目的について 訂正事項１のうち、（Ａ）成分に係る訂正は、含有量の上限を限定するものであり、（Ｂ）成分に係る訂正は、成分の選択肢の化合物及び含有量を限定するものであり、（Ｃ）成分に係る訂正は、成分の選択肢の化合物を限定するものであり、また、皮膚外用組成物が水を含有するか否か特定されていなかったところ、水を含有すると限定するものであり、さらに、但し書きにおける訂正は、（Ｂ）成分の特定により除外する必要がなくなったもの（訂正前の請求項１において除外されていた（１）～（４）のうちの（１）及び（２）が該当）を削除し、新規性・進歩性について取消理由が通知された引用文献９（特開２０１９－１４７０９号公報）に記載された皮膚外用組成物（訂正後の請求項１において除外する（３）が該当）を除外するものであるから、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項１のうち、（Ａ）～（Ｃ）成分に係る訂正は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであって、訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 また、訂正事項１のうち、但し書に関する訂正は、（Ｂ）成分の訂正により除外するのが不要となった部分を削除し、上記引用文献９に記載された皮膚外用組成物を除外するものであるから、訂正前の請求項１に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「願書に添付した明細書等」という。）に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項１のうち、（Ａ）成分に係る含有量の上限の限定は、訂正前の請求項４の記載に基づくものであり、また、（Ｂ）成分に係る選択肢の化合物及び含有量の限定は、訂正前の請求項３の記載及び実施例の記載に基づくものであり、さらに、（Ｃ）成分に係る選択肢の化合物の限定は、訂正前の請求項２の記載及び実施例の記載に基づいて限定するものであるから、いずれも願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でするものである。 また、訂正事項１のうち、但し書きに係る訂正は、（Ｂ）成分の限定により除外対象から外れたものを削除し、新規性・進歩性について取消理由が通知された上記引用文献９に記載された皮膚外用組成物を除外するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものでないことは明らかである。 そうすると、訂正事項１は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でするものであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （２） 訂正事項２について ア 訂正の目的について 訂正事項２は、訂正前の請求項２に記載されている（Ｃ）成分の選択肢の化合物をさらに限定するものであり、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項２は、訂正前の請求項２に記載されている（Ｃ）成分の選択肢の化合物をさらに限定するものであって、、訂正前の請求項２に係る発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項２は、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正後の請求項２に記載されている（Ｃ）成分の選択肢の化合物は、訂正前の請求項２に記載されているものであるから、訂正事項２は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でするものであり、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３） 訂正事項３について 訂正事項３は、訂正前の請求項３の記載において訂正前の請求項１の記載を引用する部分のみを、訂正後の請求項３において、訂正後の請求項１の記載を引用しない独立形式に記載を改めた上で、訂正前の請求項３で特定されていた（Ｂ）成分の選択肢の化合物をさらに限定し、訂正事項１と同様に、（Ａ）成分の含有量の上限を限定し、（Ｂ）成分の含有量を限定し、（Ｃ）成分の選択肢の化合物を限定し、さらに皮膚外用剤の性状を特定し、但し書きにおいて、（Ｂ）成分の特定により除外する必要がなくなった部分を削除し、新規性・進歩性について取消理由が通知された上記引用文献９に記載された皮膚外用組成物を除外するものである。 ア 訂正の目的について 訂正事項３は、上記のとおり、特許法第１２０条の５第２項ただし書第４号に掲げる、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 また、訂正事項３は、上記（１）アと同様に、（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）成分について限定し、さらに組成物の性状も限定し、但し書きにおいて、（Ｂ）成分の特定により除外するのが不要になった部分を削除し、上記引用文献９に記載された皮膚外用組成物を除外するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項３は、訂正前の請求項３において、訂正前の請求項１の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消するとともに、訂正事項１と上記（１）アと同様に（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）成分について限定するものであり、さらに組成物の性状を限定し、但し書きにおいて、（Ｂ）成分の特定により除外するのが不要になった部分を削除し、上記引用文献９に記載された皮膚外用組成物を除外するものであって、訂正前の請求項３に係る発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項３は、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項３のうち、（Ａ）成分に係る含有量の上限の限定は、訂正前の請求項４の記載に基づくものであり、また、（Ｂ）成分に係る選択肢の化合物及び含有量の限定は、訂正前の請求項３の記載及び実施例の記載に基づくものであり、さらに、（Ｃ）成分に係る選択肢の化合物の限定は、訂正前の請求項２の記載及び実施例の記載に基づいて限定するものであるから、いずれも願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でするものである。 訂正事項３のうち、組成物の性状の限定については、願書に添付した明細書の段落【０１２１】に記載されており、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でするものである。 また、訂正事項３のうち、但し書きに係る訂正は、（Ｂ）成分の限定により除外対象から外れたものを削除し、新規性・進歩性について取消理由が通知された上記引用文献９に記載された皮膚外用組成物を除外するものであるから、願書に添付した明細書等に記載した事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものでないことは明らかである。 そうすると、訂正事項３は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でするものであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項に適合するものである。 （４） 訂正事項４について ア 訂正の目的について 訂正前の請求項４は、訂正前の請求項１～３の記載を引用し、（Ａ）成分の含有量の上限を特定していたところ、訂正事項１及び３により、訂正後の請求項１及び３において当該（Ａ）成分の含有量の上限が特定され、また、訂正事項３により、訂正後の請求項３が独立形式とされたのに伴って、訂正事項４は、訂正後の請求項４を請求項３の記載のみを引用するものとし、さらに訂正前の請求項３が引用する訂正前の請求項２の（Ｃ）成分の選択肢の化合物を、訂正後の請求項４において、さらに限定するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないこと 訂正事項４は、訂正前の請求項４が訂正前の請求項１～３の記載を引用していたのを、訂正後の請求項４において、訂正事項３により独立形式とされた請求項３の記載のみを引用するものとするとともに、訂正前の請求項４において訂正前の請求項３の記載の引用を介して引用していた訂正前の請求項２に記載の（Ｃ）成分の選択肢の化合物を、訂正後の請求項４において、さらに限定するものであるから、訂正前の請求項４に係る発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、訂正事項４は、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ウ 願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項４のうち、限定された（Ｃ）成分の選択肢の化合物は、訂正前の請求項２に記載されていたものであるから、願書に添付した明細書等に記載された範囲内でするものである。 したがって、訂正事項４は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でするものであって、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （５） 訂正事項５について 訂正事項５は、訂正前の請求項５を削除するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項５は、訂正前の請求項５を削除するものであるから、訂正前の請求項５に係る発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないので、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 さらに、訂正事項５は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でするものであり、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （６） 訂正事項６について 訂正事項６は、訂正事項５により訂正前の請求項５が削除されたのに伴って、請求項６において、引用する請求項を、訂正前の請求項１～５から訂正後の請求項１～４へと訂正するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項６は、請求項６が引用する請求項のうち、訂正事項５により削除された請求項５を除くものであるから、訂正前の請求項６に係る発明のカテゴリーを変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないので、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 さらに、訂正事項６は、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でするものであって、特許法第１２０条の５第９項で準用する同法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （７） 独立特許要件について 本件特許異議申立事件においては、訂正前の請求項１～６に係る特許に対して特許異議の申立てがされているから、訂正後の請求項１～６に係る発明については、特許法第１２０条の５第９項において読み替えて準用する同法第１２６条第７項に規定する要件（いわゆる「独立特許要件」）は課されない。 ４ 小括 以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号又は第４号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 よって、本件特許の特許請求の範囲を、手続補正書により補正された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～６〕について訂正することを認める。 第３ 本件発明 本件訂正請求による訂正後の請求項１～６に係る発明（以下、請求項の番号順に「本件発明１」～「本件発明６」といい、これらを総称して「本件発明」いうことがある。）は、訂正特許請求の範囲の請求項１～６に記載された事項により特定される以下のとおりのものである。なお、下線は本件訂正による訂正変更箇所を示す。 「【請求項１】 （Ａ）ニコチン酸アミド３～１０質量％； （Ｂ）安息香酸、安息香酸塩、イソプロピルメチルフェノール、カプリルヒドロキサム酸、ソルビン酸、ソルビン酸塩、及びクロロブタノールからなる群より選択される少なくとも１種である防腐剤０．０５～０．５質量％；及び （Ｃ）ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンジグリセリルエーテル、及びポリオキシアルキレンソルビットからなる群より選択される１種又は２種以上；を含有し、水を含有する皮膚外用組成物： （但し、 （１）アルブチン及びスクワランを共に含有する組成物、 （２）アグマチン又はその塩を配合する組成物、及び （３）下記一般式（１）で表される化合物を含むことを特徴とする、皮膚外用組成物： 【化１】 ［図：0001399314000003.jpg］ ［式中、Ｒ１は、カルボキシル基により置換された炭素数１～４の直鎖若しくは分岐のアルキル基、又は炭素数１～４のアルキル鎖を有するカルボン酸エステル基により置換された炭素数１～４の直鎖若しくは分のアルキル基を表し、Ｒ２及びＲ３は、それぞれ独立に、炭素数１～４の直鎖又は分岐のアルキル基を表す。］を除く）。 【請求項２】 前記（Ｃ）成分が、ポリオキシエチレンポリオキシプロヒピレングリセリルエーテル、ポリオキシプロピレンメチルグルコシド、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロヒピレンブチルエーテル、ポリオキシプロピレンソルビット、及びポリオキシプロピレンジグリセリルエーテルからなる群より選択される１種又は２種以上である、請求項１に記載の皮膚外用組成物。 【請求項３】 （Ａ）ニコチン酸アミド３～１０質量％； （Ｂ）安息香酸、安息香酸塩、イソプロピルメチルフェノール、カプリルヒドロキサム酸、ソルビン酸、ソルビン酸塩、及びクロロブタノールからなる群より選択される少なくとも１種である防腐剤０．０５～０．５質量％；及び （Ｃ）ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンジグリセリルエーテル、及びポリオキシアルキレンソルビットからなる群より選択される１種又は２種以上；を含有する液状又は半固形状の皮膚外用組成物： （但し、 （１）アルブチン及びスクワランを共に含有する組成物、 （２）アグマチン又はその塩を配合する組成物、及び （３）下記一般式（１）で表される化合物を含むことを特徴とする、皮膚外用組成物： 【化１】 ［図：0001399314000004.jpg］ ［式中、Ｒ１は、カルボキシル基により置換された炭素数１～４の直鎖若しくは分岐のアルキル基、又は炭素数１～４のアルキル鎖を有するカルボン酸エステル基により置換された炭素数１～４の直鎖若しくは分のアルキル基を表し、Ｒ２及びＲ３は、それぞれ独立に、炭素数１～４の直鎖又は分岐のアルキル基を表す。］を除く）。 【請求項４】 前記（Ｃ）成分が、ポリオキシエチレンポリオキシプロヒピレングリセリルエーテル、ポリオキシプロピレンメチルグルコシド、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロヒピレンブチルエーテル、ポリオキシプロピレンソルビット、及びポリオキシプロピレンジグリセリルエーテルからなる群より選択される１種又は２種以上である、請求項３に記載の皮膚外用組成物。 【請求項５】（削除） 【請求項６】 前記（Ｃ）成分の含有量が、０．１～１５質量％である、請求項１～４のいずれか１項に記載の皮膚外用組成物。」 第４ 令和４年１１月１５日付け取消理由通知(決定の予告)に記載した取消理由について 本件訂正請求により訂正された請求項１～４、６に係る特許について、当審が令和４年１１月１５日付け取消理由通知(決定の予告)で特許権者に通知した取消理由は、次のとおりである。 「（取消理由１）（サポート要件） 本件特許は、特許請求の範囲の記載に下記の点で不備があるため、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、特許法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。」 具体的な理由は以下のとおりである。 「１ 本件発明が解決しようとする課題・その解決手段 本件特許の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）における発明の詳細な説明（以下「発明の詳細な説明」という。）の記載からみて、本件発明１～４、６が解決すべき課題は、化粧品等において防腐剤（（Ｂ）成分）に両親媒性成分（（Ｃ）成分）を配合した場合、それぞれの成分単独では生じない析出が生じてしまうところ、防腐剤と両親媒性成分を含む組成物であっても、析出が抑制された皮膚外用組成物を提供することであると解される（【０００６】～【０００７】、【００３６】～【００３７】等）。 そして、発明の詳細な説明には、上記課題に対して、防腐剤と両親媒性成分の組み合わせによって生じる析出が、ニコチン酸アミドを加えることによって抑制できることを見出し、本件発明を完成するに至ったことが記載されている（【０００８】）。 ２ 防腐剤及び両親媒性成分の特定について （１） 本件訂正により特定された事項 本件発明１及び３において、防腐剤については、本件訂正により、 「（Ｂ）安息香酸、安息香酸塩、イソプロピルメチルフェノール、カプリルヒドロキサム酸、ソルビン酸、ソルビン酸塩、及びクロロブタノールからなる群より選択される少なくとも１種である防腐剤０．０５～０．５質量％」 と特定された。 また、防腐剤と組み合わせる両親媒性成分については、 「（Ｃ）ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンジグリセリルエーテル、及びポリオキシアルキレンソルビットからなる群より選択される１種又は２種以上」 と特定された。 （２） 発明の詳細な説明に記載された事項 ここで、本件訂正で特定された防腐剤と両親媒性成分との組み合わせについて、発明の詳細な説明において具体的な析出抑制の結果が開示されているのは、【０１３７】【表５】に記載されている、 ・実施例１９の組成物： ニコチン酸アミド３質量％、ソルビン酸０．２質量％、ポリオキシプロピレンメチルグルコシド（10P.O.）５質量％、水残量、全量１００質量％、及び、 ・実施例２０の組成物： ニコチン酸アミド３質量％、安息香酸０．５質量％、ポリオキシプロピレンメチルグルコシド（10P.O.）５質量％、水残量、全量１００質量％ のみである。 上記実施例１９又は２０の組成物において、「ソルビン酸」又は「安息香酸」は、本件発明１及び３における（Ｂ）成分の防腐剤の選択肢に含まれるものであり、「ポリオキシプロピレンメチルグルコシド（10P.O.）」は、本件発明１及び３における（Ｃ）成分の選択肢の１つである「ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド」に該当するものと認められる。 そして、同【表５】には、上記実施例１９又は２０の組成物とは、（Ａ）成分のニコチン酸アミドを含まない点が異なる比較例として、比較例１９及び２０の組成物が記載されており、上記実施例１９及び２０の組成物では、４℃において析出が生じないが、当該比較例１９及び２０の組成物では、４℃において析出が生じることが記載されている。 （３） 防腐剤について ア 安息香酸塩及びソルビン酸塩について 上記（２）に示したとおり、本件明細書には、（Ｂ）成分の防腐剤として安息香酸又はソルビン酸を含有する、本件発明１及び３の条件を満たす組成物において、析出が抑制されたことを確認した実施例は具体的に記載されているが、（Ｂ）成分の防腐剤として安息香酸塩又はソルビン酸塩を含有する組成物についての具体的な実施例の記載はない。 そして、安息香酸塩について、新たに引用する引用文献１４の記載によれば、安息香酸カリウムの水への溶解度は２０℃で１Ｌに４９２ｇであり、同じく新たに引用する引用文献１５の記載によれば、安息香酸ナトリウムの水溶解度は２０℃で６３g／１００ｍｌである。また、引用文献２には、安息香酸カリウムの水溶解度について、３９．８９重量％（０℃）、４０．２重量％（１０℃）、４２．４重量％（２５℃）と記載されており、安息香酸の水溶解度として記載されている０．１７重量％（０℃）、０．２１重量％（１０℃）、０．３４重量％（２５℃）よりも、かなり大きく、異なるものと認められる（なお、安息香酸カリウム及び安息香酸ナトリウムの水溶解度については、新たに引用する引用文献２２も参照。）。 同様に、ソルビン酸塩についても、新たに引用する引用文献１６によれば、水溶解度は５８．２ｇ／１００ｍｌ（２０℃）であって、引用文献３に記載されたソルビン酸の水溶解度０．１６ｇ／１００ｍｌ（２０℃）よりもかなり大きく、異なるものである。 この点について、特許権者は、令和４年２月１０日提出の意見書の第５頁「（４）－１ 防腐剤の種類について」において、（Ｂ）成分として限定されたものは実施例で実証されている成分かその塩、又は溶解状態の水和状態や融点や溶解度の点において、実証された成分と類似する性質を有する成分である旨主張している。 しかしながら、上記のとおり、安息香酸塩及びソルビン酸塩については、塩ではない遊離酸と比べて水溶解度が相当に大きいから、水溶解度の高い塩を用いた場合には、水溶液中において、両親媒性成分（（Ｃ）成分）に対し、水溶解度の低い遊離酸を用いた場合と同様の挙動を示すとは推認できず、そもそも析出の課題が生じるものとは認められない。 そうすると、本件発明１及び３のうち、（Ｂ）成分の防腐剤として安息香酸塩又はソルビン酸塩を用いた場合には、本件特許出願時の技術常識に照らし、発明の詳細な説明の記載により、上記１に示した課題を解決できると当業者が認識できるものとはいえない。 この点については、本件発明１又は３を直接的に又は間接的に引用し、（Ｂ）成分の防腐剤の選択肢として安息香酸塩又はソルビン酸塩を含む、本件発明２、４、６も同様である。 したがって、本件発明１～４、６は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 イ クロロブタノールについて 発明の詳細な説明の【０１３８】【表６】には、実施例２６として、クロロブタノール１．２質量％を含む組成物は、４℃で析出がなかったことが記載されているが、これは本件発明１及び３の（Ｂ）成分の含有量「０．０５～０．５質量％」の範囲内のものではない。また、発明の詳細な説明の【０１３９】【表７】に記載された、クロロブタノール１．２質量％を含み、（Ａ）成分のニコチン酸アミドを含まない比較例２７の組成物では、４℃で析出があったとされているが、新たに引用する引用例１７の記載によれば、クロロブタノールの水溶解度は８ｇ／Ｌ（２０℃）であり、０．８ｇ／１００ｍｌ（２０℃）で析出することになるから、４℃の水溶液中のクロロブタノール１．２ｇの量は、（Ｃ）成分の配合の有無によらず、析出が生じると解されるものであって、そもそも（Ｃ）成分との組み合わせの配合によって析出が生じるとの課題が存するのかも疑問があるものである。 そうすると、本件発明１及び３のうち、（Ｂ）成分の防腐剤としてクロロブタノールを用いた場合には、本件特許出願時の技術常識に照らし、発明の詳細な説明の記載により、上記１に示した課題を解決できると当業者が認識できるものとはいえない。 この点については、本件発明１又は３を直接的に又は間接的に引用し、（Ｂ）成分の防腐剤の選択肢としてクロロブタノールを含む、本件発明２、４、６も同様である。 したがって、本件発明１～４、６は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 ウ カプリルヒドロキサム酸及びイソプロピルメチルフェノールについて カプリルヒドロキサム酸及びイソプロピルメチルフェノールの２成分については、発明の詳細な説明の【００１５】に、（Ｂ）成分の防腐剤として例示されているものの、実際に組成物に配合した実施例は発明の詳細な説明に記載されていない。 特許権者は、令和４年２月１０日提出の意見書の第４頁（４）－１において、（Ｂ）成分として限定されたものは実施例で実証されている成分かその塩、又は溶解状態の水和状態や融点や溶解度の点において、実証された成分と類似する性質を有する成分である旨を主張するとともに、 ａ クロロブタノールとカプリルヒドロキサム酸は、構造中に１つの水酸基を有し、かつ融点が極めて近しい物質同士であること、 ｂ パラオキシ安息香酸メチルとイソプロピルメチルフェノールは構造中に水酸基を有し、かつ近い融点が近い物同士であること、 を主張している。 しかしながら、上記ａの主張について検討すると、構造中に１つの水酸基を有するとはいえ、両化合物の構造は大きく異なり類似のものとはいえない。また、融点が近いことは、（Ｃ）成分に対する析出についての技術的な説明とはいえず、そもそも、水に対する溶解度等の類似性についての説明もないから、カプリルヒドロキサム酸が、実証されたクロロブタノールと類似する性質を有する成分であるとはいえない。 次に、上記ｂの主張について検討するに、両化合物は、共通してフェノール水酸基の構造ではあるが、その他の基が一方はエステル基であり、他方はアルキル基が２つあって構造上は異なるものである。また、両化合物の融点が近いことは、（Ｃ）成分に対する析出についての技術的な説明とはいえないし、そもそも、水に対する溶解度等の類似性の説明もないから、両化合物が類似する性質を有するのかも不明である。 なお、カプリルヒドロキサム酸と近いと主張するクロロブタノールについては、上記イで述べたとおり、これを（Ｂ）成分の防腐剤として用いた場合の本件発明１～４、６が、発明の詳細な説明に記載したものとはいえないことを付言する。 そうすると、本件発明１及び３のうち、（Ｂ）成分の防腐剤としてカプリルヒドロキサム酸又はイソプロピルメチルフェノールを用いた場合には、本件特許出願時の技術常識に照らし、発明の詳細な説明の記載により、上記１に示した課題を解決できると当業者が認識できるものとはいえない。 この点については、本件発明１又は３を直接的に又は間接的に引用し、（Ｂ）成分の防腐剤の選択肢としてカプリルヒドロキサム酸又はイソプロピルメチルフェノールを含む、本件発明２、４、６も同様である。 したがって、本件発明１～４、６は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 （４） 両親媒性成分について 本件発明１及び３においては、両親媒性成分である（Ｃ）成分について、 「（Ｃ）ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンジグリセリルエーテル、及びポリオキシアルキレンソルビットからなる群より選択される１種又は２種以上」 と特定されているが、上記（２）で説示したとおり、発明の詳細な説明において、本件訂正により特定された（Ｂ）成分との関係で具体的な析出抑制の結果が開示されているのは、「ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド」のうちの「ポリオキシプロピレンメチルグルコシド（10P.O.）」のみである（実施例１９及び２０）。 その他の（Ｃ）成分の選択肢の化合物については、発明の詳細な説明において、防腐剤がパラオキシ安息香酸メチルである場合に、これらを用いた組成物の実施例が記載されているものの、それらの実施例が、パラオキシ安息香酸メチルとは構造や物性も異なる（Ｂ）成分について、（Ｃ）成分や（Ａ）成分のニコチン酸アミドとの関係を技術的に説明する根拠にはならない。 さらに、（Ｃ）成分の選択肢の化合物が有するオキシアルキレン基、アルキル基等について、「ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド」を例にすると、オキシアルキレン基の構造、その繰り返し数、アルキル基の構造により、その性質が大きく異なるものと解されるところ、実施例１９及び２０で用いられた「ポリオキシプロピレンメチルグルコシド（10P.O.）」と構造が大きく異なるものについては、実施例１９及び２０の組成物と同様の性質を発揮するのか不明である。他の（Ｃ）成分のオキシアルキレン基及びその繰り返し数、アルキル基についても同様である。 そうすると、本件発明１及び３のうち、（Ｃ）成分として、実施例による裏付けがある「ポリオキシプロピレンメチルグルコシド10P.O.）」又はこれに構造が類似した「ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド」以外の化合物を用いた場合には、本件特許出願時の技術常識に照らし、発明の詳細な説明の記載により、上記１に示した課題を解決できると当業者が認識できるものとはいえない。 この点については、本件発明１又は３を直接的に又は間接的に引用し、（Ｃ）成分の選択肢として、「ポリオキシプロピレンメチルグルコシド10P.O.）」又はこれに構造が類似した「ポリオキシアルキレンアルキルグルコシド」以外の化合物を含む、本件発明２、４、６も同様である。 したがって、本件発明１～４、６は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 ３ 皮膚外用剤組成物が（Ｂ）成分の良溶媒を含む場合について 本件発明の皮膚外用剤組成物は、（Ｂ）成分の良溶媒を多く含む態様も排除していないところ、その場合には、（Ｃ）成分を配合したとしても析出するような問題、つまり、そもそも課題自体が生じ得ないといえる。 例えば、新たに引用する引用文献１７には、クロロブタノールがエタノール、グリセロールによく溶けることが記載されており、同じく新たに引用する引用文献１８には、クロルブタノール（クロロブタノール）がエタノール、グリセリンに易溶と記載されていることから、クロロブタノールを含む皮膚外用剤組成物が、クロロブタノールの良溶媒であるエタノールやグリセリンを多く含む場合には、（Ｃ）成分の配合による析出は生じないと解される。 また、同じく新たに引用する引用例文献１９には、ソルビン酸がエタノールに可溶と記載され、同じく新たに引用する引用文献２０には、ソルビン酸がエタノールに易溶であることが記載されており、また、同じく新たに引用する引用例２１及び引用文献２２には、安息香酸がエタノールに易溶であることが記載されていることから、ソルビン酸又は安息香酸を含む皮膚外用剤組成物がエタノールを多く含む場合にも、（Ｃ）成分の配合による析出は生じないといえる。 そうすると、（Ｂ）成分の良溶媒を多く含む場合の本件発明１～４、６は、そもそも（Ｃ）成分の配合による析出の課題が生じないから、本件特許出願時の技術常識に照らし、発明の詳細な説明の記載により、上記１に示した課題を解決できると当業者が認識できるものとはいえない。 したがって、本件発明１～４、６は、発明の詳細な説明に記載したものでない。」 「引用文献等一覧 ２．改訂４版 化学便覧 基礎編ＩＩ、平成５年９月３０日発行、丸善株式会社、II-175、（申立人１が提出した甲第８号証）（技術常識を示す文献） ３．丸善食品総合辞典、平成１０年３月２５日発行、丸善株式会社、p.635-636（技術常識を示す文献） １４．SAFETY DATA SHEET、Potassium benzoate、Sigma-Aldrich、令和３年４月１１日改訂、p.1～10（申立人３が意見書とともに提出した甲第６号証）（新たに引用する技術常識を示す文献） １５．ＩＣＳＣ：１５３６ 日本語版 安息香酸ナトリウム、国立医薬品食品衛生研究所、２０１８年（申立人３が意見書とともに提出した甲第７号証）（新たに引用する技術常識を示す文献） １６．Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｂｏｏｋ ソルビン酸カリウム、［online］，ＵＲＬ：https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_JP_CB0294184.htm（申立人３が意見書とともに提出した甲第８号証）（新たに引用する技術常識を示す引用例） １７．Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｂｏｏｋ クロロブタノール、[online]、[検索日：２０２１年１１月２９日]、ＵＲＬ：https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_JP_CB8715683.htm （新たに引用する技術常識を示す引用例） １８．「クロルブタノール」、化学大辞典３ 縮刷版第２２刷、共立出版株式会社、昭和５３年９月１０日発行、第２５６頁（新たに引用する技術常識を示す文献） １９．Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｂｏｏｋ ソルビン酸、[online]、[検索日：２０２２年１０月２６日]、ＵＲＬ：https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_JP_CB1748891.htm （新たに引用する技術常識を示す引用例） ２０．「ソルビン酸」、化学大辞典５ 縮刷版第２２刷、共立出版株式会社、昭和５３年９月１０日発行、第２５６頁（新たに引用する技術常識を示す文献） ２１．Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｂｏｏｋ 安息香酸、[online]、[検索日：２０２２年１０月２６日]、ＵＲＬ：https://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_JP_CB8698780.htm （新たに引用する技術常識を示す引用例） ２２．「安息香酸」、「安息香酸カリウム」、「安息香酸ナトリウム」、化学大辞典１ 縮刷版第２２刷、共立出版株式会社、昭和５３年９月１０日発行、第４７６～４８１頁（新たに引用する技術常識を示す文献）」 第５ 当審の判断 当審は、上記「第４ 令和４年１１月１５日付け取消理由通知（決定の予告）に記載した取消理由について」で述べたとおり、令和４年１１月１５日付け取消理由通知（決定の予告）を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項１～４、６に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、特許法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。 また、本件訂正により、本件特許の請求項５が削除されたため、申立人１～６による請求項５に係る特許についての特許異議の申立ては、申立ての対象を欠くこととなったため、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により決定をもって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。