2021-700107

特許第６７３３１５３号発明「紫外線硬化型組成物および記録物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第６７３３１５３号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－１２〕について訂正することを認める。 特許第６７３３１５３号の請求項１－８、１０－１２に係る特許を取り消す。 特許第６７３３１５３号の請求項９に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第６７３３１５３号の請求項１～１２に係る特許についての出願は、平成２７年１１月１７日に出願され、令和２年７月１３日にその特許権の設定登録がされ、同年同月２９日に特許掲載公報が発行された。その後、その請求項１～１２に係る特許に対し、令和３年１月２９日に特許異議申立人 渡辺陽子（以下、「特許異議申立人」という。）により特許異議の申立てがされ、当審は、同年４月１４日付けで取消理由を通知し、特許権者は、その指定期間内である同年６月２１日に意見書の提出及び訂正の請求を行い、同年７月１４日付けで手続補正指令書（方式）が通知され、特許権者は、その指定期間内である同年８月６日に手続補正書を提出し、特許権者から訂正請求があったこと及び意見書が提出されたことを、同年９月１日付けで特許異議申立人に通知し、これに対し、特許異議申立人は、その指定期間内である同年１０月６日に意見書を提出した。当審は、同年１１月１７日付けで取消理由を通知（決定の予告）し、特許権者は、その指定期間内である令和４年１月１９日に意見書の提出及び訂正の請求を行い、同年１月２６日付けで手続補正指令書（方式）が通知され、特許権者は、その指定期間内である同年２月２２日に手続補正書（以下、この手続補正書により補正された訂正請求書による訂正の請求を「本件訂正請求」といい、その内容を「本件訂正」という。）を提出し、特許権者から訂正請求があったこと及び意見書が提出されたことを、同年３月１日付けで特許異議申立人に通知し、これに対し、特許異議申立人は、その指定期間内である同年４月７日に意見書を提出した。 なお、令和３年８月６日付けの手続補正書により補正された令和３年６月２１日付けの訂正請求書による訂正の請求は、特許法第１２０条の５第７項の規定により、取り下げられたものとみなす。 第２ 本件訂正の適否についての判断 １ 請求の趣旨について 令和４年４月７日付けの手続補正により補正された訂正請求による訂正の「請求の趣旨」は、「特許第６７３３１５３号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～１２について訂正することを求める。」というものである。 ２ 本件訂正の内容 本件訂正は、以下の訂正事項１～５からなる。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１の「重合性化合物と、表面処理が施された金属粉末と、チクソ性抑制剤としてのリン酸系分散剤とを含み、 せん断速度１０００ｓｅｃ－１における粘度η１［ｍＰａ・ｓ］と、１０００ｓｅｃ－１のせん断速度でせん断応力を１０分間加え続けた後に、せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２［ｍＰａ・ｓ］との間で、η２－η１≦３の関係を満足することを特徴とする紫外線硬化型組成物。」を、「重合性化合物と、表面処理が施された金属粉末と、チクソ性抑制剤としてのリン酸系分散剤とを含み、 前記重合性化合物として、脂環構造を有するモノマーを含み、 紫外線硬化型組成物中における前記重合性化合物の含有率が６８質量％以上９９質量％以下であり、 前記金属粉末の微粒子側からの体積累積分布率１０％での粒径（Ｄ１０）１００ｎｍ以上１．２μｍ以下であり 前記金属粉末の微粒子側からの体積累積分布率９０％での粒径（Ｄ９０）が３００ｎｍ以上４．０μｍ以下であり、 紫外線硬化型組成物中における前記金属粉末の含有率が０．９質量％以上２９質量％以下であり、 回転式粘度計（アントンパール社製、Ｐｈｙｓｉｃａ ＭＣＲ－３０１）を用いて、せん断速度を１０００ｓｅｃ－１としたときの粘度η１［ｍＰａ・ｓ］と、１０００ｓｅｃ－１のせん断速度でせん断応力を１０分間加え続けた後に、せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２［ｍＰａ・ｓ］との間で、η２－η１≦３の関係を満足することを特徴とする紫外線硬化型組成物。」と訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項９を削除する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項１０の「請求項９」を、「請求項１ないし８のいずれか１項」と訂正する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項１１の「請求項９または１０」を、「請求項１ないし８および１０のいずれか１項」と訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項１２の「請求項１ないし１１のいずれか１項」を、「請求項１ないし８、１０および１１のいずれか１項」と訂正する。 ３ 一群の請求項について 請求項２～１２は、請求項１を引用するものであり、訂正事項１によって訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項１～１２に対応する訂正後の請求項１～１２は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。 ４ 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 （１）訂正事項１ ア 訂正の目的について 訂正前の請求項１に係る特許発明は、「重合性化合物」について紫外線硬化型組成物中に含まれることのみを特定しており、「金属粉末」について「表面処理が施された」ものであることを特定している。 これに対して、訂正後の請求項１は、「前記重合性化合物として、脂環構造を有するモノマーを含み、 紫外線硬化型組成物中における前記重合性化合物の含有率が６８質量％以上９９質量％以下であり、 前記金属粉末の微粒子側からの体積累積分布率１０％での粒径（Ｄ１０）１００ｎｍ以上１．２μｍ以下であり 前記金属粉末の微粒子側からの体積累積分布率９０％での粒径（Ｄ９０）が３００ｎｍ以上４．０μｍ以下であり、 紫外線硬化型組成物中における前記金属粉末の含有率が０．９質量％以上２９質量％以下であり」との特定により、訂正後の請求項１に係る発明における重合性化合物の化学構造および含有率、ならびに、金属粉末のＤ１０、Ｄ９０および含有率を具体的に特定し、更に限定するものである。 また、訂正前の請求項１に係る特許発明は、粘度に関する条件として、「せん断速度１０００ｓｅｃ－１における粘度η１［ｍＰａ・ｓ］と、１０００ｓｅｃ－１のせん断速度でせん断応力を１０分間加え続けた後に、せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２［ｍＰａ・ｓ］との間で、η２－η１≦３の関係を満足する」ことのみを特定している。 これに対して、訂正後の請求項１は、「回転式粘度計（アントンパール社製、Ｐｈｙｓｉｃａ ＭＣＲ－３０１）を用いて、せん断速度を１０００ｓｅｃ－１としたときの粘度η１［ｍＰａ・ｓ］と、１０００ｓｅｃ－１のせん断速度でせん断応力を１０分間加え続けた後に、せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２［ｍＰａ・ｓ］との間で、η２－η１≦３の関係を満足する」と特定することにより、訂正後の請求項１に係る発明における粘度の測定条件を具体的に特定し、更に限定するものである。 すなわち、訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。 同様に、訂正後の請求項２～８、１０～１２は、訂正後の請求項１を引用することにより、訂正後の請求項２～８、１０～１２に係る発明における重合性化合物の化学構造および含有率、ならびに、金属粉末のＤ１０、Ｄ９０および含有率を具体的に特定し、更に限定するものであるため、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 上記アの理由から明らかなように、訂正事項１は、「重合性化合物」という発明特定事項について化学構造および含有率を具体的に特定し、「金属粉末」という発明特定事項についてＤ１０、Ｄ９０および含有率を具体的に特定し、粘度η１［ｍＰａ・ｓ］と粘度η２［ｍＰａ・ｓ］との間で満たす関係「η２－η１≦３」に係る発明特定事項について、粘度η１および粘度η２についての測定条件を具体的に特定するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する 特許法第１２６条第６項に適合するものであるといえる。 訂正事項１は、訂正前の請求項１の記載を引用する訂正前の請求項２～８、１０～１２の記載についても実質的に訂正するものであるが、上記アの理由から明らかなように、訂正後の請求項１の記載は、訂正前の請求項１との関係で特許請求の範囲を実質的に拡張し、又は変更するものではないといえる。 また、訂正事項１は、訂正前の請求項１の記載以外に、訂正前の請求項２～１２の記載について何ら訂正するものではなく、訂正後の請求項２～１２に係る発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではない。 したがって、訂正事項１は、訂正前の請求項２～１２との関係で 、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないといえる。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項１は、願書に添付した明細書中の発明の詳細な説明に基づいて導き出される構成である。 重合性化合物の化学構造および含有率、ならびに、金属粉末のＤ１０、Ｄ９０および含有率に係る説明として、段落【０１４２】には、「特に、紫外線硬化型組成物は、重合性化合物として、脂環構造を有するモノマーを含むのが好ましい。」との記載がなされており、段落【０１７０】には、「紫外線硬化型組成物中における重合性化合物の含有率は、６８質量％以上 ９９質量％以下であるのが好ましく」との記載がなされており、段落【０１３０】には、「金属粉末の微 粒子側からの体積累積分布率１０％での粒径(Ｄ１０)は、１００ｎｍ以上１．１μｍ以下であるのが好ましく」との記載がなされており、段落【０１３２】には、「金属粉末の微粒子側からの体積累積分布率９０％での粒径（Ｄ９０）は、３００ｎｍ以上 ４．０μｍ以下であるのが好ましく」との記載がなされており、段落【０１３６】には、「紫外線硬化型組成物中における金属粉末の含有率は、０．９質量％以上２９質量％以下であるのが好ましく」との記載がなされており、これらの構成による作用効果も段落【０１３１】、【０１３３】、【０１３７】、【０１４３】、【０１７１】に記載されたとおりのものであり、また、粘度の測定条件に係る説明として、段落【００４４】には、「なお、本発明では、粘度とは、特に断りのない限り、回転式粘度計（例えば、アントンパール社製、Ｐｈｙｓｉｃａ ＭＣＲ－３０１等）を用いて、ＪＩＳ Ｚ ８８０３に準拠して測定される値のことを指す。」との記載がなされており、段落【０２８７】には、「各実施例および比較例の紫外線硬化型組成物について、せん断速度１０００ｓｅｃ－１における粘度η１［ｍＰａ・ｓ］と、１０００ｓｅｃ－１のせん断速度でせん断応力を１０分間加え続けた後に、せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２［ｍＰａ・ｓ］としたときのη２－η１の値・・・を示した。・・・せん断応力を伴う粘度η１およびη２の測定は、回転式粘度計（アントンパール社製、Ｐｈｙｓｉｃａ ＭＣＲ－３０１）を用いて行った。」との記載がなされているから、当該訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものであるといえる。 （２）訂正事項２ ア 訂正の目的について 訂正事項２は、請求項９を削除するというものであるから、当該訂正事項２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項２は、請求項９を削除するというものであるから 、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものであるといえる。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項２は、請求項９を削除するというものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものである。 （３）訂正事項３ ア 訂正の目的について 訂正事項３は、訂正前の請求項１０が請求項９の記載を引用する記載であるところ、訂正事項２で請求項９が削除されて、訂正事項１で請求項９の発明特定事項が請求項１で特定されたことに伴い、請求項間の引用関係に矛盾が生じないようにする訂正であるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であるといえる。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項３は、訂正前の請求項１０が請求項９の記載を引用する記載であるところ、訂正事項２で請求項９が削除されて、訂正事項１で請求項９の発明特定事項が請求項１で特定されたことに伴い、請求項間の引用関係に矛盾が生じないようにする訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。したがって、訂正事項３は特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものであるといえる。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項３は、訂正前の請求項１０が請求項９の記載を引用する記載であるところ、訂正事項２で請求項９が削除されて、訂正事項１で請求項９の発明特定事項が請求項１で特定されたことに伴い、請求項間の引用関係に矛盾が生じないようにする訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものであるといえる。 （４）訂正事項４ ア 訂正の目的について 訂正事項４は、訂正前の請求項１１が請求項９または１０の記載を引用する記載であるところ、訂正事項２で請求項９が削除されて、訂正事項１で請求項９の発明特定事項が請求項１で特定されたことに伴い、請求項間の引用関係に矛盾が生じないようにする訂正であるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であるといえる。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項４は、訂正前の請求項１１が請求項９または１０の記載を引用する記載であるところ、訂正事項２で請求項９が削除されて、訂正事項１で請求項９の発明特定事項が請求項１で特定されたことに伴い、請求項間の引用関係に矛盾が生じないようにする訂正であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。したがって、訂正事項４は特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものであるといえる。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項４は、訂正前の請求項１１が請求項９または１０の記載を引用する記載であるところ、訂正事項２で請求項９が削除されて、訂正事項１で請求項９の発明特定事項が請求項１で特定されたことに伴い、請求項間の引用関係に矛盾が生じないようにする訂正であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものである。 （５）訂正事項５ ア 訂正の目的について 訂正事項５は、訂正前の請求項１２が請求項１～１１の記載を引用する記載であるところ、訂正事項２で請求項９が削除されて請求項９を引用できなくなったことに伴い、請求項間の引用関係に矛盾が生じないようにする訂正であるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とする訂正であるといえる。 イ 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項５は、引用する請求項の数を減少するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。したがって、訂正事項５は特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものであるといえる。 ウ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項５は、引用する請求項の数を減少するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものであるといえる。 ５ 小括 以上のとおりであるから、本件訂正は特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号、第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項で準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 したがって、特許第６７３３１５３号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－１２〕について訂正することを認める。 第３ 本件特許発明 上記第２で述べたとおり、本件訂正後の請求項〔１－１２〕について訂正することを認めるので、本件特許の請求項１～１２に係る発明は、令和４年１月１９日付けの訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１～１２に記載された事項により特定される次のとおりのもの（以下「本件特許発明１」～「本件特許発明１２」、まとめて「本件特許発明」ともいう。）である。 「【請求項１】 インクジェット法により吐出される紫外線硬化型組成物であって、 重合性化合物と、表面処理が施された金属粉末と、チクソ性抑制剤としてのリン酸系分散剤とを含み、 前記重合性化合物として、脂環構造を有するモノマーを含み、 紫外線硬化型組成物中における前記重合性化合物の含有率が６８質量％以上９９質量％以下であり、 前記金属粉末の微粒子側からの体積累積分布率１０％での粒径（Ｄ１０）が１００ｎｍ以上１．１μｍ以下であり、 前記金属粉末の微粒子側からの体積累積分布率９０％での粒径（Ｄ９０）が３００ｎｍ以上４．０μｍ以下であり、 紫外線硬化型組成物中における前記金属粉末の含有率が０．９質量％以上２９質量％以下であり、 回転式粘度計（例えば、アントンパール社製、Ｐｈｙｓｉｃａ ＭＣＲ－３０１）を用いて、せん断速度を１０００ｓｅｃ－１としたときの粘度η１［ｍＰａ・ｓ］と、１０００ｓｅｃ－１のせん断速度でせん断応力を１０分間加え続けた後に、せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２［ｍＰａ・ｓ］との間で、η２－η１≦３の関係を満足することを特徴とする紫外線硬化型組成物。 【請求項２】 紫外線硬化型組成物中における前記チクソ性抑制剤の含有率が０．２質量％以上２．０質量％以下である請求項１に記載の紫外線硬化型組成物。 【請求項３】 前記表面処理は、フッ素系表面処理剤を用いて行われたものである請求項１または２に記載の紫外線硬化型組成物。 【請求項４】 前記フッ素系表面処理剤は、フッ素系シラン化合物、フッ素系リン酸化合物、フッ素置換脂肪酸およびフッ素系イソシアネート化合物からなる群から選択される１種または２種以上である請求項３に記載の紫外線硬化型組成物。 【請求項５】 前記金属粉末の平均粒径が２００ｎｍ以上３．０μｍ以下である請求項１ないし４のいずれか１項に記載の紫外線硬化型組成物。 【請求項６】 前記金属粉末は、構成粒子として、少なくとも表面が主としてＡｌで構成されたものを含むものである請求項１ないし５のいずれか１項に記載の紫外線硬化型組成物。 【請求項７】 前記金属粉末の構成粒子は、鱗片状をなすものである請求項１ないし６のいずれか１項に記載の紫外線硬化型組成物。 【請求項８】 前記金属粉末の構成粒子の平均厚さが、１０ｎｍ以上８０ｎｍ以下である請求項７に記載の紫外線硬化型組成物。 【請求項９】 （削除） 【請求項１０】 前記脂環構造を有するモノマーは、トリス（２－アクリロイルオキシエチル）イソシアヌレート、ジシクロペンテニルオキシエチルアクリレート、アダマンチルアクリレート、γ－ブチロラクトンアクリレート、Ｎ－ビニルカプロラクタム、Ｎ－ビニルピロリドン、ペンタメチルピペリジルアクリレート、テトラメチルピペリジルアクリレート、２－メチル－２－アダマンチル アクリレート、２－エチル－２－アダマンチル アクリレート、メバロン酸ラクトン アクリレート、ジメチロールトリシクロデカンジアクリレート、ジメチロールジシクロペンタンジアクリレート、ジシクロペンテニルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、イソボルニルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、アクリロイルモルホリン、テトラヒドロフルフリルアクリレート、シクロヘキサンスピロ－２－（１，３－ジオキソラン－４－イル）メチルアクリレート、および、（２－メチル－２－エチル－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチルアクリレートよりなる群から選択される１種または２種以上を含むものである請求項１ないし８のいずれか１項に記載の紫外線硬化型組成物。 【請求項１１】 前記脂環構造を有するモノマー以外の重合性化合物として、フェノキシエチルアクリレート、ベンジルアクリレート、アクリル酸２－（２－ビニロキシエトキシ）エチル、ジプロピレングリコールジアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、２－ヒドロキシ３－フェノキシプロピルアクリレート、および、４－ヒドロキシブチルアクリレートよりなる群から選択される１種または２種以上を含むものである請求項１ないし８および１０に記載の紫外線硬化型組成物。 【請求項１２】 請求項１ないし８、１０および１１のいずれか１項に記載の紫外線硬化型組成物の硬化物と、 記録媒体とを備えることを特徴とする記録物。」 第４ 取消理由通知に記載した取消理由について １ 本件登録時の請求項１～１２に係る特許に対して、当審が令和３年４月１４日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 理由１（新規性）本件特許の請求項１、２、６、１２に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第１号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であって、特許法第２９条第１項第３号に該当するから、上記の請求項に係る特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消すべきものである。 理由２（進歩性）本件特許の請求項１～１２に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された甲第１号証～甲第５号証に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、上記の請求項に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものであり、同法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 甲第１号証：特開２００８－８８２２８号公報 甲第２号証：特開２０１５－８９９２８号公報 甲第３号証：特表２０１１－５０８０３０号公報 甲第４号証：特許２００７－１６９４６２号公報 甲第５号証：特許２０１５－８９９２９号公報 理由３（サポート要件）本件特許の請求項１～１２に係る特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で特許法第３６条第６項第１号に適合するものではないから、本件特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない出願に対してなされたものであり、同法第１１３条第４号に該当し、取り消すべきものである。 理由４（実施可能要件）本件特許の請求項１～１２に係る特許は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で特許法第３６条第４項第１号に適合するものではないから、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１１３条第４号に該当し、取り消すべきものである。 ２ 本件訂正前の請求項１～１２に係る特許に対して、当審が令和３年１１月１７日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 理由４（実施可能要件）本件特許の請求項１～１２に係る特許は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で特許法第３６条第４項第１号に適合するものではないから、特許法第３６条第４項第１号の規定を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１１３条第４号に該当し、取り消すべきものである。 理由５（明確性要件）本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第３６条第６項第２号に適合するものではないから、本件特許の請求項１～８、１０～１２に係る発明に係る特許は、同法第３６条第６項の規定を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１１３条第４号に該当し取り消されるべきものである。 第５ 前記第４、２における理由４（実施可能要件）についての判断 １．取消理由の概要 特許権者によって提出された上記意見書のとおり、本件特許発明での粘度η２は、回転式粘度計を用いて、せん断速度の設定を１０００ｓｅｃ－１から１０ｓｅｃ－１に切り替えて測定を行うものである。そして、回転式粘度計のせん断速度を１０００ｓｅｃ－１から１０ｓｅｃ－１に切り替えた場合、その設定を切り替えると同時に、紫外線硬化型組成物に加わるせん断速度が１０ｓｅｃ－１となるのではなく、せん断速度は１０００ｓｅｃ－１から１０ｓｅｃ－１に向かって連続的に変化し、紫外線硬化型組成物に加わるせん断速度が１０ｓｅｃ－１となるまでには、所定の時間を要することも明らかである。そして、当該所定の時間は、紫外線硬化型組成物の条件、より具体的には、例えば、紫外線硬化型組成物の組成、初期状態での粘度や、せん断速度１０００ｓｅｃ－１における粘度η１等によって異なる。そのため、本件特許では、「回転式粘度計を用いて、せん断速度の設定を１０００ｓｅｃ－１から１０ｓｅｃ－１に変更して測定を行う場合において、実際に、紫外線硬化型組成物に加わるせん断速度が１０ｓｅｃ－１となった時点での粘度」を、「せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２［ｍＰａ／ｓ］として規定している。 そうすると、以下のとおり、「せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２」とは、測定するタイミングの他にせん断速度の減速変化率によっても変化し得るものである。 参考文献１（日本印刷学会誌 せん断履歴依存性 分散系のレオロジ １９９３年発行）の８５頁右上から７～２１行目には、「塗料、印刷インキのように、せん断を与えることによって一時的にせん断応力が低下するが、静置すると再び元の状態に回復し，粘稠度も元に戻るような軟化と回復を含む現象もまたチキソトロピーの範疇に入れられる。このような物質のせん断応力とせん断速度との関係はせん断履歴に依存しており、一義的には決まらない。この物質に図２で示されるようにせん断を一定の速度である値まで上昇させ、その後同様な速度で下降させると、図３のようにせん断速度上昇時と下降時とでは対応するトルクの変化は異なった経路を通り、ヒステリシス曲線が得られる。この面積の大小がチキソトロピー性の目安になるが、この面積はせん断速度の掃引時間が遅いほど狭くなる。この現象の本質は分散粒子の形成する構造の性質と量であり、特にその破壊と再生に関する時間的問題である。」が記載されており、粘度は、その粘度測定時のせん断速度のみならず、そのせん断速度に到達するまでのせん断速度の速度変化率によっても変化し得る（参考文献１の８５頁右下図２、図３も参照）。 ［図：0001389368000001.jpg］ このため、１０００ｓｅｃ－１から１０ｓｅｃ－１に切り替えて実際に１０ｓｅｃ－１となったときの粘度をη２としてもせん断速度の減速変化率が異なっていれば、測定値が異なり得ることとなる。 そうすると、本件特許発明１において回転式粘度計が特定され、かつ、それによりせん断速度の減速変化率が一定であることが出願時の技術常識であるならまだしも、本件特許発明１においてそのような特定もなく、かつ、そのような出願時の技術常識も不明である以上、そのような本件特許発明１で特定されるη２－η１の値が変化し得るものとなるといえるので、当業者がその実施をすることができる程度に明確にかつ十分に記載されているとはいえない。 本件特許発明１を直接又は間接的に引用する本件特許発明２～８、１０～１２についても同様である。 ２．判断 本件訂正により本件特許発明１は、粘度η１、粘度η２の測定に用いる回転式粘度計が、アントンパール社製のＰｈｙｓｉｃａ ＭＣＲ－３０１に特定された。 しかし、上記第４ １．のとおり、「せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２」はせん断速度の減速変化率によって変化し得るものであるが、本件特許発明１において、せん断速度の減速変化率までは特定されておらず、また、回転式粘度計を特定することによりせん断速度の減速変化率が同一となるという出願時の技術常識があることについての特許権者からの主張及び立証もない。 そうすると、本件特許発明１において回転式粘度計が特定されても、そのような本件特許発明１で特定されるη２－η１の値が変化し得るものとなるといえるので、発明の詳細な説明の記載が、当業者が本件特許発明１の実施をすることができる程度に明確にかつ十分に記載されているとはいえない。 本件特許発明１を直接又は間接的に引用する本件特許発明２～８、１０～１２についても同様である。 ３．特許権者の主張に対して 特許権者は、令和４年１月１９日付けの意見書において、「物性値の測定に求められる測定機器は、一般に、高い再現性が要求され、同一機種で、同一の条件で測定を行った場合、機器の個体間での測定値の差は、十分に小さいものであることが技術常識である。 したがって、特定の機種の回転式粘度計、すなわち、アントンパール社製のＰｈｙｓｉｃａ ＭＣＲ－３０１を用いて、同一の紫外線硬化型組成物に対して、同一の条件でせん断速度を設定、変更して、粘度η１、粘度η２を測定した場合、紫外線硬化型組成物は同一の挙動を示し、１０００ｓｅｃ－１から１０ｓｅｃ－１へのせん断速度の減速変化率は同一となり、粘度η１、粘度η２も同一となることも技術常識である。」と主張する。（下線は当審が付した。） しかし、発明の詳細な説明の記載が、当業者が本件特許発明１の実施をすることができる程度に明確にかつ十分に記載されていることは、特許権者に立証責任があるところ、特許権者は、アントンパール社製のＰｈｙｓｉｃａ ＭＣＲ－３０１を用いて、同一の紫外線硬化型組成物に対して、同一の条件でせん断速度を設定、変更して、粘度η１、粘度η２を測定した場合、紫外線硬化型組成物は同一の挙動を示し、１０００ｓｅｃ－１から１０ｓｅｃ－１へのせん断速度の減速変化率は同一となり、粘度η１、粘度η２も同一となることの根拠を示して立証しておらず、粘度η１、粘度η２も同一となるか否かは不明であるといわざるをえない。 また、上記「同一の条件」とはどのような条件であるのか不明であるから、回転粘度計が特定されても、粘度η１、粘度η２も同一となるか否かは不明であるといわざるをえない。 そうすると、上記２．のとおり、発明の詳細な説明の記載が、当業者が本件特許発明１の実施をすることができる程度に明確にかつ十分に記載されているとはいえず、特許権者の上記主張は採用できない。 第６ 前記第４、２における理由５（明確性要件）についての判断 １．取消理由の概要 上記第５（令和３年１１月１７日付けの取消理由通知（決定の予告）における実施可能要件）のとおり、「せん断速度を１０ｓｅｃ－１とした状態で測定して求められる粘度η２」とは、測定するタイミングの他にせん断速度の減速変化率によっても変化し得るものであるから、１０００ｓｅｃ－１から１０ｓｅｃ－１に切り替えて実際に１０ｓｅｃ－１となったときの粘度をη２としてもせん断速度の減速変化率が異なっていれば、測定値が異なり得ることとなり、本件特許発明１で特定されるη２－η１の値が変化し得るものとなるといえる。 そうすると、本件特許発明１において回転式粘度計が特定され、かつ、それによりせん断速度の減速変化率が一定であることが出願時の技術常識であるならまだしも、本件特許発明１においてそのような特定もなく、かつ、そのような出願時の技術常識も不明である以上、本件特許発明１は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であると言わざるを得ず、特許法第３６条第６項第２号に適合しない。 本件特許発明１を直接又は間接的に引用する本件特許発明２～８、１０～１２も不明確である。 ２．判断 本件特許発明１が明確であることは、特許権者に立証責任があるところ、上記第５ ２．で判断したとおり、粘度η１、粘度η２も同一となるか否かは不明であるといわざるをえないので、本件特許発明１は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるというほかない。 ３．特許権者の主張 特許権者は、粘度η１、粘度η２について、上記第５ ３．と同様の主張により、本件特許発明２～８、１０～１２は明確であると主張する。 しかし、上記第５ ３．と同様の理由により、粘度η１、粘度η２も同一となるか否かは不明であるといわざるをえないから、本件特許発明１は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるというほかなく、特許権者の上記主張は採用できない。 第７ むすび 以上のとおりであるから、本件特許の請求項１～８、１０～１２に係る特許は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で特許法第３６条第４項第１号に適合するものではないから、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１１３条第４号に該当し、取り消すべきものである。 また、本件特許は、特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第３６条第６項第２号に適合するものではないから、本件特許の請求項１～８、１０～１２に係る発明に係る特許は、同法第３６条第６項の規定を満たしていない特許出願に対してされたものであり、同法第１１３条第４号に該当し取り消されるべきものである。 訂正前の請求項９は本件訂正により削除されたため、請求項９についての特許異議の申立ては、不適法なものであり、その補正をすることができないから、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。