2020-700110

第２　訂正の適否

１．　訂正の内容

特許権者が令和２年６月２６日に提出した訂正請求書（以下「本件訂正請求書」といい、訂正自体を「本件訂正」という。）の内容は、訂正箇所に下線を引いて示すと次のとおりである。

（１）　訂正事項１

訂正前の請求項１に

「前記熱可塑性エラストマーは、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、ポリウレタン系エラストマー、ポリ塩化ビニル系エラストマー、及びアイオノマー重合体からなる群から選ばれる少なくとも一種の熱可塑性エラストマーであり、」あるのを、

「前記熱可塑性エラストマーは、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、ポリウレタン系エラストマー、及びポリ塩化ビニル系エラストマーからなる群から選ばれる少なくとも一種の熱可塑性エラストマーであり、」

と訂正する。

また、訂正前の請求項１を引用する請求項２～４も同様に訂正する。

２．　一群の請求項

本件訂正前の請求項２～４は、いずれも直接的あるいは間接的に請求項１を引用する請求項であるから、本件訂正後の請求項〔１－４〕は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。

３．　訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否

（１）　訂正事項１について

訂正事項１は、訂正前の請求項１に、「熱可塑性エラストマー」について、その種類が選択肢として記載されているところ、その選択肢の一部である「アイオノマー重合体」を削除する訂正であるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

訂正事項１は、訂正前の請求項１に記載された選択肢の一部を削除するものであるから、新規事項を追加するものではなく、特許請求の範囲の拡張・変更をするものではないことは明らかである。

（２）　本件訂正についての小括

以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものに該当し、かつ、同条第４項、並びに、同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。

よって、特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、本件訂正後の請求項〔１～４〕について訂正することを認める。

第３　本件発明

上記第２に示したとおり、本件訂正の請求は認められたから、本件特許の請求項１～４に係る発明（以下「本件発明１」等という。）は、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１～４に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。

「【請求項１】

少なくともポリアミド層（Ａ）、ポリアミド層（Ｂ）及びバリア層（Ｃ）がこの順に積層されているポリアミド系フィルムであって、

前記ポリアミド層（Ａ）は、脂肪族ポリアミドを含有し、

前記ポリアミド層（Ｂ）は、ポリアミドを８６～９８重量％、及び耐屈曲剤を２～１４重量％含有し、前記ポリアミドはナイロン－６からなり、前記耐屈曲剤は熱可塑性エラストマーであり、前記熱可塑性エラストマーは、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、ポリウレタン系エラストマー、及びポリ塩化ビニル系エラストマーからなる群から選ばれる少なくとも一種の熱可塑性エラストマーであり、

続きを表示（全12行）

前記バリア層（Ｃ）は、エチレン－ビニルアルコール共重合体を含有する、

ポリアミド系フィルム。

【請求項２】

前記ポリアミド層（Ｂ）に含まれるポリアミドは、ＪＩＳ Ｋ６９２０に準拠した測定方法により、９６％Ｈ２ＳＯ４、１．０ｇ／１００ｍｌ、温度２５℃の条件で測定した相対粘度が２．５～４．５のポリアミドである、請求項１に記載のポリアミド系フィルム。

【請求項３】

前記バリア層（Ｃ）に含まれるエチレン－ビニルアルコール共重合体は、エチレン含量が２０～５０モル％のエチレン－ビニルアルコール共重合体である、請求項１又は２に記載のポリアミド系フィルム。

【請求項４】

前記ポリアミド系フィルムにおいて、前記ポリアミド層（Ａ）、前記ポリアミド層（Ｂ）及び前記バリア層（Ｃ）は、Ａ／Ｂ／Ｃの順で直接積層されてなる３層積層体、Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｂの順で直接積層されてなる４層積層体、又はＡ／Ｂ／Ｃ／Ｂ／Ａの順で直接積層されてなる５層積層体である、請求項１～３のいずれかに記載のポリアミド系フィルム。」

第４　取消理由通知に記載した取消理由の概要

本件訂正前の請求項１～４に係る発明に対して、当審が令和２年５月７日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。

【理由１】（新規性）

本件特許の下記の請求項に係る発明（以下「本件特許発明１」等という。）は、その出願前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

記

本件特許異議申立人が特許異議申立書に添付して提出した甲第１号証等を、以下「甲１」等という。また、甲１等に記載された発明を、「甲１発明」等という。

＜引　用　文　献　等　一　覧＞

・本件発明１～４について

・備考

本件発明１～４の各々は、甲１に記載された発明である。

第５　当審の判断

１．　本件発明１について

（１）　甲１

甲１には、段落【請求項１】、【請求項６】、【請求項７】、【００２６】、【００２８】、【００５０】、【００５４】の記載がある。

それらを総合すると、甲１には、次の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されている。

「滑剤を含むポリアミド層、柔軟剤を含むポリアミド層、及びガスバリア層を含み、該滑剤を含むポリアミド層が最外層であるポリアミド系多層フィルムであって、滑剤を含むポリアミド層、柔軟剤を含むポリアミド層、及びガスバリア層がこの順で積層されており、（ａ）ＡＳＴＭ　Ｄ－１８９４に準拠したポリアミド系多層フィルムの最外層面同士の動摩擦係数（２５℃×８０％ＲＨ）が０．４０以下であり、かつ（ｂ）５℃×１，０００回のゲルボフレックス試験で発生するピンホールの個数が８個／３００ｃｍ２以下であるポリアミド系多層フィルムであって、前記ポリアミド層はナイロン－６であり、ガスバリア層は、ＥＶＯＨ（エチレン－ビニルアルコール共重合体）である、ポリアミド系多層フィルム。」

（２）　対比

ア．　甲１発明の「滑剤を含むポリアミド層」は、本件発明１の「ポリアミド層（Ａ）」に相当する。

イ．　甲１発明の「柔軟剤を含むポリアミド層」は、本件発明１の「ポリアミド層（Ｂ）」と、「ポリアミド」を含有する層である限りで一致する。

ウ．　甲１発明の「ガスバリア層」は、本件発明１の「バリア層（Ｃ）」に相当する。

エ．　甲１発明の「ポリアミド系多層フィルム」は本件発明１の「ポリアミド系フィルム」に相当する。

そうすると、本件発明１と甲１発明とを対比すると、以下の点で少なくとも一致し、また、相違する。

＜一致点＞

少なくともポリアミド層（Ａ）、ポリアミド層（Ｂ）及びバリア層（Ｃ）がこの順に積層されているポリアミド系フィルムであって、

前記ポリアミド層（Ａ）は、脂肪族ポリアミドを含有し、

前記ポリアミド層（Ｂ）は、ポリアミドを含有し、

前記バリア層（Ｃ）は、エチレン－ビニルアルコール共重合体を含有する、ポリアミド系フィルム。

＜相違点＞

本件発明１の「ポリアミド層（Ｂ）」は、「ポリアミドを８６～９８重量％、及び耐屈曲剤を２～１４重量％含有し、前記ポリアミドはナイロン－６からなり、前記耐屈曲剤は熱可塑性エラストマーであり、前記熱可塑性エラストマーは、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、ポリウレタン系エラストマー、及びポリ塩化ビニル系エラストマーからなる群から選ばれる少なくとも一種の熱可塑性エラストマー」であるのに対し、甲１発明の「柔軟剤を含むポリアミド層」は、そのようなものではない点。

（３）　相違点についての検討

ア．　甲１の【請求項４】の「柔軟剤が、変性エチレン－酢酸ビニル共重合体及び／又はエチレン－メタクリル酸共重合アイオノマーである請求項１、２又は３に記載のポリアミド系多層フィルム」、及び、段落【００５１】の「ポリアミド層Ｂに含まれる柔軟剤としては、多層フィルムの耐ピンホール性を向上させるために用いられるものであれば特に限定はない。柔軟剤の具体例としては、変性エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－メタクリル酸共重合アイオノマーなどが例示される。・・・」という記載から、甲１発明の「柔軟剤」には、具体的にエチレンメタクリル酸共重合アイオノマーが採用でき、そして、かかるアイオノマー重合体が熱可塑性エラストマーであることは技術常識である。

しかしながら、本件訂正によって、本件発明１に特定された熱可塑性エラストマーの選択肢から「アイオノマー重合体」は削除された。したがって、甲１発明の「柔軟剤」として採用され得る「アイオノマー重合体」の熱可塑性エラストマーが、本件発明１の熱可塑性エラストマーの選択肢に含まれないものとなったため、上記相違点は形式的な相違点であるとはいえず、実質的な相違点である。

イ．　よって、本件発明１は、甲１に記載された発明であるとはいえなから、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当するとはいえない。

（４）　小括

よって、本件特許発明１は、特許法第２９条第１項第３号の規定に該当し、特許を受けることができない発明あるとはいえず、その特許は、特許法第１１３条第２号の規定に該当することを理由として、取り消すことはできない。

２．　本件発明２～４について

本件発明２～４は、本件発明１を直接的あるいは間接的に引用する発明であるから、本件発明１の発明特定事項をすべて含むものである。そして、本件発明１が、上記１．に示したように、甲１に記載された発明ではないから、本件発明１の発明特定事項をすべて含む本件発明２～４も、甲１発明ではないから、特許法第２９条第１項第３号に該当するとはいえない。

第６　取消理由通知で通知しなかった申立理由についての検討

１．　取消理由通知で通知しなかった申立理由

（１）　【申立理由１】特許法第２９条第２項（甲１発明を主たる引用発明とした進歩性）

・本件発明１～４

・備考

本件発明１～４は、甲１発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

（２）　【申立理由２】特許法第２９条第２項（甲１発明を主たる引用発明とした進歩性）

・本件発明１～４

・備考

本件発明１～４は、甲１発明及び甲３～６に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

（３）　【申立理由３】特許法第２９条第１項第３号、同法同条第２項（甲７発明を主たる引用発明とした新規性及び進歩性）

・本件発明１～４

・備考

本件発明１～４は、甲７発明である。また、仮に甲７発明であるとはいえなくとも、甲７発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

（４）　【申立理由４】特許法第２９条第２項（甲７発明を主たる引用発明とした進歩性）

・本件発明１～４

・備考

本件発明１～４は、甲７発明及び甲３～６に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

（５）　【申立理由５】特許法第２９条第２項（甲３発明を主たる引用発明とした進歩性）

・本件発明１～４

・備考

本件発明１～４は、甲３発明、甲１に記載された事項及び従来周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

（６）　【申立理由６】特許法第２９条第２項（甲５発明を主たる引用発明とした進歩性）

・本件発明１～４

・備考

本件発明１～４は、甲５発明、甲１に記載された事項及び従来周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

（７）　【申立理由７】特許法第３６条第４項第１号、同条第６項第１号

ア．　本件発明の特定事項であるポリアミド層（Ａ）において、層を構成するポリアミドは、「脂肪族ポリアミドを含有し」と特定されている。しかし、本件特許明細書の【００５２】、【００５５】及び実施例の記載から、ポリアミド層（Ａ）は、多量の脂肪族ポリアミドと、少量の芳香族ポリアミドを構成成分として含有しないと、本件発明の効果が奏されない蓋然性が高い。

イ．　また、本件特許請求の範囲の記載から、ポリアミドのうち、ほとんどが芳香族ポリアミドである配合割合のものも包含し得るが、芳香族ポリアミドは脂肪族ポリアミドに比べて耐ピンホール性が劣るとの技術常識に鑑みると、ほとんどが芳香族ポリアミドであるものは、本件発明の効果が奏されない蓋然性が高いといえる。

ウ．　そうすると、本件発明のようにポリアミド層（Ａ）について、脂肪族ポリアミドの含有のみを特定し、その含有量その他の配合成分を特定しない範囲のものについてまで、本件発明を拡張ないし一般化することはできない。

エ．　したがって、本件発明は、本件特許明細書の発明の詳細な説明に記載されたものであるとはいえない。よって、本件特許明細書の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たすものではない。

そして、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たすものではない。

２．　当審の判断

（１）　【申立理由１】について

上記第５の１．（３）ア．に示したように、本件訂正後の本件発明１の「熱可塑性エラストマー」についての選択肢から、「アイオノマー重合体」は削除された。そして、甲１には、「変性エチレン－酢酸ビニル共重合体及び／又はエチレン－メタクリル酸共重合アイオノマー」を、柔軟剤として使う旨記載されているけれども、アイオノマーではなく、他の当該選択肢で特定された化合物を柔軟剤として採用することの記載はないし、示唆する記載もない。

そうすると、本件発明１と、本件発明１を引用する本件発明２～４は、甲１発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとはいえない。

（２）　【申立理由２】について

上記（１）に示したように、甲１には、上記「アイオノマー」に代えて、本件訂正後の本件発明１で特定された「選択肢」に含まれる化合物を柔軟剤として採用することの記載はないし、示唆する記載もない。また、甲３～６においても、記載はないし、示唆する記載もない。

そうすると、本件発明１と、本件発明１を引用する本件発明２～４は、甲１発明及び甲３～６に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

（３）　【申立理由３】について

甲７には、「更に、フィルムの耐ピンホール性を向上させるために、フィルムに柔軟性を付与する成分を混合することもできる。例えば、変性エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－メタクリル酸共重合体アイオノマーなどが例示される。」（７ページ２９行～８ページ３行）という記載がある。

そうすると、本件発明１と甲７発明との間には、上記第５の１．（３）ア．で示したのと同様な実質的な相違点があるといえるから、本件発明１は、甲７発明であるとはいえない。

そして、甲７には、甲７に記載された上記「アイオノマー」を、本件訂正後の本件発明１で特定された「選択肢」に含まれる化合物を柔軟剤として採用することの記載はないし、示唆する記載もない。

そうすると、本件発明１と、本件発明１を引用する本件発明２～４は、甲７発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとはいえない。

（４）　【申立理由４】について

上記（３）に示したように、甲７には、上記「アイオノマー」を、本件訂正後の本件発明１で特定された「選択肢」に含まれる化合物を柔軟剤として採用することの記載はないし、示唆する記載もない。また、甲３～６においても、記載はないし、示唆する記載もない。

そうすると、本件発明１と、本件発明１を引用する本件発明２～４は、甲７発明及び甲３～６に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

（５）　【申立理由５】について

【申立理由５】は、甲３に記載された「変性ポリエステル系熱可塑性エラストマー　プリマロイ〇Ｒ－ＡＰ」（当審注：「〇Ｒ」は、登録商標であることを示す「Ｒ」を丸で囲んだものを代用表記したものである。）を主たる引用発明としたものであるが、「変性ポリエステル系熱可塑性エラストマー　プリマロイ〇Ｒ－ＡＰ」は、エラストマーそのものであって、多層フィルムではない。

そうすると、本件発明１のように、「ポリアミド系フィルム」を、「少なくともポリアミド層（Ａ）、ポリアミド層（Ｂ）及びバリア層（Ｃ）がこの順に積層」したものとし、さらに、「前記ポリアミド層（Ａ）は、脂肪族ポリアミドを含有し」、「前記ポリアミド層（Ｂ）は、ポリアミドを８６～９８重量％、及び耐屈曲剤を２～１４重量％含有し、前記ポリアミドはナイロン－６からなり、前記耐屈曲剤は熱可塑性エラストマーであり、前記熱可塑性エラストマーは、ポリエステル系エラストマー、ポリアミド系エラストマー、ポリスチレン系エラストマー、ポリウレタン系エラストマー、及びポリ塩化ビニル系エラストマーからなる群から選ばれる少なくとも一種の熱可塑性エラストマー」とし、さらに「前記バリア層（Ｃ）は、エチレン－ビニルアルコール共重合体を含有」したものとすることに、甲３発明には動機付けがあるとはいえない。

そうすると、本件発明１と、本件発明１を引用する本件発明２～４は、甲３発明、甲１に記載された事項及び従来周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえず、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができたものであるとはいえない。

（６）　【申立理由６】について

【申立理由６】は、甲５に記載された「ポリアミドフィルム」を主たる引用発明としたものであるが、甲５に記載された「ポリアミドフィルム」は、本件発明１のように多層フィルムではない。そうすると、甲５に記載された「ポリアミドフィルム」において、上記（５）に示した本件発明１に特定された「ポリアミド層（Ａ）」、「ポリアミド層（Ｂ）」及び「バリア層（Ｃ）」を採用することの動機付けが、甲５発明にもあるとはいえない。

そうすると、本件発明１と、本件発明１を引用する本件発明２～４は、甲５発明、甲１に記載された事項及び従来周知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

（７）　【申立理由７】について

本件特許公報の記載から、本件特許発明が解決しようとする課題は、

「【発明が解決しようとする課題】

【０００９】

本発明は、屈曲によるタイピンオール性及び繰り返し接触によるタイピンホール性に優れ、且つ、耐突刺し性に優れたポリアミド系フィルムを提供すること」である。

そして、本件特許明細書には、次の記載がある。

「【００１６】 ポリアミドとしては特に限定されず、脂肪族ポリアミド、芳香族ポリアミドを用いることができる。これらの中でも、繰り返し接触による耐ピンホール性及び耐突刺し性により優れる点で、脂肪族ポリアミドが好ましい。」

「【００４９】ポリアミド層（Ａ） 本発明のポリアミド系フィルムは、上記ポリアミド層（Ｂ）の少なくとも一方面上に、脂肪族ポリアミドを含有するポリアミド層（Ａ）が積層されていることが好ましい。上述の構成とすることにより、本発明のポリアミド系フィルムの繰り返し接触による耐ピンホール性、及び耐突刺し性をより向上させることができる。

【００５０】 ポリアミド層（Ａ）が含有する脂肪族ポリアミドとしては、上記ポリアミド層（Ｂ）において説明した脂肪族ポリアミドを用いることができる。

【００５１】 ポリアミド層（Ａ）中の脂肪族ポリアミドの含有量は、ポリアミド層（Ａ）全体の重量を１００重量％として７０～１００重量％が好ましく、８５～１００重量％がより好ましい。ポリアミド層（Ａ）中の脂肪族ポリアミドの含有量を上記範囲とすることにより、本発明のポリアミド系フィルムの繰り返し接触による耐ピンホール性をより向上させることができる。

【００５２】 ポリアミド層（Ａ）は、更に、芳香族ポリアミドを含有することが好ましい。ポリアミド層（Ａ）が芳香族ポリアミドを含有することにより、本発明のポリアミド系フィルムがより優れた延伸製膜性を示すことができる。」

そうすると、本件発明のポリアミド層（Ａ）には、脂肪族ポリアミドの他に、芳香族ポリアミドを含有させることができるものの、それによって得られるのは「優れた延伸製膜性」であって、上記本件課題の解決に寄与するのは、脂肪族ポリアミドによるものであるといえる。

したがって、本件発明１には、「前記ポリアミド層（Ａ」に含有される脂肪族ポリアミドの具体的な数値は特定されていないけれども、脂肪族ポリアミドが含有されているだけで、されていない場合に比較して上記本件発明の課題を解決するものであるといえるし、また、課題が解決できないほど、脂肪族ポリアミドの含有量が少ないものは、本件発明１のポリアミド系フィルムとして想定されるものであるとはいえない。

さらに、本件特許明細書段落【０１０３】の【表３】、【０１０４】の【表４】に記載された実施例８～２０は、いずれもポリアミド層（Ａ）として、脂肪族ポリアミドを含むものであるが、その全ての実施例において「突き刺し性（Ｎ）」は、、「本発明のポリアミド系フィルムでは、ＪＩＳ Ｚ－１７０７（１９９７）に準拠した測定方法により測定した突刺し強度が好ましくは１１．０Ｎ以上、より好ましくは１２．０Ｎ以上で」（本件特許明細書段落【００８１】）である。また、「耐屈曲性試験（個）」の「２３℃」及び「２５℃」は、いずれも、「－２５℃の条件下において１０００回屈曲の耐ピンホール性の評価で発生するピンホール数が好ましくは４０個以下、より好ましくは１５個以下、更に好ましくは１２個以下、特に好ましくは９個以下である。また、２３℃条件下において１０００回屈曲の耐ピンホール性の評価で発生するピンホール数が好ましくは０個である」（同【００８２】）である。よって、本件特許明細書の発明の詳細な説明には、本件発明の課題を解決する実施例が記載されている。

以上のとおりであるから、本件発明１と、本件発明１を引用する本件発明２～４は、本件特許の特許請求の範囲に記載されたものではないとはいえないので、本件特許の特許請求の範囲の記載は、特許法第３６条第６項第１号の規定に適合しないとはいえず、本件特許の発明の詳細な説明の記載は、特許法第３６条第４項第１号の規定に適合しないとはいえないから、【申立理由７】に係る申立人の主張は採用できない。

第７　むすび

以上のとおりであるから、請求項１～４に係る特許は、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、取り消すことができない。

また、他に請求項１～４に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり決定する。