2019-700991

特許第６５２７７１５号発明「黒生姜含有組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第６５２７７１５号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項２、３、５について訂正することを認める。 特許第６５２７７１５号の請求項２、３、５に係る特許を維持する。

【理　由】 １　手続の経緯 特許第６５２７７１５号の請求項２、３及び５に係る特許についての出願は、平成２７年２月２７日に出願され、令和１年５月１７日にその特許権の設定登録がされ、令和１年６月５日に特許掲載公報が発行された。その後、その特許について、令和１年１２月５日に特許異議申立人　山口幸子により特許異議の申立てがされ、当審は、令和２年２月２７日付けで取消理由を通知した。特許権者は、その指定期間内である令和２年４月３０日に意見書の提出及び訂正の請求を行い、その訂正の請求に対して、特許異議申立人　山口幸子は、令和２年６月１９日に意見書を提出した。 ２　訂正の適否についての判断 （１）訂正の内容 令和２年４月３０日の訂正の請求（以下「本件訂正請求」という。）による訂正は、以下のア～ウの訂正事項からなる。 ア　特許請求の範囲の請求項２に、 「黒生姜（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）並びに、ホップ、ケツメイシ、メリロート、エラスチン、没食子酸及びカフェインからなる群から選ばれる少なくとも１種類を含有する抗肥満用組成物。」と記載されているのを、 「黒生姜（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）並びに、ホップ、ケツメイシ、メリロート、エラスチン及び没食子酸からなる群から選ばれる少なくとも１種類を含有する抗肥満用組成物。」に訂正する。 イ　特許請求の範囲の請求項３に、 「黒生姜（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）並びに、ホップ、ケツメイシ、メリロート、エラスチン、没食子酸及びカフェインからなる群から選ばれる少なくとも１種類を含有する体脂肪減少用組成物。」と記載されているのを、 「黒生姜（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）並びに、ホップ、ケツメイシ、メリロート、エラスチン及び没食子酸からなる群から選ばれる少なくとも１種類を含有する体脂肪減少用組成物。」に訂正する。 ウ　特許請求の範囲の請求項５に、 「黒生姜（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）並びに、ホップ、ケツメイシ、メリロート、没食子酸及びカフェインからなる群から選ばれる少なくとも１種類を含有する化粧用組成物。」と記載されているのを、 「黒生姜（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）並びに、ホップ、ケツメイシ、メリロート及び没食子酸からなる群から選ばれる少なくとも１種類を含有する化粧用組成物。」に訂正する。 （２）訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 上記ア～ウの訂正事項は、請求項２、３又は５に係る発明から黒生姜と「カフェイン」との組合せを削除するものであるから、これらの訂正事項は、いずれも、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。さらに、上記ア～ウの訂正事項は、いずれも、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものである。 （３）小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 したがって、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項２、３、５について訂正することを認める。 ３　訂正後の本件発明 本件訂正請求により訂正された請求項２、３及び５に係る発明（以下「本件発明２」、「本件発明３」及び「本件発明５」といい、まとめて「本件発明」ということもある。）は、訂正特許請求の範囲の請求項２、３及び５に記載された次の事項により特定されるとおりのものであると認める。 「【請求項２】 黒生姜（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）並びに、ホップ、ケツメイシ、メリロート、エラスチン及び没食子酸からなる群から選ばれる少なくとも１種類を含有する抗肥満用組成物。 【請求項３】 黒生姜（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）並びに、ホップ、ケツメイシ、メリロート、エラスチン及び没食子酸からなる群から選ばれる少なくとも１種類を含有する体脂肪減少用組成物。 【請求項５】 黒生姜（Ｋａｅｍｐｆｅｒｉａ ｐａｒｖｉｆｌｏｒａ）並びに、ホップ、ケツメイシ、メリロート及び没食子酸からなる群から選ばれる少なくとも１種類を含有する化粧用組成物。」 ４　取消理由通知に記載した取消理由について （１）取消理由の概要 訂正前の請求項２、３及び５に係る特許に対して、当審が令和２年２月２７日に特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 ア　請求項２、３及び５に係る特許は、特許請求の範囲の記載が特許法第３　６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされ　たものであり、取り消されるべきものである。 イ　請求項２及び３に係る特許は、発明の詳細な説明の記載が特許法第３６　条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされた　ものであり、取り消されるべきものである。 ウ　請求項２及び３に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国にお　いて、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じ　て公衆に利用可能となった発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該　当する。よって、請求項２及び３に係る特許は、特許法第２９条第１項の　規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 エ　請求項２及び３に係る発明は、本件特許出願前に日本国内又は外国にお　いて、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じ　て公衆に利用可能となった発明に基づいて、当業者が容易に発明をするこ　とができたものである。よって、請求項２及び３に係る特許は、特許法第　２９条第２項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきもの　である。 引用例１：「黒しょうが（ブラックジンジャー）×５つの黒｜商品一覧｜スベルティ［SVELTY］公式サイト」と題するウェブページの、ＷａｙＢａｃｋＭａｃｈｉｎｅによるアーカイブ、アーカイブされた日：２０１４年１１月１２日、［２０１９年１１月２３日検索］、インターネット ＜ＵＲＬ：https://web.archive.org/web/20141112085221/http://www.svelty.jp/product/item10.html> 引用例２：グリッター，2014年11月号，p.140-143 引用例３：ビーズアップ，2014年5月号，p.70-71 引用例４：日本食品科学工学会誌　2012年7月，第59巻．第7号，p.326-330 引用例５：Clinical andExperimental Pharmacology and Physiology，2002，Vol.29, p.391-394 引用例６：Food Science &Nutrition, 2014, Vol.2, issue.6, p.634-637 （２）当審の判断 ア　特許法第３６条第６項第１号（サポート要件）について （ア）サポート要件とは 特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件（いわゆるサポート要件）に適合するか否かは、特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるかを検討して判断すべきものである。 （イ）当審の判断 発明の詳細な説明の段落【０００６】等からみて、本件発明の解決しようとする課題は、副作用の問題がなく、長期的かつ持続的な摂取が可能である、ＵＣＰ１発現促進作用及び／又は褐色脂肪細胞分化促進作用を示す組成物を提供することであると認める。 ここで、発明の詳細な説明の段落【００４２】の記載によれば、上記課題における「ＵＣＰ１発現促進作用」とは、被験体におけるＵＣＰ１遺伝子の発現量を促進すること、ＵＣＰ１タンパク質の翻訳量を増大すること及びＵＣＰ１を活性化することのうち少なくともいずれか１つの作用をいい、また、「褐色脂肪細胞活性化作用」とは、褐色脂肪細胞を活性化すること及び褐色脂肪細胞数を増加させることのうち少なくともいずれか１つの作用をいうものと認める。 また、発明の詳細な説明の段落【０００７】、【００４１】等によれば、当該課題を解決するために、本件発明が採用した手段は、黒生姜と特定の成分とを組み合わせるというものである。 取消理由通知においては、以下のような理由で、請求項２、３及び５に係る発明は、サポート要件を満たさないとの判断を示した。 ａ　実施例では、内在性コントロール遺伝子（本実施例ではＧＡＰＤＨ）を用いて定量リアルタイムＰＣＲを行い、サンプル間で生じるターゲット遺伝子の発現量を補正し、標準化しているにもかかわらず、表１における黒生姜抽出物を単独で供した場合のＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量（内在性コントロールに対する相対発現量）は、０．８１（エラスチン）～９．３８（ショウガ）と大きな開きがあり、その値の信憑性については疑義がある。 ｂ　例えば、被験物質がホップの例において、黒生姜抽出物単独の場合のＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量（内在性コントロールに対する相対発現量）として、ショウガの場合の値（９．３８）を当てはめてみると、 9.38（黒生姜抽出物単独）+1.93（ホップ単独）＞3.05（黒生姜抽出物及びホップの組合せ） となってしまい、黒生姜と特定の成分とを組み合わせることで、ＵＣＰ１発現はむしろ抑制されていることとなる。 ｃ　このように、表１における黒生姜抽出物を単独で供した場合のＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量（内在性コントロールに対する相対発現量）の値の信憑性が低いことに起因して、技術常識を参酌したとしても、表１に示される実験結果から、黒生姜と特定の成分とを組み合わせる請求項２、３及び５に係る発明により、上記課題が解決できることを当業者が認識できるとはいえない。 しかしながら、特許権者が令和２年４月３０日に提出した意見書の主張及び乙第３号証から乙第５号証の内容も踏まえ再検討したところ、以下のとおり、本件発明２、３及び５については、上記サポート要件違反の取消理由はないといえる。 なお、特許権者が提出した乙号証のうち、乙第１号証は、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった日が本件特許の出願前であるかどうかが不明であり、また、乙第２号証は、本件特許の出願後である２０１９年に公開されたものであるから、これらの証拠は、再検討において、参酌していない。 ａ　表１における黒生姜抽出物単独の場合のＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量（内在性コントロールに対する相対発現量）について、被験物質が「ショウガ」以外の場合の値は、０．８１（エラスチン）～２．３３（アラニン）であり、大きくばらついているとまではいえず、特に、本件発明２、３及び５における特定の成分「ホップ、ケツメイシ、メリロート、エラスチン及び没食子酸」の場合の値（０．８１～１．３５）は、その平均値（１．１０）、標準偏差（０．１８）、変動係数（０．１６）を踏まえると、十分にばらつきが小さいものである。 ｂ　また、黒生姜抽出物単独の場合のＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量（内在性コントロールに対する相対発現量）として、被験物質が「ショウガ」の場合の値（９．３８）が存在するとしても、「ショウガ」以外の場合の値が明らかに間違えているといえる事情は、存在しない。なお、特許権者は、意見書において、被験物質が「ショウガ」の場合の値（９．３８）はいわゆる「外れ値」である旨主張しているが、特許明細書、意見書及び乙第３号証から乙第５号証の記載を参酌しても、この値が外れ値であるかどうか評価することはできないと考える。 ｃ　被験物質の作用を評価する場合には、被験物質以外の条件が同一であることが前提であり、被験物質ごとの黒生姜抽出物単独の場合の値が記載されている表１においては、被験物質の黒生姜単独と、被験物質単独と、黒生姜抽出物及び被験物質の組合せとを比較すべきであり、異なる被験物質における黒生姜抽出物単独の値を入れ替えて比較することは適切とはいえない。 ｄ　そして、表１によれば、被験物質がホップの場合、 1.07（黒生姜抽出物単独）+1.93（ホップ単独）＜3.05（黒生姜抽出物及びホップの組合せ） となっており、黒生姜抽出物単独及び被験物質単独の合計ＵＣＰ１発現量よりも、黒生姜抽出物と被験物質との組合せのＵＣＰ１発現量の方が大きかったことが示されている。請求項２、３及び５におけるホップ以外の被験物質（ケツメイシ、メリロート、エラスチン及び没食子酸）を用いた場合についても同様である。 ｅ　そうしてみると、上記実施例の結果は、本件発明２、３及び５における黒生姜と被験物質（ホップ、ケツメイシ、メリロート、エラスチン（請求項５では被験物質ではない）及び没食子酸）を組み合わせた組成物がＵＣＰ１発現促進作用を有することを示しているといえる。また、この組成物で用いられる黒生姜及び被験物質については、それぞれ医薬品や化粧品などでの使用実績があり、組成物自体の安全性は高いものであるから（発明の詳細な説明の段落【００２０】を参照。）、副作用の問題がなく、長期的かつ持続的な摂取が可能であることは、明らかである。 ｆ　したがって、本件発明２、３及び５は、発明の詳細な説明の記載により、上記の課題（副作用の問題がなく、長期的かつ持続的な摂取が可能である、ＵＣＰ１発現促進作用及び／又は褐色脂肪細胞分化促進作用を示す組成物を提供すること）を解決できると当業者が認識できる範囲のものである。 （ウ）異議申立人の主張について 異議申立人は、令和２年６月１９日提出の意見書において、以下のように主張する。 ａ　表１において、訂正請求項に記載される５種成分（ホップ等）の行に記載の「黒生姜抽出物単独」と、訂正請求項に記載されていない残り８種成分（ショウガ等）の行に記載の「黒生姜抽出物単独」とで実験手法に違いがあるとは認められないにかかわらず、この１３とおりの「黒生姜抽出物単独」の値のうち、訂正請求項に記載される５種成分（ホップ等）の行に記載の「黒生姜抽出物単独」のみを評価対象とし、その他８種成分（ショウガ等）の行に記載の「黒生姜抽出物単独」を評価対象としないことは、データの恣意的な解釈であり、不適切である。 ｂ　また、９．３８とのデータが外れ値のように見えるとしても、この値が誤りであるとの根拠がなく、当該データを検討対象から恣意的に除外することはできない。むしろ、９．３８との値が外れ値であるというのであれば、表１中のその他の一つ一つの値についても、それぞれのデータ集合を代表する値といえるのか、それとも外れ値であるのか、判断することができず、表１の値の信頼性を損ねることになる。そのため、９．３８とのデータは、「黒生姜抽出物単独」の結果の検討対象から除外すべきではない。 ｃ　そうすると、取消理由通知書に記載されているとおり、被験物質がホップの例において、黒生姜抽出物単独の場合のＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量（内在性コントロールに対する相対発現量）として、ショウガの場合の値（９．３８）を当てはめてみると、 9.38（黒生姜抽出物単独）+1.93（ホップ単独）＞3.05（黒生姜抽出物及びホップの組合せ） となってしまい、黒生姜と特定の成分とを組み合わせることで、ＵＣＰ１発現はむしろ抑制されていることとなり、訂正請求項に係る発明により、本件発明の課題を解決できると認識できない。 ｄ　さらに、実施例では、黒生姜も被験物質も添加していない対照試験の結果が記載されていない。そして、対照試験におけるＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量（内在性コントロールに対する相対発現量）の値の方が、黒生姜抽出物単独や被験物質単独の場合の値よりも大きく、黒生姜抽出物及び被験物質の組み合わせの場合の値と比べても大きくなっていて、ＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量が抑制されていると言う可能性は十分あり得る。よって、黒生姜抽出物及び被験物質の組合せについて、黒生姜抽出物単独や特定成分単独と比較してＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量が多いとしても、それだけでは、黒生姜抽出物及び特定成分の組合せにより「ＵＣＰ１発現促進作用及び／又は褐色脂肪細胞分化促進作用を示す組成物を提供する」という本件発明の課題が解決できるとは認識できない。 以下、上記主張について検討する。 ・上記主張ａ～ｃについて これらの主張における「黒生姜抽出物単独」の場合のＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量の値の取捨選択の問題は、つまるところ、上記主張ｃにおける計算式の採用の可否（例えば、被験物質として「ホップ」を用いた実施例において、黒生姜抽出物単独の場合のＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量（内在性コントロールに対する相対発現量）の値として、「ホップ」以外の値（例えば、「ショウガ」の場合の値（９．３８））を当てはめてみることが適切であるかどうか）の問題に帰着する。 しかしながら、このような考え方が適切でないことは、上記（イ）ｃで説示したとおりである。 よって、上記主張ａ～ｃについては、採用できない。 ・上記主張ｄについて この主張は、黒生姜を添加することで、黒生姜を添加していない場合よりも、ＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量が低下する可能性は否定できないことを前提とするものである。 しかしながら、黒生姜の摂取によりＵＣＰ１の発現が増加することは、周知の技術的知見であるから（要すれば、引用例１の５ページ中段左側、引用例６の要約を参照）、上記主張ｄは、その前提において誤っており、採用できない。 イ　特許法第３６条第４項第１号（実施可能要件）について （ア）実施可能要件について 発明の詳細な説明の記載が、いわゆる実施可能要件に適合するといえるためには、物の発明の場合は、当業者がその物を製造し、使用をすることができる程度のものである必要がある。 そして、本件発明２及び３は、「物」の発明であり、さらに、「抗肥満用」ないし「体脂肪減少用」という限定の付された、いわゆる「医薬用途発明」であるから、当該用途に使用できることを当業者が理解できる程度に発明の詳細な説明は記載されている必要がある。 （イ）当審の判断 取消理由通知においては、サポート要件違反の取消理由と同様、実施例において示される黒生姜抽出物を単独で供した場合のＵＣＰ１のｍＲＮＡ発現量（内在性コントロールに対する相対発現量）の値の信憑性が低いことに起因して、技術常識を参酌したとしても、実施例（表１）に示される実験結果から、黒生姜と特定の成分とを組み合わせる請求項２及び３に係る発明について、ＵＣＰ１発現促進作用を奏することが確認できたとはいえないことから、実施可能要件を満たさないと判断した。 ところで、サポート要件について、特許権者が令和２年４月３０日に提出した意見書の主張及び乙第３号証から乙第５号証の内容も踏まえ再検討したところ、サポート要件違反の取消理由はないと判断したことは、上記ア（イ）で説示したとおりである。 よって、実施可能要件についても、これと同様、取消理由はないと考える。 （ウ）異議申立人の主張について 令和２年６月１９日提出の意見書における異議申立人の主張も、サポート要件違反と同様の理由により、実施可能要件を満たさないというものである。 しかしながら、本件発明２及び３がサポート要件を満たすことは、上記ア（イ）で説示したとおりであり、また、サポート要件に関する異議申立人の主張が採用できないことも、上記ア（ウ）で述べたとおりである。 よって、異議申立人の主張は、採用できない。 ウ　特許法第２９条第１項第３号（新規性）及び同法同条第２項（進歩性）について 取消理由通知書における新規性・進歩性欠如の取消理由は、請求項２及び３に係る発明のうち、黒生姜及びカフェインの組合せに係る部分については、 引用例１に基づき、新規性及び進歩性がない、 引用例２に基づき、新規性及び進歩性がない、 引用例５，６に基づき、進歩性がない というものであった。 しかしながら、上記２で説示したとおり、請求項２、３又は５に係る発明から黒生姜と「カフェイン」との組合せを削除する訂正が認められたから、本件訂正後の本件発明２及び３について、上記取消理由が解消したことは明らかである。 ５　むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由によっては、本件請求項２、３及び５に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項２、３及び５に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。