2019-390052

第１　手続の経緯

本件訂正審判の請求に係る特許第６３５６６６７号（以下「本件特許」という。）は、２０１３年（平成２５年）６月１７日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０１２年（平成２４年）６月２２日　米国及び２０１３年（平成２５年）６月９日　米国）を国際出願日とする特願２０１５－５１８５０１号に係り、平成３０年６月２２日に特許権の設定登録がなされ、平成３１年４月２５日に本件訂正審判の請求がなされたものである。

第２　請求の趣旨及び訂正の内容

１　請求の趣旨

本件訂正審判の請求に係る訂正の内容は、次のとおりである。（下線は訂正箇所を示す。）

（１）訂正事項１

明細書の段落【０００３】の１箇所に記載された「体腔内手術」を「管腔内手術」に訂正する。

（２）訂正事項２

明細書の段落【０００９】の３箇所、【００１４】の１箇所、【００２０】の４箇所、【００４１】の１箇所、【００４４】の７箇所、【００９４】の１箇所、【０１１２】の４箇所、【０１３７】の１箇所、【０１５０】の１箇所、【０１５２】の２箇所、【０１６１】の１箇所、【０１６４】の１箇所及び【０１６７】の１箇所に記載された「体腔」を「体管腔」に訂正する。

（３）訂正事項３

明細書の段落【０１１４】の２箇所及び【０１６８】の１箇所に記載された「体腔」を「管腔」に訂正する。

（４）訂正事項４

明細書の段落【０１６５】の１箇所に記載された「体腔」を「管腔」に訂正する。

（５）訂正事項５

特許請求の範囲の請求項１において、「前記カテーテルの遠位部に配置された体腔再成形システムであって、該体腔再成形システムは、」と記載されているのを、「前記カテーテルの遠位部に配置された体管腔再成形システムであって、該体管腔再成形システムは、」に訂正する。また、請求項１の記載を引用する請求項２～１６も同様に訂正する。

第３　当審の判断

１　訂正事項１

（１）訂正の目的について

ア　本件特許の明細書（以下「本件明細書」という。）は、国際出願であるＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０４６２００号の国際出願日における明細書（以下「本件国際出願明細書」という。）の日本語による翻訳文が、願書に添付して提出された明細書とみなされたものである。

イ　本件明細書の段落【０００３】の１箇所に記載された「体腔内手術」は、本件国際出願明細書の段落[００４]（段落は国際公開第２０１３／１９２１１６号を参照した。）に記載された「intra-luminal operation」を翻訳したものである。

ウ　本件明細書における「体腔」は、「ステッドマン医学大辞典　第４版」（以下「参考資料」という。）第２９４ページによれば、「body cavity」に対応する訳である。

エ　本件国際出願明細書における「intra-luminal（intraluminal=intratubal）」は、参考資料第８８１ページによれば「管内の」を意味し、「luminal」は、参考資料第９９１ページによれば「管腔」を意味する「lumen」の形容詞形である。

オ　上記アないしエから、訂正事項１に係る訂正は、本件明細書において、翻訳により本件国際出願明細書における意味とは異なる意味を有するものとなった記載である「体腔」を、本件国際出願明細書における意味を表す記載である「管腔」に訂正するものであり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものに該当する。

（２）明細書の訂正に係る請求項について

訂正前の請求項１～１６について、請求項２～１６はそれぞれ請求項１を引用しているものであって、訂正事項５によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項１～１６は一群の請求項である。

そして、訂正事項１に係る明細書の訂正は、当該訂正が関係する請求項１を含む一群の請求項［１～１６］の全てについて行うものであるから、特許法第１２６条第４項の規定に適合するものである。

（３）新規事項の追加について

訂正事項１に係る訂正は、上記（１）のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載された事項の範囲内においてするものと認められる。

したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。

（４）特許請求の範囲の拡張または変更について

訂正事項１に係る訂正は、上記(１)のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものではない。

したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

（５）独立特許要件について

訂正事項１に係る訂正は、上記（１）のとおり、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものであるから、同条第７項の規定に適合するものであるか検討したところ、訂正後の請求項１～１６に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由はない。

したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。

２　訂正事項２

（１）訂正の目的について

ア　本件明細書は、本件国際出願明細書の日本語による翻訳文が、願書に添付して提出された明細書とみなされたものである。

イ　本件明細書の段落【０００９】の３箇所、【００１４】の１箇所、【００２０】の４箇所、【００４１】の１箇所、【００４４】の４箇所、【００９４】の１箇所、【０１１２】の２箇所、【０１３７】の１箇所、【０１５０】の１箇所、【０１５２】の２箇所、【０１６１】の１箇所、【０１６４】の１箇所及び【０１６７】の１箇所に記載された「体腔」は、本件国際出願明細書の段落[００９]、[０１４]、[０２０]、[００７４]、[００７７]、[００１２７]、[００１４５]、[００１７０]、[００１８３]、[００１８５]、[００１９４]、[００１９７]及び[００２００]に記載された「body lumen」を翻訳したものである。

ウ　本件国際出願明細書における「body lumen」の翻訳として、「body」は「体」を意味し、「lumen」は参考資料第９９１ページによれば「管腔」を意味することから、「body lumen」は「体管腔」を意味するといえる。

エ　本件明細書の段落【００４４】の３箇所に記載された「体腔」は、本件国際出願明細書の段落[００７７]に記載された「the lumen」を翻訳したものである。

オ　本件国際出願明細書の段落[００７７]における「the lumen」は、段落[００７７]に「More particularly, when working in a confined body lumen, such as the colon, expansion of the lumen is limited because it is undesirable to over-expand which could stretch the lumen beyond its ability to return to its normal state or more dangerously could rupture the lumen.」と記載されており、「a confined body lumen」を省略したものである。

カ　上記ウのとおり「body lumen」は「体管腔」を意味すること、段落[００７７]における「the lumen」は「confined」も含めて受けていることから、段落[００７７]における「the lumen」は「体管腔」を意味するといえる。

キ　本件明細書の段落【０１１２】の２箇所に記載された「体腔」は、本件国際出願明細書の段落[００１４５]に記載された「the lumen」を翻訳したものである。

ク　本件国際出願明細書の段落[００１４５]における「the lumen」は、段落[００１４５]に「During introduction of a system taught herein into a tortuous body lumen, for example a colon, the retractor can be unexpanded and flexible. This flexibility allows the retractor to bend to conform to the bends in the tortuous body lumen, so that it can be advanced with ease and not cause trauma to the lumen.・・・Once the retractor is advanced to the target location in the lumen, the flexible beam of the retractor can be straightened and stiffened as described herein.」と記載されており、「a tortuous body lumen」を省略したものである。

ケ　上記ウのとおり「body lumen」は「体管腔」を意味すること、段落[００１４５]における「the lumen」は「tortuous」も含めて受けていることから、段落[００１４５]における「the lumen」は「体管腔」を意味するといえる。

コ　上記アないしケから、訂正事項２に係る訂正は、本件明細書において、翻訳により本件国際出願明細書における意味とは異なる意味を有するものとなった記載である「体腔」を、本件国際出願明細書における意味を表す記載である「体管腔」に訂正するものであり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものに該当する。

（２）明細書の訂正に係る請求項について

上記１（２）で指摘したとおり、訂正前の請求項１～１６は一群の請求項である。

そして、訂正事項１に係る明細書の訂正は、当該訂正が関係する請求項１を含む一群の請求項［１～１６］の全てについて行うものであるから、特許法第１２６条第４項の規定に適合するものである。

（３）新規事項の追加について

訂正事項２に係る訂正は、上記（１）のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載された事項の範囲内においてするものと認められる。

したがって、訂正事項２に係る訂正は、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。

（４）特許請求の範囲の拡張または変更について

訂正事項２に係る訂正は、上記(１)のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものではない。

したがって、訂正事項２に係る訂正は、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

（５）独立特許要件について

訂正事項２に係る訂正は、上記（１）のとおり、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものであるから、同条第７項の規定に適合するものであるか検討したところ、訂正後の請求項１～１６に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由はない。

したがって、訂正事項２に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。

３　訂正事項３

（１）訂正の目的について

ア　本件明細書は、本件国際出願明細書の日本語による翻訳文が、願書に添付して提出された明細書とみなされたものである。

イ　本件明細書の段落【０１１４】の２箇所に記載された「体腔壁」は、本件国際出願明細書の段落[００１４７]（段落は国際公開第２０１３／１９２１１６号を参照した。）に記載された「the lumen wall」を翻訳したものである。

ウ　本件国際出願明細書における「the lumen wall」の翻訳として、「lumen」は参考資料第９９１ページによれば「管腔」を意味し、「wall」は「壁」を意味することから、「the lumen wall」は「管腔壁」を意味するといえる。

エ　本件明細書の段落【０１６８】の１箇所に記載された「体腔Ａ」は、本件国際出願明細書の段落[００２０１]（段落は国際公開第２０１３／１９２１１６号を参照した。）に記載された「lumen A」を翻訳したものである。

オ　本件国際出願明細書における「lumen A」の翻訳として、「lumen」は参考資料第９９１ページによれば「管腔」を意味する。

カ　本件国際出願明細書の段落[００２０１]には「Turning first to FIGS. 12 and 13, a distal viewing endoscope 1200, in which the system 1100 has been backloaded over the proximal end 1201 as shown in FIG. 12, is inserted through lumen A in the colon B in a procedure to remove the target polyp C from the wall of the colon B.」と記載され、図１３には腸Ｂ内に記号Ａが記載される点が見て取れることから、上記オの記載を踏まえると、「lumen A」は「管腔Ａ」を意味するといえる。

キ　上記アないしカから、訂正事項３に係る訂正は、本件明細書において、翻訳により本件国際出願明細書における意味とは異なる意味を有するものとなった記載である「体腔」を、本件国際出願明細書における意味を表す記載である「管腔」に訂正するものであり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものに該当する。

（２）明細書の訂正に係る請求項について

上記１（２）で指摘したとおり、訂正前の請求項１～１６は一群の請求項である。

そして、訂正事項１に係る明細書の訂正は、当該訂正が関係する請求項１を含む一群の請求項［１～１６］の全てについて行うものであるから、特許法第１２６条第４項の規定に適合するものである。

（３）新規事項の追加について

訂正事項３に係る訂正は、上記（１）のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載された事項の範囲内においてするものと認められる。

したがって、訂正事項３に係る訂正は、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。

（４）特許請求の範囲の拡張または変更について

訂正事項３に係る訂正は、上記(１)のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものではない。

したがって、訂正事項３に係る訂正は、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

（５）独立特許要件について

訂正事項３に係る訂正は、上記（１）のとおり、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものであるから、同条第７項の規定に適合するものであるか検討したところ、訂正後の請求項１～１６に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由はない。

したがって、訂正事項３に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。

４　訂正事項４

（１）訂正の目的について

ア　本件明細書は、本件国際出願明細書の日本語による翻訳文が、願書に添付して提出された明細書とみなされたものである。

イ　本件明細書の段落【０１６５】の１箇所に記載された「体腔壁」は、本件国際出願明細書の段落[００１９８]（段落は国際公開第２０１３／１９２１１６号を参照した。）に記載された「the luminal walls」を翻訳したものである。

ウ　本件国際出願明細書における「the luminal walls」の翻訳として、「luminal」は、参考資料第９９１ページによれば「管腔」を意味する「lumen」の形容詞形であり、「wall」は「壁」を意味することから、「the luminal walls」は「管腔壁」を意味するといえる。

エ　上記アないしウから、訂正事項４に係る訂正は、本件明細書において、翻訳により本件国際出願明細書における意味とは異なる意味を有するものとなった記載である「体腔」を、本件国際出願明細書における意味を表す記載である「管腔」に訂正するものであり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものに該当する。

（２）明細書の訂正に係る請求項について

上記１（２）で指摘したとおり、訂正前の請求項１～１６は一群の請求項である。

そして、訂正事項１に係る明細書の訂正は、当該訂正が関係する請求項１を含む一群の請求項［１～１６］の全てについて行うものであるから、特許法第１２６条第４項の規定に適合するものである。

（３）新規事項の追加について

訂正事項４に係る訂正は、上記（１）のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載された事項の範囲内においてするものと認められる。

したがって、訂正事項４に係る訂正は、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。

（４）特許請求の範囲の拡張または変更について

訂正事項４に係る訂正は、上記(１)のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものではない。

したがって、訂正事項４に係る訂正は、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

（５）独立特許要件について

訂正事項４に係る訂正は、上記（１）のとおり、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものであるから、同条第７項の規定に適合するものであるか検討したところ、訂正後の請求項１～１６に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由はない。

したがって、訂正事項４に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。

５　訂正事項５

（１）訂正の目的について

ア　本件特許の特許請求の範囲（以下「本件特許請求の範囲」という。）は、国際出願であるＰＣＴ／ＵＳ２０１３／０４６２００号の国際出願日における特許請求の範囲（以下「本件国際出願特許請求の範囲」という。）の日本語による翻訳文が、願書に添付して提出された特許請求の範囲とみなされたものである。

イ　本件特許請求の範囲の請求項１に記載された「体腔再成形システム」は、本件国際出願特許請求の範囲の請求項１に記載された「・・・a body lumen reshaping system positioned at a distal portion of the catheter, the reshaping system including first and second flexible elements movable from a non- expanded insertion position to an expanded position・・・.」のうち、「a body lumen reshaping system」及び「the reshaping system」を翻訳したものである。

ウ　本件国際出願特許請求の範囲における「a body lumen reshaping system」の翻訳として、「body」は「体」を意味し、「lumen」は参考資料第９９１ページによれば「管腔」を意味し、「reshaping system」は「再成形システム」を意味することから、「a body lumen reshaping system」は「体管腔再形成システム」を意味するといえる。

エ　本件国際出願特許請求の範囲における「the reshaping system」は、上記イの本件国際特許出願特許請求の範囲における請求項１の記載によれば、「a body lumen reshaping system」を受けた記載であると認められることから、「the reshaping system」は「体管腔再形成システム」を意味するといえる。

オ　上記アないしエから、訂正事項５に係る訂正は、本件特許請求の範囲において、翻訳により本件国際特許出願特許請求の範囲における意味とは異なる意味を有するものとなった記載である「体腔再形成システム」を、本件国際出願特許請求の範囲における意味を表す記載である「体管腔再形成システム」、すなわち「体腔」を、「体管腔」に訂正するものであり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものに該当する。

（２）新規事項の追加について

訂正事項５に係る訂正は、上記（１）のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、本件特許の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲または図面に記載された事項の範囲内においてするものと認められる。

したがって、訂正事項５に係る訂正は、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。

（３）特許請求の範囲の拡張または変更について

訂正事項５に係る訂正は、上記(１)のとおり、誤訳の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものではない。

したがって、訂正事項５に係る訂正は、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

（４）独立特許要件について

訂正事項５に係る訂正は、上記（１）のとおり、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものであるから、同条第７項の規定に適合するものであるか検討したところ、訂正後の請求項１～１６に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする新たな理由はない。

したがって、訂正事項５に係る訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。

第４　むすび

以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書き第２号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第３項ないし第７項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。