2017-701030

特許第６１２１８４５号発明「表面処理シリカ粉末、スラリー組成物及びそれを用いた樹脂組成物」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第６１２１８４５号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の〔１－３〕について訂正することを認める。 特許第６１２１８４５号の請求項１ないし３に係る特許を維持する。

【理　由】 第１．手続の経緯 特許第６１２１８４５号は、平成２５年　８月１３日に出願された特願２０１３－１６８３２７号について、平成２９年　４月　７日に設定登録がされたものであり、その後、その請求項１～３に係る特許に対し、平成２９年１０月２６日付けで特許異議申立人　大井　四郎により特許異議の申立てがされ、平成２９年１２月２５日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である平成３０年　３月　２日付けで意見書の提出及び訂正の請求があり、その訂正の請求に対して、特許異議申立人に意見を求めたものの応答がなかったものである。 第２．訂正の適否についての判断 １．訂正の内容 平成３０年　３月　２日付け訂正請求書による訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、次の訂正事項１～２よりなる。 （ア）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項３に、「請求項２に記載のスラリー組成物」と記載されているのを、「エポキシ樹脂、ビニルトリメトキシシラン及び請求項２に記載のスラリー組成物」に訂正する。 （イ）訂正事項２ 願書に添付した明細書の段落【００３１】【表２】に記載された「実施例１０」を「比較例１０」に訂正する。 ２．訂正の適否 （ア）訂正事項１について 訂正事項１は、請求項３に記載された樹脂組成物について、「請求項２に記載のスラリー組成物を用いた」を「エポキシ樹脂、ビニルトリメトキシシラン及び請求項２に記載のスラリー組成物を用いた」に訂正するものであり、訂正前の請求項３の記載では、樹脂組成物に用いられるものが特定されていないのに対し、訂正後の請求項３の記載は、樹脂組成物に用いられるものがエポキシ樹脂及びビニルトリメトキシシランであることを明らかにすることで、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定されている特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、当該訂正事項１は、本件特許明細書の段落【００２８】の「（３）樹脂硬化物の作製　 エポキシ樹脂としてビスフェノールＡ型エポキシ樹脂「ＥＰＩＣＬＯＮ－８５０」（ＤＩＣ株式会社製、エポキシ当量１８６ｇ／ｅｑ）１０．０質量部、・・・表面処理剤（ＳＣ剤）としてビニルトリメトキシシラン「ＫＢＭ－１００３」（信越化学工業株式会社製、分子量１４８．２）０．２８質量部を得られたスラリー組成物１００質量部に溶解し、樹脂組成物（エポキシ樹脂ワニス）を調製した。」との記載に基づくものであり、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第５項の規定に適合するものである。 さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第６項の規定に適合するものである。 （イ）訂正事項２について 願書に添付した明細書の段落【００３１】【表２】に記載された「実施例１０」は、本件発明の評価の指標である樹脂組成物の分散性、樹脂硬化物の成型性が共に×であり、さらにシリカ粉末の疎水化度も本件発明の範囲外である５．２％と記載され、さらに、かかる表２の記載の例は「実施例１０」以外は全て「比較例」と記載されていること、かつ他の段落の【００３０】【表１】には「実施例１０」との記載があり、かかる表１に記載の例は全て「実施例」と記載され、実施例１０は上記樹脂組成物の分散性、樹脂硬化物の成型性が共に○であり、さらにシリカ粉末の疎水化度も本件発明の範囲内の１．２％と記載されていることから、【００３１】【表２】に記載された「実施例１０」が「比較例１０」の誤記であることは明らかである。 したがって、訂正事項２は、願書に添付した明細書の段落【００３１】【表２】に記載された明らかな誤記を訂正するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第２号に規定されている誤記の訂正を目的とするものである。 そして、当該訂正事項２は、明細書の段落【００３１】【表２】に記載されている「比較例」という正しい記載に基づくものであり、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてしたものであるから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第５項の規定に適合するものである。 さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、特許法第１２０条の５第９項で準用する第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ３．一群の請求項について 訂正事項１は、訂正前の請求項３を訂正するものであり、また、本件特許明細書に係る訂正事項２は、明細書の誤記を訂正するものであるから、訂正前の一群の請求項１～３に関連するものである。 したがって、本件訂正は、一群の請求項１～３について請求するものであり、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第４項の規定に適合するものである。 ４．むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号及び第２号に掲げる事項を目的とし、同法第１２０条の５第９項の規定によって準用する第１２６条第４項～第６項に適合するので、訂正後の請求項〔１－３〕について訂正を認める。 第３．特許異議の申立てについて １．本件発明 本件訂正請求により訂正された訂正請求項１～３に係る発明（以下「訂正発明１」～「訂正発明３」という。）は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１～３に記載された事項により特定される次のとおりのものと認められる。 「【請求項１】 体積平均粒径が０．８０～１．３μｍ、粒度分布における累積体積１０％値（Ｄ１０）と累積体積５０％値（Ｄ５０）の比（Ｄ１０／Ｄ５０）＝０．２０～０．５０、ＢＥＴ比表面積値が３．５～５．５ｍ２／ｇ、疎水化度が１．０～５．０％である球状シリカ粉末。 【請求項２】 請求項１に記載の球状シリカ粉末を含有してなるスラリー組成物。 【請求項３】 エポキシ樹脂、ビニルトリメトキシシラン及び請求項２に記載のスラリー組成物を用いた樹脂組成物。」 ２．取消理由について （１）訂正前の請求項３に係る特許に対して、平成２９年１２月２５日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 本件特許明細書の実施例には、樹脂組成物において、樹脂としてエポキシ樹脂を用い、さらにＫＢＭ－１００３（ビニルトリメトキシシラン）を共存させたものしか開示されておらず、樹脂組成物において、エポキシ樹脂とビニルトリメトキシシランとを共存させるもの以外の組み合わせについてまで課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例又は説明が記載されていないため、本件特許発明３の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえず、また、実施例の樹脂組成物において、ビニルトリメトキシシランを表面処理剤としてエポキシ樹脂に含ませることの技術的意義が不明であり、委任省令要件違反に該当するものであるから、同発明に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号及び第６項第１号の規定する要件を満たしていない特許出願についてされたものであり、取り消されるべきものである。 （２）樹脂組成物において用いられる樹脂と表面処理剤について通知した取消理由に対し、本件訂正請求により、訂正発明３の樹脂組成物において、エポキシ樹脂及びビニルトリメトキシシランが用いられることが特定され、当該樹脂組成物において、球状シリカ粉末をエポキシ樹脂に高充填した際、球状シリカ粒子が良好に分散してなる樹脂組成物を得る課題を解決でき、また、本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載は、当業者が課題を解決する手段を理解できるものであることが明らかとなった。 （３）取消理由についてのまとめ 以上のとおりであるから、請求項３に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号及び第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものでない。 ３．取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について （１）申立理由の概要 申立人は、上記取消理由の他に、 訂正前の請求項１～３に係る発明に含まれない具体例である表２の「実施例１０」が実施例とされていることから、本件特許明細書の記載は、当業者がこれらの発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえず、発明の課題の解決手段を理解できないものであり、また、樹脂組成物において、エポキシ樹脂とビニルトリメトキシシランとを共存させるもの以外の組み合わせについてまで課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例又は説明が記載されていないため、訂正前の請求項１～２に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、訂正前の請求項１～３に係る特許は特許法第３６条第４項第１号及び第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである旨主張し（以下「申立理由１」という。）、 さらに、甲第１～４号証（以下、「甲１～４」という。）を提出し、訂正前の請求項１，３に係る発明は、甲１に記載された発明であるから、その特許は、特許法第２９条第１項の規定に違反してされたものであり、また、訂正前の請求項１～３に係る発明は、甲１～４に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、その特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである旨主張している（以下「申立理由２」という。） 甲第１号証：特開２００１－８１３０５号公報 甲第２号証：アドマテックス社製品カタログ「ＭＩＲＡＣＬＥ　ＡＤＭＡＦＩＮＥ」、平成２２年６月発行 甲第３号証：特開２０１３－１０１４１１号公報 甲第４号証：特開２０１２－１４０５２９号公報 （２）申立理由１について 本件訂正請求により、表２の記載は「比較例１０」であることが明らかとなったので、本件特許明細書の記載は、当業者が訂正発明１～３の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであり、発明の課題の解決手段を理解できるものといえる。 また、訂正発明１，２は、球状シリカ粉末を訂正発明３に係る樹脂へ高充填した際に、硬化前の樹脂組成物の流動性を極めて高くし、硬化後の樹脂組成物の基板強度を高くできる課題を解決できるものであるから、訂正発明１，２の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるものといえる。 したがって、この申立理由には理由がない。 （３）申立理由２について 申立人は、訂正前の請求項１に係る発明について、甲１に記載された発明であるか、甲３，４に記載された発明から容易に想到し得るものである旨主張していることから、これらの点について検討する。 ア）甲１発明について 甲１の請求項１、【０００２】、【０００６】、【００２２】、【００５１】、実施例９には、プリント配線基板の材料に用いる硬化性ポリフェニレンエーテル系樹脂組成物に充分な分散性を有するフィラーとして、本件特許明細書の実施例９で用いられている表面処理剤と同じシランカップリング剤であるビニルトリメトキシシランを、０．８ｗｔ％用いて処理されたアドマファインＳＯ－Ｃ３である球状シリカ（以下、甲１発明という。）が記載されているものと認められる。 そして、甲２の記載によれば、アドマファインＳＯ－Ｃ３は、体積平均粒径が０．８－１．２μｍ、比表面積が３－６ｍ２／ｇ、Ｄ１０／Ｄ５０が０．３９～０．５１の範囲であるといえる。 しかしながら、甲１には、甲１発明の表面処理された球状シリカの疎水化度を１．０～５．０％とすることは記載も示唆もされていない。 また、訂正発明１の球状シリカ粉末は、本件特許明細書の段落【００１９】、【００２８】に記載されているとおり、超音波噴霧器を用いてシリカ粒子表面に予め表面処理剤を吸着させた後、オートクレーブを用いた加圧処理を行うことで、表面シラノール基と表面処理剤を均一に反応させているものであるのに対し、甲１発明は、どのような条件で表面処理を行っているのかが明らかでないことから、甲１発明が、本件特許発明の実施例と同じシランカップリング剤を用いており、シランカップリング剤の処理量が通常の表面処理で用いられる量と同じであるとしても、甲１発明の表面処理された球状シリカの疎水化度が１．０～５．０％であるとまではいえない。 イ）甲３発明について 甲３の請求項１、【００１０】、【００１７】には、液晶表示素子の製造において採用される液晶滴下法用シール剤である樹脂組成物に無機充填材として充填される表面が疎水化されたＭ値が２０以上のシリカ粉末（以下、甲３発明という。）が記載されているものと認められる。 ここで、Ｍ値は疎水化の程度を示す指標であり、本件特許明細書の段落【００２９】で記載された疎水化度の定義と甲３の段落【００１０】で記載されたＭ値の定義をみると、両者は、疎水化度を測定する際の温度が明らかでない点でのみ相違するものであって、類似の疎水化の程度を示す指標であることがわかる。 一方、甲４の請求項１，２、【００１５】、【００１９】、【００２０】、【００２８】、実施例３，６，８には、水性表面と疎水性表面とを有する無機微粒子である両親媒性粒子において、Ｍ値は、両親媒性粒子の界面活性及び分散安定剤の分散安定性等の観点から、１～３５が好ましく、実施例において、Ｍ値が１や５であるシリカ微粒子が記載されているものと認められる。 してみると、甲３発明は、Ｍ値を２０以上とするものであるから、甲４に分散安定性の観点からシリカ微粒子のＭ値を１～５にする技術が記載されていたとしても、甲３発明において、疎水化度を１．０～５．０％（Ｍ値が１～５程度）とすることには、阻害要因があるといえる。 ウ）まとめ してみれば、訂正発明１は、甲１に記載された発明でも、甲１～４に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。 また、訂正発明１を引用する訂正発明２～３についても同様である。 第４．むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項１～３に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件請求項１～３に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。