2017-700730

特許第６０６６６６０号発明「内視鏡フード」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第６０６６６６０号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－６〕について訂正することを認める。 特許第６０６６６６０号の請求項１、３、４に係る特許を維持する。 特許第６０６６６６０号の請求項２、５及び６に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第６０６６６６０号の請求項１～６に係る特許についての出願は、平成２４年１０月１９日に特許出願され、平成２９年１月６日にその特許権の設定登録がされ、その後、その特許について、同年７月２５日に特許異議申立人　青木　耕一（以下、「申立人」という。）により特許異議の申立てがされ、同年１０月２７日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である同年１２月２８日に意見書の提出及び訂正の請求があり、平成３０年２月１６日付けでその訂正の請求を申立人に通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を設けたが、異議申立人からは何ら応答がなかったものである。その後、同年５月９日付けで当審より取消理由（決定の予告）が通知され、特許権者より同年７月１３日付けで訂正請求書及び意見書が提出され、当審は、同年８月２１日付けで訂正拒絶理由を通知した。特許権者は、その指定期間内である同年９月２６日に意見書及び手続補正書を提出した。 なお、同年１０月１５日付けで当審から特許異議申立人に特許法第１２０条の５第５項の規定に基づく書面等を送付し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許異議申立人から応答はなかった。 第２　訂正の適否についての判断 １　訂正の内容 補正後の本件訂正請求による訂正の内容は、以下の訂正事項１～１５のとおりである。（下線は、訂正箇所として当審で付した。） （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１における、 「前記筒状体の先端部に設けられ、病変部に装着された医療用のクリップに係合させて、 前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対してカウンタトラクションを付与するための係合部とを有することを特徴とする」 との記載を、 「前記筒状体の先端部の一部を切り欠いた切欠きである係合部とを有し、 病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持され、該先端部が前記病変部に装着された状態で前記内視鏡が移動した際に該内視鏡と一体的に該クリップを移動させて、前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対しカウンタトラクションを付与し、 前記係合部を複数有し、 複数の前記係合部が、前記筒状体の周方向に等間隔で設けられ、 各係合部の切り欠きの寸法を異なるものとしたことを特徴とする」との記載に訂正する。 また、請求項１に係る発明を直接または間接的に引用する請求項３及び４の記載も、同様に訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２を削除する訂正を行う。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３における「前記クリップの断面形状に適合した」との記載を、「前記クリップの前記基端部の断面形状に適合した」との記載に訂正する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項３における「請求項２に記載の」との記載を、「請求項１に記載の」との記載に訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項４における 「矩形状もしくはアーチ形状、又は矩形に２段に切り欠いた形状を有する」 との記載を、 「矩形状を有する」との記載に訂正する。 （６）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項４における「請求項２に記載の」との記載を、「請求項１に記載の」との記載に訂正する。 （７）訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項５を削除する訂正を行う。 （８）訂正事項８ 特許請求の範囲の請求項６を削除する訂正を行う。 （９）訂正事項９ 明細書の段落【０００９】に、 「本発明の内視鏡フードは、ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）を行う際に内視鏡に装着して用いられる内視鏡フードであって、両端が開放された中空の筒状体を備え、前記筒状体は、前記筒状体の基端側に設けられ、該筒状体を、前記内視鏡の先端部の外周面に着脱可能に装着するための装着部と、前記筒状体の先端部に設けられ、病変部に装着された医療用のクリップに係合させてカウンタトラクションを得るための係合部とを有することを特徴とする。」 と記載されているのを、 「本発明の内視鏡フードは、ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）を行う際に内視鏡に装着して用いられる内視鏡フードであって、両端が開放された中空の筒状体を備え、前記筒状体は、前記筒状体の基端側に設けられ、該筒状体を、前記内視鏡の先端部の外周面に着脱可能に装着するための装着部と、前記筒状体の先端部の一部を切り欠いた切欠きである係合部とを有し、病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持され、該先端部が前記病変部に装着された状態で前記内視鏡が移動した際に該内視鏡と一体的に該クリップを移動させて、前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対しカウンタトラクションを付与し、前記係合部を複数有し、複数の前記係合部が、前記筒状体の周方向に等間隔で設けられ、各係合部の切り欠きの寸法を異なるものとしたを特徴とする。」 と訂正する。 （１０）訂正事項１０ 本件明細書の段落【００１３】に、 「本発明において、前記係合部は、」 と記載されているのを、 「本発明における前記係合部は、」 と訂正する。 （１１）訂正事項１１ 本件明細書の段落【００１４】に、 「前記クリップの断面形状に適合した」 と記載されているのを、 「前記クリップの前記基端部の断面形状に適合した」 と訂正する。 （１２）訂正事項１２ 本件明細書の段落【００１５】に、 「前記切欠きは、矩形状若しくはアーチ形状、又は矩形状に２段に切り欠いた形状を有してもよい。切欠きがアーチ形状を有する場合には、切欠きの周方向の寸法を適切な大きさとすることによって、術者は、係合部により容易にクリップを捕捉して押し上げることができる。」 と記載されているのを、 「前記切欠きは、矩形状を有してもよい。」 と訂正する。 （１３）訂正事項１３ 明細書の【００１６】の記載を削除する訂正を行う。 （１４）訂正事項１４ 明細書の【００１７】の記載を削除する訂正を行う。 （１５）訂正事項１５ 明細書の【００１８】の記載を削除する訂正を行う。 本件訂正請求は、一群の請求項〔１－６〕に対して請求されたものである。また、明細書に係る訂正は、一群の請求項〔１－６〕について請求されたものである。 ２　訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 （１）請求項１に係る訂正について 請求項１に係る訂正は、請求項１の「前記筒状体の先端部に設けられ」た「係合部」が、訂正前の請求項２に係る発明の「前記筒状体の先端の一部を切り欠いた切欠きである」と訂正するものであるから、この訂正は、訂正前の請求項１に係る発明を引用した訂正前の請求項２に係る発明とするものであり、請求項の削除を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと認められる。 請求項１に係る訂正は、さらに、前記「係合部」が「病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持され、該先端部が前記病変部に装着された状態で前記内視鏡が移動した際に該内視鏡と一体的に該クリップを移動させて、前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対しカウンタトラクションを付与し、前記係合部を複数有し、複数の前記係合部が、前記筒状体の周方向に等間隔で設けられ、各係合部の切り欠きの寸法を異なるもの」であると訂正しているが、該訂正は、前記「係合部」の機能及び形態を限定するものであるから、この訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 次に、特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明には、前記「係合部」に関し以下の記載がある。 （本ａ）「【請求項５】 複数の前記係合部が、前記筒状体の周方向に等間隔で設けられることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の内視鏡フード。 【請求項６】 各係合部の切欠きの寸法を異なるものとしたことを特徴とする請求項５に記載の内視鏡フード。」 （本ｂ）「【００２６】 次に、術者は、図２（ｃ）に示すように、切開しようとする部分に内視鏡２の先端部を近接させて、内視鏡２の先端に装着された内視鏡フード１の係合部７に止血クリップ６を係合させる。術者はさらに、係合した止血クリップ６をカット部１１が開く方向に押し上げながら、鉗子チャンネルに装填したＩＴナイフ１２により、病変部５直下の粘膜下層を切開し、剥離する。 【００２７】 このとき、止血クリップ６が、カット部１１が開く方向に押し上げられることによって、病変部５直下の剥離すべき部分に対し、適切なカウンタトラクションが付与される。これにより、術者は、内視鏡２による良好な視界の下で、粘膜下層の切開及び剥離を効率的に行うことができる。」 （本ｃ）「【００３３】 図５は、第４実施形態に係る内視鏡フードの平面図である。図５に示すように、本実施形態の内視鏡フード１９は、両端が開放された筒状体２０の先端部において、止血クリップ６の断面形状に適合したＵ字形状の切欠きを複数並べて構成した係合部２１を有する。すなわち、係合部２１は、そのＵ字形状の切欠きに止血クリップ６が嵌り込むことにより、止血クリップ６を保持することができるようになっている。」 （本ｄ）「【００４０】 図９は、第８実施形態に係る内視鏡フードの斜視図である。図９に示すように、本実施形態の内視鏡フード３１は、筒状体３２の先端部において、矩形状に切り欠いた切欠きとしての大小２つの係合部３３ａ及び３３ｂを有する。」 「【００４２】 なお、本実施形態では、係合部の数は２つであり、これらが１８０°間隔で設けられているが、より多くの大きさの異なる係合部を設けてもよい。これらの係合部は、筒状体３２の周方向に等間隔で配置される。 【００４３】 図１０は、第９実施形態に係る内視鏡フードの斜視図である。図１０に示すように、本実施形態の内視鏡フード３４は、矩形状に切り欠いた切欠きとしての大中小３つの係合部３６ａ、３６ｂ及び３６ｃを有する。係合部３６ａ～３６ｃは、筒状体３５の周方向の半周にわたり、等間隔（９０°間隔）で設けられる。」 （本ｅ）「 」 上記（本ａ）～（本ｅ）より、訂正後の請求項１に係る発明の、「係合部」が「病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持され、該先端部が前記病変部に装着された状態で前記内視鏡が移動した際に該内視鏡と一体的に該クリップを移動させて、前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対しカウンタトラクションを付与し、前記係合部を複数有し、複数の前記係合部が、前記筒状体の周方向に等間隔で設けられ、各係合部の切り欠きの寸法を異なるもの」である点は、明細書に記載されており、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと認められる。 （２）請求項３及び４に係る訂正について 請求項３及び４に係る発明は、請求項１に係る発明を引用しているから、請求項１に係る訂正に伴って訂正されるものであり、この点については、上記（１）で検討したとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項を追加するものではなく、更に実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと認められる。そして、請求項３及び４に係る訂正は、前記訂正に加えて、請求項３に関しては、訂正前の「前記クリップの断面形状に適合した円弧形状又はＵ字形状の切欠き」における「クリップの断面形状」を、「前記クリップの前記基端部の断面形状」であると、「断面形状」が「前記クリップの前記基端部」の形状であると限定しているものであり、請求項４に関しては、「切欠き」の形状が、訂正前は「矩形状若しくはアーチ形状、又は矩形状に２段に切り欠いた形状」であったものを、「矩形状」のみに限定しているから、請求項３及び４に係る訂正も、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 （３）請求項２、５及び６に係る訂正について 請求項２、５及び６に係る訂正は、請求項を削除する訂正であるから特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （４）本件明細書の段落【０００９】の訂正について 本件明細書の段落【０００９】の訂正は、請求項１に係る訂正に伴う明細書の訂正である。そうすると、本件明細書の段落【０００９】の訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 （５）本件明細書の段落【００１３】の訂正について 本件明細書の段落【００１３】の訂正は、請求項２に係る訂正に伴う明細書の訂正である。そうすると、本件明細書の段落【００１３】の訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 （６）本件明細書の段落【００１４】の訂正について 本件明細書の段落【００１４】の訂正は、請求項３に係る訂正に伴う明細書の訂正である。そうすると、本件明細書の段落【００１３】の訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 （７）本件明細書の段落【００１５】～【００１７】の訂正について 本件明細書の段落【００１５】～【００１７】の訂正は、請求項４に係る訂正に伴う明細書の訂正である。そうすると、本件明細書の段落【００１５】～【００１７】の訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 （８）本件明細書の段落【００１８】の訂正について 本件明細書の段落【００１８】の訂正は、請求項５に係る訂正に伴う明細書の訂正である。そうすると、本件明細書の段落【００１８】の訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正であって、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 ３　小括 以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号及び第３号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。 したがって、明細書、特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書、特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－６〕について訂正することを認める。 第３　訂正後の本件発明 本件訂正請求により訂正された請求項１－６に係る発明（以下「本件発明１－６」という。）は、訂正特許請求の範囲の請求項１－６に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項１】 内視鏡的粘膜下層剥離術を行う際に内視鏡に装着して用いられる内視鏡フードであって、 両端が開放された中空の筒状体を備え、 前記筒状体は、 前記筒状体の基端側に設けられ、該筒状体を、前記内視鏡の先端部の外周面に着脱可能に装着するための装着部と、 前記筒状体の先端部の一部を切り欠いた切欠きである係合部とを有し、 病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持され、該先端部が前記病変部に装着された状態で前記内視鏡が移動した際に該内視鏡と一体的に該クリップを移動させて、前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対しカウンタトラクションを付与し、 前記係合部を複数有し、 複数の前記係合部が、前記筒状体の周方向に等間隔で設けられ、 各係合部の切り欠きの寸法を異なるものとしたことを特徴とする内視鏡フード。 【請求項２】　（削除） 【請求項３】 前記係合部は、前記クリップの前記基端部の断面形状に適合した円弧形状又はＵ字形状の切欠きを複数並べて構成されることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡フード。 【請求項４】 前記切り欠きは、矩形状を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡フード。 【請求項５】　（削除） 【請求項６】　（削除）」 第４　取消理由通知に記載した取消理由について １　取消理由の概要 （１）平成２９年１０月２７日付け取消理由通知について 訂正前の請求項１－６に係る特許に対して、当審が平成２９年１０月２７日に特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 ア　本件発明１及び２は甲１発明である。また、本件発明１～５は甲３発明であるから、本件発明１～５に係る特許は特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものである。 したがって、本件発明１～５に係る特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 イ　本件発明１～６は、明確でないから、本件発明１～６に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、発明の詳細な説明は、当業者が本件発明１～６を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものとはいえないから、本件発明１～６に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 したがって、本件発明１～６に係る特許は、特許法第１１３条第４号に該当し、取り消されるものである。 （２）平成３０年５月９日付け取消理由通知（決定の予告）について 訂正前の請求項１－６に係る特許に対して、当審が平成３０年５月９日に特許権者に通知した取消理由（決定の予告）の要旨は、次のとおりである。 ア　本件発明１、３～５は甲１発明である。また、本件発明１は甲４発明であり、本件発明４は、甲４発明から、当業者が容易に想到できたものであるから、本件発明１、３～５に係る特許は特許法第２９条第１項第３号の規定に違反してされたものであり、本件発明４は、特許法第２９条第２項の規定に違反してされたものである。 したがって、本件発明１、３～５に係る特許は、特許法第１１３条第２号に該当し、取り消されるべきものである。 イ　本件発明１、３～６は、明確でないから、本件発明１、３～６に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、発明の詳細な説明は、当業者が本件発明４～６を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものとはいえないから、本件発明４～６に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 したがって、本件発明１、３～６に係る特許は、特許法第１１３条第４号に該当し、取り消されるものである。 ２　甲号証の記載 （１）甲１号証 ア　甲１号証に記載の事項 甲１号証（特開２００３－２４５２４４号公報）には、以下の記載がある。 （甲１ａ）「【０００２】 【従来の技術】従来、手術に用いる内視鏡装置の一例として、内視鏡の挿入部の先端部に観察光学系、ライトガイド、空気・水送り口及び吸引口を配設して形成したものがある。このような内視鏡装置では、ライトガイドから生体組織等の被写体に光を当て、この光を当てた被写体を対物レンズを介して視認し、空気・水送り口より送出した空気或いは水やその他の物質を吸引口で吸引し得るようになっている。」 （甲１ｂ）「【００１３】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。 （第１の実施の形態）図１ないし図５は本発明の第１の実施の形態に係り、図１は先端フード部材を取り付けた内視鏡の先端部の斜視図、図２は内視鏡の先端部の正面図、図３は対象物から先端フード部材に加わる力を示す説明図、図４は先端フード部材に力が加わることによる変形を示す説明図、図５は先端フード部材の凸部の先端面を示す説明図である。 【００１４】（構成）図１に示すように、内視鏡１は、図示しない光源装置、ビデオプロセッサ及びモニタとともに内視鏡装置を構成するものである。 【００１５】内視鏡１の挿入部１０の先端部１１には、先端フード部材２０が着脱自在の状態で設けられている。この場合、先端フード部材２０は、略円筒状に形成され、先端部１１に圧入されて固定されている。」 （甲１ｃ）「【００１７】先端フード部材２０は、先端部１１から突出した突出部２１と、先端部１１が嵌合される内視鏡固定部２２とを有する。 【００１８】突出部２１には、該突出部２１の先端から力が加わった際に、該突出部２１を変形可能とするために、２つの凹部２３，２３が設けられている。突出部２１には、２つの凹部２３，２３を形成することで２つの凸部２４，２４が形成されている。 【００１９】図１及び図２に示すように、先端部１１の端面には、空気・水送り口であるところの送気送水ノズル１２と、吸引口１３と、観察光学系１４と、照明窓１５，１６とが設けられている。」 （甲１ｄ）「【００３５】（第２の実施の形態）図６ないし図８は本発明の第２の実施の形態に係り、図６は先端フード部材を取り付けた内視鏡の先端部の正面図、図７は内視鏡の挿入部に取り付けられた先端フード部材の断面図、図８は先端フード部材に力が加わることによる変形を示す説明図である。 【００３６】（構成）図６に示すように、第２の実施の形態の内視鏡３で図２に示した第１の実施形態と異なるのは、先端フード部材３０のみで、挿入部１０は第１の実施の形態と同様になっている。」 （甲１ｅ）「【００３８】先端フード部材３０の突出部３１には、該突出部３１の先端から力が加わった際に、該突出部３１を変形可能とするために、凹部３３が４つ設けられている。」 （甲１ｆ）「【図２】 」 （甲１ｇ）「【図３】 」 （甲１ｈ）「【図６】 」 （甲１ｉ）「【図７】 」 （甲１ｊ）「図８ 」 イ　甲１号証に記載された発明 （ア）（甲１ａ）には、「手術に用いる内視鏡装置の一例として、内視鏡の挿入部の先端部に観察光学系、ライトガイド、空気・水送り口及び吸引口を配設して形成したものがある。」と記載され、甲１号証の第１の実施の形態の「内視鏡１」の「先端部１１の端面には、空気・水送り口であるところの送気送水ノズル１２と、吸引口１３と、観察光学系１４と、照明窓１５，１６とが設けられている」から、甲１号証の「内視鏡１」を有する「内視鏡装置」は、「手術に用いる」ものであるといえる。 （イ）（甲１ｄ）より、「図６に示すように、第２の実施の形態の内視鏡３で図２に示した第１の実施形態と異なるのは、先端フード部材３０のみ、挿入部１０は第１の実施の形態と同様になっている」から、第２の実施の形態の「内視鏡装置」も「手術に用いる」ものである。そして、図６から、「先端フード部材３０」は実施例１の「先端フード部材２０」と同様に、「略円筒状に形成され、先端部１１に圧入されて固定されている」点が見て取れる。 （ウ）先端フード部材を取り付けた内視鏡の先端部の正面図及び断面図である図６及び図７より、「先端フード部材３０」が「先端部１１」に取り付けた状態が、第１の実施の形態の先端フード部材を取り付けた内視鏡の先端部の正面図及び断面図である図２及び図３と同様であることが見て取れることから、第２の実施の形態の「先端フード３０」も、第１の実施の形態同様に、「内視鏡３の挿入部１０の先端部１１に」、「着脱自在の状態で設けられ」、「先端部１１に圧入されて固定され」、「先端部１１が嵌合される内視鏡固定部」を有ことは明らかである。 （エ）（甲１ｈ）より「凹部３３」がそれぞれ筒状体の周方向に等間隔で設けられた点が見て取れる。 （オ）そうすると、甲１号証には以下の発明（以下、「甲１発明」という。）が記載されていると認められる。 「手術に用いる内視鏡装置に取り付けられて用いられる先端フード部材３０であって、 略円筒状に形成され、 内視鏡３の挿入部１０の先端部１１に着脱自在の状態で設けられ、 内視鏡３の先端部１１が嵌合される内視鏡固定部を有し、 突出部３１には、該突出部３１の先端から力が加わった際に、該突出部３１を変形可能とするために、凹部３３が４つ設けられ、 凹部３３がそれぞれ筒状体の周方向に等間隔で設けられた 先端フード部材３０。」 （２）甲２号証 ア　甲２号証に記載の事項 甲２号証（特開昭６１－１９１３３３号公報）には、以下の記載がある。 (甲２ａ)「第１図は、フード状の位置決め具２０を、穿刺針２２を具備する内視鏡挿入部２４の先端部分に被冠した状態の斜視図であり、第２図は、その中央縦断側面図である。内視鏡挿入部２４は、目標観察のための観察用光ファイバ束２６を具備する。穿刺針２２及びこれに連通ずる薬液輸送用管２８は、内視鏡挿入部２４内でその軸方向に延びる挿通管３０内で摺動自在である。穿刺針２２は、薬液輸送用管２８を介して、内視鏡の手許操作部に連なる。図示しないが、手許操作部又はその外側で、穿刺針２２の押出し又は引込操作及び薬液送出操作を行なう。 観察用光ファイバ束２６の先端面の先には、物体からの像を光ファイバ束２６の先端面に結ばせる対物レンズ３４と、主光軸を穿刺針２２の側に傾けるプリズム３６とを配置しである。この部分を第３図に拡大して示した。 第１図及び第２図に示したフード状の位置決め具２０は、内視鏡挿入部２４の先端部分を内部に収容する全体として筒状をしており、例えば、軟質プラスチックや硬質ゴム等の幾分軟い材料からなる。内視鏡挿入部２４の先端部分に一体化する場合には不要であるが、フード状で取外し自在とする第１図及び第２図の例では、位置決め具２０の内面に内視鏡挿入部２４の先端面と係合する段部を設けるのが好ましい。これにより、位置決め具２０の取付け位置が一定する。 位置決め具２０の、穿刺針２２に近い部分には、当該穿刺針２２に沿って略Ｕ字状の切除部３８を設けてある。切除部３８の側から見た位置決め具２０の側面図を第４図に示す。切除部３８によって形成される位置決め具２０の端面は、体内壁を傷付けることのないように、滑らかなものであることが望ましい。また、切除部３８の大きさ、形は、目標部位の大きさや深さ、処置の内容（穿刺針の刺入、組繊切片の切除等）などによって決定する。ただし、切除部３８は、その幅が底部３８ｃに近づく程に狭くなるようにするのが好ましい。試作例では、第４図に図示したθが６０°程度で体内壁に損傷を与えずに良好な作業性が得られた。 第１図、第２図及び第４図に図示した実施例では、観察用光ファイバ束２６による視野が位置決め具２０の突出した部分によってけられる量を少なくするため、第２図に明瞭に示すように、位置決め具２０の先端面を、観察用光ファイバ２６に近い側で突出層が少なくするように斜めにカットしである。 第５図及び第６図は、位置決め具２０の先端面形状を変更した別の実施例を示す。第５図は第４図と同様に、切除部３８の側から見た側面図であり、第６図は第５図のＶＩ－ＶＩ線から見た中央縦断面図である。このように、切除部３８の両側部３８ａ、３８ｂを舌状の突出部にしてもよい。この実施例は、第１図、第２図及び第４図の実施例に比べ、観察用光ファイバ束２６の視野のけられる量が少なくなるが、体内壁に損傷を与える危険が増す。」 イ　甲２号証に記載された技術事項 上記（甲２ａ）より、甲２号証には以下の技術事項が記載されている 「内視鏡挿入部２４の先端部分を内部に収容する全体として筒状をしており、 穿刺針２２に近い部分には、当該穿刺針２２に沿って略Ｕ字状の切除部３８を設けてある フード状の位置決め具２０。」 （３）甲３号証 ア　甲３号証に記載の事項 甲３号証（特開２００２－０９５６２３号公報）には、以下の記載がある。 （甲３ａ）「【０００５】 【発明の実施の形態】 本発明を図面を用いて説明する。図１、図２及び図３は、実施例の概要を示す側面説明図で、図４は実施例を内視鏡に嵌合した状態を示す正面説明図である。フード（１）は、接近防止部（２）と内視鏡に着脱可能な嵌合部（３）とを同体又は別体に形成し、接近防止部（２）は円筒又はラッパ状に形成するとともに切欠部（２ａ）又は及び側孔（２ｂ）を穿ってある。接近防止部（２）は、内視鏡（４）の対物レンズ（５）の性能に応じ内視鏡（４）の対物レンズ（５）の視野を適切に得ることができる長さとする。前記切欠部（２ａ）又は及び側孔（２ｂ）は、単数又は複数設けるが、前記のとおり内視鏡（４）の鉗子口（７）、ノズル（８）からの送気や液体噴出による流体等排出路として設けるものであるので、単数又は少数設けるときは、排出の実効をあげるため、内視鏡（４）の対物レンズ（５）側に設けることが望ましい（なお、図４に示す内視鏡は例示であり、同図中（７）はライトガイドである。）。」 （甲３ｂ）「【図１】 」 イ　甲３号証に記載された技術事項 上記（甲３ａ）及び（甲３ｂ）より、甲３号証には、以下の技術事項が記載されている。 「接近防止部（２）と内視鏡に着脱可能な嵌合部（３）とを同体に形成し、接近防止部（２）は円筒状に形成するとともに切欠部（２ａ）を穿ってあるフード（１）であって、 前記切欠部（２ａ）は、複数設けられ、 前記内視鏡には、内視鏡（４）の鉗子口（７）、ノズル（８）が設けられた フード（１）」 （４）甲４号証 ア　甲４号証に記載の事項 甲４号証（特開平０９－０６６０１９号公報）には、以下の事項が記載されている。 （甲４ａ）「【０００８】キャップ２は、硬質で透明な合成樹脂、例えばアクリル樹脂や、好ましくはポリカーボネイト等の透明硬質のプラスチックで、あるいはガラス等で構成されており、内視鏡３の視野を妨げることなく、また、粘膜６（図４乃至図６）に押しつけたり吸引した時に、変形しない程度の硬さを有しており、また、その先端側から軸方向に延びるスリット２ａを有している。スリット２ａは、高周波スネアワイヤを挿通可能で、かつ、粘膜等の吸引時に空気モレが大きくならない程度の寸法を有しており、好ましくはスリット幅が０．５ｍｍ乃至４ｍｍ程度である。 【０００９】固定部材４は、合成樹脂や、好ましくは塩化ビニル、ポリウレタン、フッ素樹脂等の軟質プラスチック、又は弾性材料、好ましくは、ラテックス、シリコン、イソプレン、ネオプレン等のゴム類からなり、内視鏡３の先端部を傷つけることなく、キャップ２を内視鏡３に着脱自在となるように構成されている。 【００１０】次に、この実施の形態の作用を説明する。まず、内視鏡３を患者の体腔内に挿入する前に、図３に示すように、内視鏡のチャンネル５内を挿通した可撓性管よりなるスネアシース７ａと、このスネアシース７ａ内を進退自在に挿通され、かつ、その先端部をループ状に形成されたスネアワイヤ７ｂから成る高周波スネア７のスネアワイヤ７ｂのループ状部分をキャップ２に設けたスリット２ａからキャップ２の外側に引き出し、キャップ２の外周部分に巻き付けた状態で引っかけておく。 【００１１】続いて、図４に示すように、内視鏡３の図示しない操作部を操作して、内視鏡用フード１のキャップ２の先端開口部を粘膜６の切除したい部位に移動させる。そして、その先端開口部を粘膜６に押しつけ、内視鏡３のチャンネル５を通して、図示しない吸引源から吸引することにより、粘膜６をキャップ２内に吸引して切除部分を盛り上げ、ポリープ状に形成する。 【００１２】次に、図５に示すように、スネアシース７ａからスネアワイヤ７ｂを前方ヘ押し出して、スネアワイヤ７ｂをキャップ２から外し、吸引された粘膜６の基部へそのループ部を位置させる。 【００１３】更に、図６に示すように、スネアワイヤ７ｂをスネアシース７ａ内に引き込んで、粘膜６の基部を締めつけた後、スネアワイヤ７ｂに高周波電流を印加することによりポリープ状に形成した粘膜６の切除を実行する。 【００１４】本実施の形態によれば、従来内視鏡用フードの内側で粘膜６の切除部分の基部へスネアワイヤのループ部を位置させていた場合に比べ、内視鏡用フードの内側で粘膜６を吸引して盛り上げポリープ状にした切除部分に対して内視鏡用フードの外側でスネアワイヤのループ部を位置させるため、より根元側で切除が可能となり、より大きな粘膜の切除が可能となる。また、スネアワイヤ７ｂの操作も容易にすることができる。」 （５）甲５号証 甲５号証（特開２０１０－１３１３０２号）には、ＥＭＲ（内視鏡的粘膜切除術）、ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）等の各種の高度の処置（内視鏡的手術）において使用される、内視鏡用フードおよびフード装着補助具が記載されている。 （６）甲６号証 甲６号証（特開２０１０－０２９３９２号公報）には、ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）などに使用される内視鏡先端フードが記載されている。 （７）甲７号証 甲７号証（特開２０１０－０２２５６８号公報）には、ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）などに使用される内視鏡の先端部の外周に当接可能な略円筒状のキャップが記載されている。 ３　当審の判断 （１）特許法３６条６項２号について 訂正請求により本件発明１は、「病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持されて、前記内視鏡が移動した際に該内視鏡と一体的に該クリップを移動させることにより、前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対してカウンタトラクションを付与する」と訂正された。 この訂正により、「医療用のクリップ」は「病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる」ものであり、「係合部」は「医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持され」る程度の大きさや形状であると一応理解できるから、本件発明１は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていないとはいえない。 （２）特許法第２９条について ア　本件発明１について （ア）対比 本件発明１と甲１発明とを対比する。 ａ　甲１発明の「先端フード部材３０」は、本件発明１の「内視鏡フード」に相当する。そして、甲１発明の「内視鏡装置」は、「手術に用いる」ことは記載されているが、どの様な手術に使用されるかについては記載されていないのに対し、本件発明１の「内視鏡フード」は、「内視鏡的粘膜下層剥離術を行う際に内視鏡に装着して用いられる」と、使用される手術が限定されているから、この点において一応相違している。しかしながら、本件発明１の「内視鏡的粘膜下層剥離術を行う際に内視鏡に装着して用いられる」は、「内視鏡フード」の用途を特定するものであるが、「内視鏡的粘膜下層剥離術を行う際に内視鏡に装着して用いられる」「内視鏡フード」と「内視鏡的粘膜下層剥離術を行う際に内視鏡に装着して用いられ」ない「内視鏡フード」に、構成上の明確な差異はないから、「内視鏡フード」という物を特定するための意味を有しているとは認められない。そうすると、「内視鏡的粘膜下層剥離術を行う際に内視鏡に装着して用いられる」は、「内視鏡フード」という物を特定するための意味を有しているとは認められないから、「内視鏡的粘膜下層剥離術を行う際に内視鏡に装着して用いられる」点は、実質的な相違点にはならない。 ｂ　甲１発明の「先端フード部材３０」が、「略円筒状に形成され」ていることは、本件発明１の「内視鏡フード」が、「両端が開放された中空の筒状体を備え」ることに相当する。 ｃ　甲１発明の「先端フード部材３０」は、「内視鏡１の挿入部１０の先端部１１に」「着脱自在の状態で設けられて」おり、「先端フード部材３０」は、「内視鏡３」の「先端部１１が嵌合される内視鏡固定部」を有する。そして、「内視鏡固定部」は、「内視鏡３」の「先端部１１」に嵌合されるから、「先端フード部材３０」の基端側にあることは明らかである。 そうすると、甲１発明の「内視鏡３の挿入部１０の先端部１１に着脱自在の状態で設けられ、内視鏡３の先端部１１が嵌合される内視鏡固定部」は、本件発明１の「前記筒状体の基端側に設けられ、該筒状体を、前記内視鏡の先端部の外周面に着脱可能に装着するための装着部」に相当する。 ｄ　甲１発明の「突出部３１に」「４つ設けられた」「凹部３３」は、本件発明１の「前記筒状体の先端の一部を切り欠いた切欠きである係合部」に相当する。 ｅ　本件発明１の「病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持されて、前記内視鏡が移動した際に該内視鏡と一体的に該クリップを移動させることにより、前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対してカウンタトラクションを付与すること」は、上記（１）で検討したとおり、「内視鏡フード」の構成は、「内視鏡フード」の「係合部」が、「病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持」できる程度の大きさや形状のものであると理解できる。 そして、甲１発明の「凹部３３」は、図７を参酌すると、「病変部に装着される先端部と該先端部の基端部に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端側が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持」できる程度の大きさや形状であると認められる。 すると、甲１発明の「凹部３３」を有する「先端フード部材３０」は、本件特許発明１の「病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持されて、前記内視鏡が移動した際に該内視鏡と一体的に該クリップを移動させることにより、前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対してカウンタトラクションを付与する」構成を有していると認められる。 ｆ　引用発明の「突出部３１」には、「凹部３３」が「４つ設けられ」、「それぞれ筒状体の周方向に等間隔で設け」られているから、本件発明１の「前記係合部を複数有し、複数の前記係合部が、前記筒状体の周方向に等間隔で設けられ」に相当する。 ｇ　上記ａ～ｆより、本件発明１と甲１発明との間に以下の一致点と相違点がある。 （一致点） 「内視鏡的粘膜下層剥離術を行う際に内視鏡に装着して用いられる内視鏡フードであって、 両端が開放された中空の筒状体を備え、 前記筒状体は、 前記筒状体の基端側に設けられ、該筒状体を、前記内視鏡の先端部の外周面に着脱可能に装着するための装着部と、 前記筒状体の先端部の一部を切り欠いた切欠きである係合部とを有し、 病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持され、該先端部が前記病変部に装着された状態で前記内視鏡が移動した際に該内視鏡と一体的に該クリップを移動させて、前記病変部直下の剥離すべき粘膜下層に対しカウンタトラクションを付与し、 前記係合部を複数有し、 複数の前記係合部が、前記筒状体の周方向に等間隔で設けられた内視鏡フード。」 （相違点）「前記筒状体の周方向に等間隔で設けられた」「複数」の「各係合部の切り欠き」を、本件発明１は、「切り欠きの寸法を異なるものとし」たのに対し、甲１発明は、そのような特定がない点。 （イ）判断 上記のとおり本件発明１と甲１発明との間には上記相違点が有るから本件発明１は、甲１発明であるとはいえない。 次に、上記相違点について検討する。 本件発明１が、「前記筒状体の周方向に等間隔で設けられた」「複数」の「各係合部の切り欠き」を、「切り欠きの寸法を異なるものと」するのは、「各係合部」が、「基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部」を保持するためのものであって、「医療用のクリップの該基端部」が異なる大きさのものに対応するためのものであるところ、引用発明１の「凹部３３」は、「該突出部３１の先端から力が加わった際に、該突出部３１を変形可能とするため」のものであって、「基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部」を保持するためのものでないから、甲１発明の「筒状体の周方向に等間隔で設けられた」「４つ」の「凹部３３」のそれぞれの寸法を異ならせる動機付けは認められない。 すると、本件発明１は、甲１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない。 また、申立人が提出した甲２～７号証にも、「前記係合部を複数有し、複数の前記係合部が、前記筒状体の周方向に等間隔で設けられ、各係合部の切り欠きの寸法を異なるものとした」構成は、記載されておらず、また、該構成が本件出願時に周知の構成であったとも認められない。 すると、本件発明１は、甲１発明ではないし、甲１発明及び甲２～７号証に記載された技術事項から、当業者が容易に想到し得るものでもない。 イ　本件発明３及び４について 本件発明１の「係合部」について、本件発明３は、「係合部」が「前記クリップの前記基端部の断面形状に適合した円弧形状又はＵ字形状の切欠きを複数並べて構成される」と、本件発明４は、「係合部」の形状が「矩形状」であるとそれぞれ限定したものである。 そうすると、上記アと同様の理由により、本件発明３及び４は、甲１発明ではないし、甲１発明及び甲２～７号証に記載された技術的事項から当業者が容易に想到し得るものでもない。 （２）特許法第３６条第４項第１号について 平成３０年５月９日に特許権者に通知した取消理由（決定の予告）において、本件明細書の実施例には、「切欠き」の形状が、アーチ形状または矩形状に２段に切り欠いた形状である場合において、「病変部に装着される先端部と該先端部の基端側に設けられた棒状の基端部とからなる医療用のクリップの該基端部が前記係合部に嵌まり込むことにより、該クリップが該係合部で保持され」る構成について記載されておらず、この構成が本件出願前周知であるともいえないことから、発明の詳細な説明は、当業者が本件発明４を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものとはいえない旨の取消理由を通知したが、本件発明４は、上記第２の１（５）のとおり、「切欠き」の形状が、「矩形状もしくはアーチ形状、又は矩形状に２段に切り欠いた形状」であったものから、「アーチ形状、又は矩形状に２段に切り欠いた形状」が削除され、「矩形状」のみとなったため、上記理由は解消した。 よって、発明の詳細な説明の記載は、当業者が請求項４に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載したものである。 第５　取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 申立人は、特許異議申立書において、訂正前の本件発明１は、医療行為に係る発明であるから産業上の利用可能性を有するものではない旨を主張する。 しかしながら、本件発明１は「内視鏡フード」に関する物の発明であって方法の発明ではないから、医療行為に係る発明であるとはいえない。 すると、本件発明１は、産業上の利用可能性を有するものであり、特許請求の範囲の記載は、特許法第２９条第１項柱書きの要件を満たしている。 したがって、申立人のかかる主張は、採用することができない。 第６　むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項１、３及び４に係る特許を取り消すことはできないし、他に本件請求項１、３及び４に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 また、請求項２、５及び６に係る特許は、上記のとおり、訂正により削除された。これにより、申立人による特許異議の申立てについて、請求項２、５及び６に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。