2016-700550

特許第５８３７７２７号発明「ゴム組成物及びタイヤ」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

【結　論】 特許第５８３７７２７号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－３〕について訂正することを認める。 特許第５８３７７２７号の請求項１ないし３に係る特許を維持する。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第５８３７７２７号（設定登録時の請求項の数は３。以下、「本件特許」という。）は、平成２６年１１月２７日（優先権主張　平成２５年１１月２７日）にされたとみなされる特願２０１５－５３９９８６号の出願に係るものであって、平成２７年１１月１３日に設定登録された。 特許異議申立人　伊達俊二（以下、単に「異議申立人」という。）は、平成２８年６月１６日（受入日：同年６月１７日）に、本件特許の請求項１ないし３に係る発明についての特許に対して特許異議の申立てをした。 当合議体において、平成２８年８月３１日付けで取消理由を通知したところ、特許権者は、同年１１月７日に、訂正請求書及び意見書を提出したので、異議申立人に対して特許法第１２０条の５第５項に基づく通知をしたところ、その指定期間内に異議申立人から意見書が提出されなかった。 当合議体において、平成２９年１月２６日付けで取消理由（決定の予告）を通知したところ、特許権者は、同年４月３日に、訂正請求書（以下、当該訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。）及び意見書を提出したので、異議申立人に対して特許法第１２０条の５第５項に基づく通知をしたところ、その指定期間内に異議申立人から意見書が提出されなかったものである。 なお、平成２８年１１月７日に提出した訂正請求書による訂正請求は、特許法第１２０条の５第７項の規定により、取り下げられたものとみなす。 第２　訂正の適否についての判断 １　訂正の内容 本件訂正による訂正の内容は以下の(1)ないし(4)のとおりである。 (1)　訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１に 「Ｃ5系樹脂、Ｃ5～Ｃ9系樹脂、Ｃ9系樹脂、テルペン系樹脂、テルペン－芳香族化合物系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂（Ｂ）」 とあるのを、 「Ｃ5系樹脂、Ｃ5～Ｃ9系樹脂、Ｃ9系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂（Ｂ）」 に訂正する。 (2)　訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１に 「シリカ」 とあるのを、 「ＢＥＴ比表面積が２００～２５０ｍ２／ｇである湿式シリカ」 に訂正する。 (3)　訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項１に 「シリカを含む充填剤（Ｃ）」 とあるのを、 「シリカ及びカーボンブラックを含む充填剤（Ｃ）」 に訂正する。 (4)　訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項１に 「充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量が９０～１００質量％である」 とあるのを、 「充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量が９０質量％以上１００質量％未満である」 に訂正する。 ２　訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)　訂正事項１について 訂正事項１は、訂正前の請求項１に記載の発明では、熱可塑性樹脂（Ｂ）として、「Ｃ5系樹脂、Ｃ5～Ｃ9系樹脂、Ｃ9系樹脂、テルペン系樹脂、テルペン－芳香族化合物系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種」と特定していたのに対して、訂正後の請求項１に記載の発明では、訂正前の請求項１において選択肢として択一的に記載されていたものの中から「テルペン系樹脂」及び「テルペン－芳香族化合物系樹脂」を削除することにより、熱可塑性樹脂（Ｂ）を限定し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項１は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、当該訂正事項１は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (2)　訂正事項２について 訂正事項２は、訂正前の請求項１に記載の発明では、充填剤（Ｃ）が含むものとして、単に「シリカ」とのみ特定していたのに対して、訂正後の請求項１に記載の発明では、シリカを「ＢＥＴ比表面積が２００～２５０ｍ２／ｇである湿式」のものに限定することにより、シリカを限定し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項２は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、当該訂正事項２は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (3)　訂正事項３について 訂正事項３は、訂正前の請求項１に記載の発明では、充填剤（Ｃ）として、「シリカを含む」と特定していたのに対して、訂正後の請求項１に記載の発明では、シリカに加えてさらに「カーボンブラック」も必須成分とすることにより、充填剤（Ｃ）を限定し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、当該訂正事項３は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (4)　訂正事項４について 訂正事項４は、訂正前の請求項１に記載の発明では、充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量として、「９０～１００質量％」と特定していたのに対して、訂正後の請求項１に記載の発明では、当該範囲を「９０質量％以上１００質量％未満」とすることにより、充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量を限定し、特許請求の範囲を減縮しようとするものであるから、当該訂正事項４は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、当該訂正事項４は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ３　一群の請求項について 訂正事項１ないし４に係る請求項１について、請求項２、３はそれぞれ直接又は間接的に請求項１を引用しているものであって、訂正事項１ないし４によって連動して訂正されるものである。 そして、訂正前の請求項２ないし３は、訂正前の請求項１を直接又は間接的に引用するものであり、訂正前の請求項１ないし３は一群の請求項である。 したがって、訂正事項１ないし４は一群の請求項ごとにされている。 ４　むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項第１号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第４項の規定並びに同条第９項において準用する同法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合するので、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正することを認める。 第３　本件発明について 上記第２　のとおり、本件訂正は認容されるので、本件特許の請求項１ないし３に係る発明（以下、それぞれ「本件訂正発明１」ないし「本件訂正発明３」という。）は、平成２９年４月３日に提出された訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項１ないし３に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。 「【請求項１】 天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）を配合してなり、ゴム成分１００質量部に対して、Ｃ5系樹脂、Ｃ5～Ｃ9系樹脂、Ｃ9系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂（Ｂ）を１０～３０質量部、並びにＢＥＴ比表面積が２００～２５０ｍ２／ｇである湿式シリカ及びカーボンブラックを含む充填剤（Ｃ）を２０～１２０質量部配合してなり、 前記充填剤（Ｃ）中のシリカの含有量が９０質量％以上１００質量％未満である、ことを特徴とするゴム組成物。 【請求項２】 前記ゴム成分（Ａ）中にスチレン－ブタジエン共重合体ゴムが１０～３０質量％含まれる、請求項１記載のゴム組成物。 【請求項３】 請求項１または２に記載のゴム組成物をトレッドゴムに用いたことを特徴とするタイヤ。」 第４　取消理由（決定の予告）の概要 平成２９年１月２６日付けで通知した取消理由（決定の予告）は、本件特許の請求項１ないし３に係る発明は、本件特許の優先日前日本国内または外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当し取り消すべきものである、というものである。 刊行物１：特開２００６－６３０９３号公報（異議申立人の証拠方法である甲第１号証。以下、「甲１文献」という。） 第５　当合議体の判断 当合議体は、以下述べるように、本件特許の本件訂正発明１ないし３は、取消理由（決定の予告）で通知した刊行物に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではないから、本件訂正発明１ないし３に係る特許は、特許法第２９条第２項の規定に違反して特許されたものであるとはいえず、同法第１１３条第２号に該当し取り消すべきものであるとはいえないと判断する。 １　本件訂正発明１について (1)　甲１文献の記載及び甲１発明 甲１文献の請求項１、段落【００１６】、【００１７】、【００２２】、【００２４】及び実施例の記載から、甲１文献には、以下の発明（以下「甲１発明」という。）が記載されているといえる。 「天然ゴムおよび／またはエポキシ化天然ゴムを８０重量％以上含むゴム成分１００重量部に対して、 １０～３５重量部のレジンとして、芳香族系石油樹脂（Ｃ９留分による樹脂）、クマロンインデン樹脂（石炭クマロンインデン樹脂など）、テルペン樹脂、芳香族変性テルペン樹脂（天然芳香族テルペンなど）、ロジン樹脂、フェノール系樹脂、石油系レジン（Ｃ５留分による樹脂）、および 白色充填剤としてのシリカ９０重量％以上からなる７５～８５重量部の充填剤を含有するトレッド用ゴム組成物。」 (2)　本件訂正発明１と甲１発明との対比 ア　本件訂正発明１における「ゴム組成物」は、甲１発明における「トレッド用ゴム組成物」に相当し、「天然ゴムを７０質量％以上含むゴム成分（Ａ）」は「天然ゴムおよび／またはエポキシ化天然ゴムを８０重量％以上含むゴム成分」に、「Ｃ5系樹脂、Ｃ5～Ｃ9系樹脂、Ｃ9系樹脂、ロジン系樹脂、ジシクロペンタジエン樹脂、及びアルキルフェノール系樹脂の中から選ばれる少なくとも１種の熱可塑性樹脂（Ｂ）」は「レジンとして、芳香族系石油樹脂（Ｃ９留分による樹脂）、クマロンインデン樹脂（石炭クマロンインデン樹脂など）、テルペン樹脂、芳香族変性テルペン樹脂（天然芳香族テルペンなど）、ロジン樹脂、フェノール系樹脂、石油系レジン（Ｃ５留分による樹脂）」に、「充填剤（Ｃ）」に含まれる「シリカ」はシリカである限りにおいて「白色充填剤としてのシリカ９０重量％以上からなる充填剤」に各々相当し、それらの使用量及び含有割合についても重複するものと認められる。 そうすると、本件訂正発明１と甲１発明とは、以下の相違点１ないし３で相違し、当該相違点以外の点では一致するものであると認められる。 相違点１：充填剤（Ｃ）に含まれるシリカが、本件訂正発明１では、「ＢＥＴ比表面積が２００～２５０ｍ２／ｇである湿式シリカ」と特定されているのに対し、甲１発明では、シリカであること以外に特に特定されていない点。 相違点２：充填剤（Ｃ）が、本件訂正発明１では、シリカと共に「カーボンブラックを含む」と特定されているのに対し、甲１発明では、カーボンブラックを含むことに関し特に特定されていない点。 相違点３：充填剤（Ｃ）におけるシリカの割合が、本件訂正発明１では、「９０質量％以上１００質量％未満である」と特定されているのに対し、甲１発明では、「９０重量％以上」と特定されており、上限値が特定されていない点。 イ　以下、相違点１について検討する。 本件訂正発明１において、相違点１に係る「ＢＥＴ比表面積が２００～２５０ｍ２／ｇである湿式シリカ」であることの技術的な意義は、本件明細書の段落【００２８】に「湿式シリカのＢＥＴ比表面積は・・・２００～２５０ｍ２／ｇであるのが更に好ましい。ＢＥＴ比表面積がこの範囲であるシリカは、ゴム補強性とゴム成分中への分散性とを両立できるという利点がある。」と記載されており、このことは、例えば、本件明細書の実施例７（シリカＡ：東ソー・シリカ（株）製、商品名「ニプシルＡＱ」、ＢＥＴ比表面積２０５ｍ２／ｇを使用したもの。本件訂正発明１における実施例。）と実施例１２（シリカＢ：エボニック社製、商品名「ウルトラジルＶＮ３」、ＢＥＴ比表面積１７５ｍ２／ｇを使用したもの。本件訂正発明１における比較例。）とを対比すれば、乾燥路面での制動特性（指数表示）は１０５で良好な状態を維持したまま、鉄板湿潤路面での制動特性（指数表示）が１０９から１２０へと向上していることからも理解されるところである。 一方、甲１文献の段落【００１６】では、シリカについて、「本発明のトレッド用ゴム組成物としては、シリカ、・・・などの白色充填剤を用いることが好ましい。これらの白色充填剤を用いることで、カーボンブラックなどの充填剤の場合と異なり、転がり抵抗が低減し、石油外資源の比率が上昇するという効果が得られる。」と記載されているに留まり、シリカのＢＥＴ比表面積とトレッド用ゴム組成物から製造されたタイヤの物性に関し何ら記載されていないし、示唆もされていない。 そして、甲１文献の実施例で具体的に用いられているシリカは、テグッサ社製のウルトラシル　ＶＮ３（ＢＥＴ比表面積１７５ｍ２／ｇ）のみであって、これは、本件明細書の実施例１２において比較として用いられているシリカＢと同じものであると認められる。 そうすると、甲１発明において、用いるシリカとして、甲１文献に具体的に用いられているシリカに代えて、敢えてＢＥＴ比表面積が２００～２５０ｍ２／ｇである湿式シリカを採用することの動機付けが見当たらないし、ＢＥＴ比表面積が２００～２５０ｍ２／ｇである湿式シリカを採用することにより、トレッドゴムにおいて、乾燥路面での制動特性を良好に維持したまま、鉄板湿潤路面での制動特性を向上させる、すなわち、乾燥路面での制動特性が高く、マンホール等の滑りやすい湿潤路面においても高い制動特性を有するという効果が奏されることについては、たとえ当業者であっても予測することはできない。 したがって、相違点１は、たとえ当業者であっても想到容易とはいえない。 ウ　念のため、以下、相違点２及び３について検討する。 甲１文献の段落【００１６】には、充填剤が例示されており、その中には「カーボンブラック」も記載されている。そして、カーボンブラックはタイヤトレッドゴム用に用いられる最も普通の充填剤であることに鑑みれば、甲１発明において、その充填剤の一部として、さらにカーボンブラックを配合してみる程度のことは、当業者が容易になし得る程度のことであると認められ、その具体的な配合割合について、甲１発明において「白色充填剤としてのシリカ９０重量％以上」とされていることから、残りの１０重量％未満の量でカーボンブラックを配合するとすることについても、当業者が適宜設定し得ることにすぎず、それによる効果も予測し得ることにすぎない。 エ　小括 以上のとおり、本件訂正発明１は、甲１発明と少なくとも相違点１において相違するものであって、当該相違点１が想到容易とはいえない以上、本件訂正発明１は、甲１発明から当業者が容易に発明をすることができたものであるとはいえない。 (3)　まとめ 以上のとおりであるから、本件訂正発明１は、甲１文献に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえないから、本件訂正発明１に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当するものではなく、取り消すべきものであるとはいえない。 ２　本件訂正発明２及び３について 本件訂正発明２及び３は、本件訂正発明１を直接又は間接的に引用するものであるから、上記１で本件訂正発明１について示した判断と同様の理由により、甲１文献に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではなく、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるとはいえない。 したがって、本件訂正発明２及び３に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当するものではなく、取り消すべきものであるとはいえない。 第６　むすび 以上のとおりであるから、取消理由によっては、本件訂正発明１ないし３に係る特許を取り消すことはできない。 また、他に本件訂正発明１ないし３に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。