2024-700138

特許第７３２８３９０号発明「フィブロイン様タンパク質の製造法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第７３２８３９０号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～１３〕について、訂正することを認める。 特許第７３２８３９０号の請求項１に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第７３２８３９０号（以下、「本件特許」という。）の請求項１～１３に係る特許についての出願は、平成２７年（２０１５年）５月２１日（優先権主張 平成２６年（２０１４年）５月２１日）を国際出願日とする特願２０１６－５２１１５４号の一部を、令和２年２月２６日に新たな特許出願とした特願２０２０－０３０９２２号の一部を、さらに令和４年３月２２日に新たな特許出願としたものであって、令和５年８月７日にその特許権の設定登録がされ、令和５年８月１６日に特許掲載公報が発行されたものである。 そして、その特許に対し、令和６年２月１５日に特許異議申立人 三原 舞緒（以下、「申立人」という。）により特許異議の申立て（対象請求項：請求項１）がされ、同年５月２８日付けで取消理由が通知され、同年７月２６日付けで特許権者から意見書が提出されるとともに訂正の請求（以下、「本件訂正の請求」という。）がされたものである。 なお、申立人は、特許異議申立書において、意見書提出の機会を希望しているが、下記第２のとおり、本件訂正の請求による訂正（以下「本件訂正」という。）は、特許異議の申立てのされた請求項１を削除するとともに、特許異議の申立てのされていない請求項２～１３について、他の請求項（請求項１）の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとするもの、又は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、本件訂正により特許異議の申立てがされた請求項が全て削除され、特許異議の申立ての対象が存在しないこととなる（審判便覧６７－０６の３．（３）のなお書き）ため、特別の事情があるといえるから、申立人に意見書を提出する機会を与えることはしなかった（特許法第１２０条の５第５項ただし書）。 第２ 訂正の適否について １ 訂正の内容 本件訂正の内容は、次のとおりである。（下線は、訂正箇所について当審が付したものである。） （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１を削除する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２に 「前記発現誘導後において、菌体増加割合、菌体増加割合の傾き、および累積比増殖速度から選択される１またはそれ以上が低下している、請求項１に記載の方法。」 と記載されているのを、独立形式に改め、 「フィブロイン様タンパク質をコードする遺伝子を有するエシェリヒア・コリを培地で培養すること、 フィブロイン様タンパク質をコードする遺伝子の発現を誘導すること、 前記発現誘導後の期間に流加培地を流加すること、および フィブロイン様タンパク質を採取することを含む、フィブロイン様タンパク質の製造法であって、 前記発現誘導後の期間に生育因子制限下で培養が行われることにより、前記発現誘導後の菌体増殖が前記発現誘導前よりも低減されていることを特徴とし、 前記発現誘導後において、菌体増加割合、菌体増加割合の傾き、および累積比増殖速度から選択される１またはそれ以上が低下しており、 フィブロイン様タンパク質が、下記（Ａ）または（Ｂ）に記載のタンパク質： （Ａ）フィブロイン； （Ｂ）フィブロインが有する反復配列と同様の配列を有する繊維状タンパク質 であり、 前記フィブロインが有する反復配列と同様の配列が、下記式（Ｉ）に示される配列であり： ＲＥＰ１－ＲＥＰ ２ ・・・（Ｉ） 前記タンパク質（Ｂ）が、前記式（Ｉ）に示される配列を２回またはそれ以上の繰り返し数で有し、 各繰り返しにおいて独立に、前記ＲＥＰ１が、アラニン及びグリシンから選択される１またはそれ以上のアミノ酸の連続配列からなる２～２０残基のアミノ酸配列であり、 各繰り返しにおいて独立に、前記ＲＥＰ２が、グリシン、セリン、グルタミン、及びアラニンから選択される１またはそれ以上のアミノ酸を含む２～２００残基のアミノ酸配列であって、グリシン、セリン、グルタミン、及びアラニンの合計残基数がＲＥＰ２の総アミノ酸残基数の４０％以上であるアミノ酸配列である、方法。」 に訂正する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３に「請求項１または２に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２に記載の方法。」に訂正する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項４に「請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２又は３に記載の方法。」に訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項５に「請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２～４のいずれか１項に記載の方法。」に訂正する。 （６）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項６に「請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２～５のいずれか１項に記載の方法。」に訂正する。 （７）訂正事項７ 特許請求の範囲の請求項７に「請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２～６のいずれか１項に記載の方法。」に訂正する。 （８）訂正事項８ 特許請求の範囲の請求項８に「請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２～７のいずれか１項に記載の方法。」に訂正する。 （９）訂正事項９ 特許請求の範囲の請求項９に「請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２～８のいずれか１項に記載の方法。」に訂正する。 （１０）訂正事項１０ 特許請求の範囲の請求項１０に「請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２～９のいずれか１項に記載の方法。」に訂正する。 （１１）訂正事項１１ 特許請求の範囲の請求項１１に「請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２～１０のいずれか１項に記載の方法。」に訂正する。 （１２）訂正事項１２ 特許請求の範囲の請求項１２に「請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２～１１のいずれか１項に記載の方法。」に訂正する。 （１３）訂正事項１３ 特許請求の範囲の請求項１３に「請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法。」と記載されているのを、「請求項２～１２のいずれか１項に記載の方法。」に訂正する。 ２ 一群の請求項 本件訂正の請求による訂正は、訂正前の請求項２～１３が直接又は間接的に訂正前の請求項１を引用していることから、訂正前の請求項１～１３は、一群の請求項である。したがって、本件訂正の請求は、一群の請求項に対して請求されたものである。 ３ 訂正の目的の適否、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲に記載した事項の範囲内か否か及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否 （１）請求項１の訂正について 訂正事項１は、訂正前の特許請求の範囲の請求項１を削除するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （２）請求項２の訂正について 訂正事項２は、訂正前の請求項２が請求項１の記載を引用する記載であるところ、請求項間の引用関係を解消して、独立形式請求項へ改めるための訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第４号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 そして、訂正事項２は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （３）請求項３の訂正について 訂正事項３は、訂正前の請求項３が請求項１又は２の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項３の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項３は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （４）請求項４の訂正について 訂正事項４は、訂正前の請求項４が請求項１～３のいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項４の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項４は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （５）請求項５の訂正について 訂正事項５は、訂正前の請求項５が請求項１～４のいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項５の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項５は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （６）請求項６の訂正について 訂正事項６は、訂正前の請求項６が請求項１～５のいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項６の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項６は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （７）請求項７の訂正について 訂正事項７は、訂正前の請求項７が請求項１～６のいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項７の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項７は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （８）請求項８の訂正について 訂正事項８は、訂正前の請求項８が請求項１～７のいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項８の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項８は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （９）請求項９の訂正について 訂正事項９は、訂正前の請求項９が請求項１～８のいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項９の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項９は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （１０）請求項１０の訂正について 訂正事項１０は、訂正前の請求項１０が請求項１～９のいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項１０の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項１０は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （１１）請求項１１の訂正について 訂正事項１１は、訂正前の請求項１１が請求項１～１０もいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項１１の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項１１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （１２）請求項１２の訂正について 訂正事項１２は、訂正前の請求項１２が請求項１～１１のいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項１２の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項１２は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 （１３）請求項１３の訂正について 訂正事項１３は、訂正前の請求項１３が請求項１～１２のいずれか１項の記載を引用する記載であるところ、訂正事項１で請求項１が削除されて請求項１を引用できなくなったことと整合させるために、請求項１３の引用請求項から請求項１を削除する訂正であって、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 そして、訂正事項１３は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 ４ 独立特許要件 （１）請求項１の訂正について 請求項１の訂正は、特許異議の申立がされている請求項１に対してされたものであるから、特許法第１２０条の５第９項で読み替えて準用する同法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 （２）請求項２～１３の訂正について 請求項２～１３の訂正は、上記２の（２）～（１３）のとおり、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとするもの又は明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第１２０条の５第９項で読み替えて準用する同法第１２６条第７項の独立特許要件は課されない。 ５ むすび 以上のとおりであるから、本件訂正の請求は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号、第３号又は第４号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同法同条第４項並びに同法同条第９項において準用する同法第１２６条第５及び６項の規定に適合するので、訂正後の請求項１～１３について訂正することを認める。 第３ 特許異議の申立てについて 上記第２のとおり、本件特許の請求項１は、適法な訂正により削除されたから、本件特許の請求項１に対して特許異議申立人がした特許異議の申立てについては、申立ての対象となる請求項が存在しない。 したがって、本件特許の特許異議の申立ては、特許法第１２０条の８第１項で準用する同法第１３５条の規定によって却下すべきものである。 第４ 結語 よって、結論のとおり決定する。