2023-701347

特許第７２９４８１９号発明「透明導電性フィルム用基材および透明導電性フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第７２９４８１９号の請求項１～７に係る特許を取り消す。

理 由 第１ 手続の経緯 特許第７２９４８１９号（以下「本件特許」という。）の請求項１～７に係る特許についての出願は、平成３１年１月３１日を出願日とする出願であって、令和５年６月１２日にその特許権の設定登録（請求項の数７）がされ、同年同月２０日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許に対し、同年１２月２０日に特許異議申立人 高山 敏男（以下「特許異議申立人」という。）より特許異議の申立て（対象請求項：全請求項）がされ、令和６年３月２２日付けで取消理由が通知され、これに対し、同年５月２４日に特許権者 日東電工株式会社（以下、「特許権者」という。）より訂正請求がされるとともに意見書の提出がされ、同年６月２８日に特許権者より手続補正書が提出され、同年８月２日付けで訂正請求があった旨の通知（特許法第１２０条の５第５項）がされた。 そして、同年９月４日に特許異議申立人により意見書の提出がされ、同年１１月１５日付けで訂正拒絶理由が通知され、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが特許権者からの応答はなく、令和７年１月３０日付けで取消理由（決定の予告）が通知され、これに対し、同年４月２日に訂正請求がされるとともに意見書が提出され、同年同月１８日付けで訂正拒絶理由が通知され、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが特許権者からの応答はなかったものである。 上記のとおり、特許権者から令和７年４月２日に訂正請求がされたので、令和６年５月２４日にされた訂正請求は、特許法第１２０条の５第７項の規定により取り下げられたものとみなす。 以下、令和７年４月２日に提出された訂正請求書を「本件訂正請求書」といい、本件訂正請求書による訂正の請求を「本件訂正請求」といい、本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。 第２ 本件訂正請求について １ 本件訂正の内容 本件訂正請求の趣旨は、「特許第７２９４８１９号の明細書を、本訂正請求書に添付した訂正明細書のとおり、訂正後の請求項１～７について訂正することを求める。」というものであり、本件訂正の内容は、次のとおりである。 ・訂正事項 明細書の【００５２】における「（Ａ１）原料を１５ｍｏｌ％、（Ａ２）原料を５０ｍｏｌ％、（Ａ３）原料を５５ｍｏｌ％」という記載を、「（Ａ１）原料を１５部、（Ａ２）原料を５０部、（Ａ３）原料を５５部」とする訂正を行う。 ２ 当審の判断 （１）訂正事項について ア 新規事項の有無について 訂正事項において、「（Ａ１）原料を１５部、（Ａ２）原料を５０部、（Ａ３）原料を５５部」であると特定したことは、本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲（以下「本件明細書等」という。）に記載も示唆もされておらず、自明とも言えないことから、訂正事項に係る訂正は、本件明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであり、本件明細書等に記載した事項の範囲内の訂正ではない。 よって、訂正事項に係る訂正は、特許法１２０条の５第９項で準用する同法１２６条第５項の規定に適合するものではない。 イ 特許権者の主張について 訂正事項に係る訂正の根拠に関し、特許権者は令和７年４月２日に提出された意見書（以下、「本件意見書」という。）において、 「本件特許発明の範囲を鑑みると、訂正直前の明細書の段落［００５２］における「（Ａ１）原料を１５ｍｏｌ％、（Ａ２）原料を５０ｍｏｌ％、（Ａ３）原料を５５ｍｏｌ％」という記載に、なんらかの誤りが存在することは明らかであ」り（本件意見書の第３頁第２５～２８行）、 また、「審判官殿の合議体では、要するに、ガラス転移温度が８℃も異なるにも関わらず、原料の添加割合が同じであることは、当業者にとって想定できないと、ご判断されたと思料」され（本件意見書の第４頁第１３～１５行）、 さらに、「訂正直前の明細書の段落［００５０］には、「なお、特に明記しない限り、実施例における「部」および「％」は重量基準である」と、記載されており、実施例における処方の単位として、「部」および「％」が示されて」いるから（本件意見書の第５頁第２０～２２行）、 「訂正直前の明細書の段落［００５２］において、（Ａ１）原料、（Ａ２）原料および（Ａ３）原料の単位「ｍｏｌ％」が、「部」の誤りであることは、訂正直前の明細書および特許請求の範囲の記載全体から、自明な事項として定まるものであり、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない」（本件意見書の第６頁第１～４行）旨を主張している。 上記主張に基づくと、本件明細書【００５２】のポリエステル系樹脂に含有される原料割合を示す記載において、（Ａ１）原料、（Ａ２）原料及び（Ａ３）原料の割合を示す単位としては「部」を採用し、併記されている（Ｂ１）原料及び（Ｂ２）原料の割合を示す単位としては「ｍｏｌ％」の単位を採用するということになる。 しかしながら、例え、本件明細書【００５０】に実施例における処方の単位として「部」および「％」が例示されていたとしても、「ｍｏｌ％」と明記されていた「％」までもが重量基準の誤記であったとは解しがたいし、（Ａ１）～（Ａ３）と（Ｂ１）～（Ｂ３）とが併記されている材料の含有割合の一方の単位のみを誤記とする解釈では、（Ａ１）～（Ａ３）に基づく原料の量と（Ｂ１）～（Ｂ３）に基づく原料の量とを通算することができず、反応容器に投入された原料の比率を把握することができないから、実施例１を再現することもできないこととなり、当業者にとって一般的な解釈ではなく、自明な誤記であるとはいえないし、また、特許権者は、「（Ａ１）原料を１５部、（Ａ２）原料を５０部、（Ａ３）原料を５５部」及び「（Ｂ１）原料を１０ｍｏｌ％、および（Ｂ２）原料を９０ｍｏｌ％の割合」で含有したポリエステル系樹脂のガラス転移温度が１５５℃となることを実験成績証明書などで示したものでもない。 そうすると、当該訂正事項について、明らかな誤記の訂正であるとは認められず、新たな実施例を追加するものであるが、当該実施例は、本件明細書等には記載されておらず、また、本願出願時の技術常識からも自明であるとは認められない。 したがって、上記特許権者の主張について考慮しても、訂正事項に係る訂正における新規事項の追加の有無について、上記アの判断を変更すべき事情は見いだせない。 ウ 小括 上記ア及びイのとおりであるから、訂正事項は、特許法１２０条の５第９項において準用する同法１２６条第５項の規定に適合するものではない。 （２）訂正の単位（一群の請求項）について 本件訂正前において、請求項２～７は請求項１を直接又は間接的に引用する関係にあるから、訂正前の請求項１～７は一群の請求項である。本訂正事項によって、実施例１および２が請求項１～７で特定される範囲内であることが明確とされるから、本件訂正は一群の請求項をなす請求項１～７全てについて行うものである。 よって、訂正前の請求項１～７に対応する訂正後の請求項１～７は特許法１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。 ３ 訂正請求のまとめ 本件訂正は、上記２（２）のとおり、一群の請求項１～７についてするものであるところ、上記２（１）のとおり、訂正事項は、特許法１２０条の５第９項で準用する同法１２６条第５項の規定に適合するものではないから、他の要件について検討するまでもなく、本件訂正は認められない。 したがって、一群の請求項１～７についてする本件訂正は、認めることができない。 第３ 本件発明 １ 本件特許発明について 本件特許の請求項１～７に係る発明（以下「本件特許発明１」～「本件特許発明７」という。）は、それぞれ、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１～７に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項１】 ポリエステル系樹脂を含み、 １４５℃での寸法収縮率が第１の方向および該第１の方向に直交する第２の方向においてそれぞれ０．１％以下であり、 耐皮脂性試験において白化およびクラックが抑制され、 面内位相差Ｒｅ（５５０）が５ｎｍ以下であり、 前記ポリエステル系樹脂が、（Ａ）酸成分と（Ｂ）アルコール成分との重合体を含み、 該（Ａ）成分が、（Ａ１）単環式芳香族ポリカルボン酸成分と、（Ａ２）多環式芳香族ポリカルボン酸成分と、（Ａ３）フルオレン系ポリカルボン酸成分と、 を含み、 該（Ｂ）成分が、（Ｂ１）脂肪族ポリオール成分と、（Ｂ２）フルオレン系ポリオール成分と、を含み、 該（Ａ）成分の総量に対して、該（Ａ１）成分の含有率が５ｍｏｌ％以上３０ｍｏｌ％未満であり、該（Ａ３）成分の含有率が５ｍｏｌ％以上５０ｍｏｌ％以下であり、 該（Ｂ２）成分が９，９－ビス（アリール－ヒドロキシ（ポリ）アルコキシアリール）フルオレン成分を実質量含まず、 厚みが１０μｍ～２５μｍである、透明導電性フィルム用基材。 【請求項２】 前記（Ｂ２）成分が、水酸基を有する置換基が９位に２つ導入された第１のフルオレン成分を含む、請求項１に記載の透明導電性フィルム用基材。 【請求項３】 前記（Ｂ１）成分が１，２－プロパンジオール成分を含み、前記（Ｂ２）成分が９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］フルオレン成分を含む、請求項１または２に記載の透明導電性フィルム用基材。 【請求項４】 前記（Ａ３）成分が、カルボキシ基および／またはエステル基を有する置換基が９位に２つ導入された第２のフルオレン成分を含む、請求項１から３のいずれかに記載の透明導電性フィルム用基材。 【請求項５】 前記（Ａ１）成分がテレフタル酸成分を含み、前記（Ａ２）成分が２，６－ナフタレンジカルボン酸成分を含み、前記（Ａ３）成分が９，９－ビス（カルボキシエチル）フルオレン成分を含む、請求項１から４のいずれかに記載の透明導電性フィルム用基材。 【請求項６】 ガラス転移温度（Ｔｇ）が１４５℃以上である、請求項１から５のいずれかに記載の透明導電性フィルム用基材。 【請求項７】 請求項１から６のいずれかに記載の透明導電性フィルム用基材と導電層とを含む、透明導電性フィルム。」 ２ 本件明細書について 上記第２のとおり本件訂正は認められないから、本件特許の願書に添付した明細書には次の事項が記載されている。 「【００５２】 ＜実施例１＞ １－１．ポリエステル系樹脂の重合 単環式芳香族ポリカルボン酸成分（Ａ１）の原料としてテレフタル酸ジメチルを用い；多環式芳香族ポリカルボン酸成分（Ａ２）の原料として、２，６－ナフタレンジカルボン酸ジメチルを用い；フルオレン系ポリカルボン酸成分（Ａ３）の原料として、９，９－ジ（メトキシカルボニルエチル）フルオレンを用い；脂肪族ポリオール成分（Ｂ１）の原料として、１，２－プロパンジオールを用い；フルオレン系ポリオール成分（Ｂ２）の原料として、９，９－ビス［４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル］フルオレンを用いた。容量３０リットルのステンレス製反応容器に、（Ａ１）原料を１５ｍｏｌ％、（Ａ２）原料を５０ｍｏｌ％、（Ａ３）原料を５５ｍｏｌ％、（Ｂ１）原料を１０ｍｏｌ％、および（Ｂ２）原料を９０ｍｏｌ％の割合で投入し、反応容器内を窒素置換した後１５０℃で原料を溶解させた。次に、エステル交換触媒として酢酸マンガン・４水和物および酢酸カルシウム・１水和物を投入し、２４０℃まで４時間かけて徐々に昇温し、さらに２４０℃に保持したまま１時間反応を継続した。副生物の留出が無くなり、かつ所定の副生物が留出したことを確認した。次に、トリメチルホスフェートおよび二酸化ゲルマニウムの水溶液として添加した。そして、徐々に昇温と減圧を開始し、９０分後には２７０℃かつ０．１３ｋＰａとし、この状態で重縮合反応を行い、所定のトルクに到達するまで反応を継続した。所定のトルクに到達したら、窒素で反応容器内を加圧にし、樹脂を冷却水中にストランド状に押し出し、カッティングしてポリエステル系樹脂のペレットを得た。得られたポリエステル系樹脂のガラス転移温度は１５５℃であった。」 第４ 特許異議申立書に記載した申立ての理由の概要 令和５年１２月２０日に特許異議申立人が提出した特許異議申立書（以下「特許異議申立書」という。）に記載した申立ての理由の概要は次のとおりである。 １ 申立理由１（甲第１号証に基づく新規性・進歩性） 本件特許の請求項１～７に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第１号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第１号証に記載された発明に基づいて、本件特許の出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項１～７に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当し取り消すべきものである。 ２ 申立理由２（甲第３号証に基づく進歩性） 本件特許の請求項１～７に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第３号証に記載された発明に基づいて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項１～７に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当し取り消すべきものである。 ３ 申立理由３（甲第４号証に基づく新規性・進歩性） 本件特許の請求項１～７に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第４号証に記載された発明であり、特許法第２９条第１項第３号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第４号証に記載された発明に基づいて、本件特許の出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、同法同条第２項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項１～７に係る特許は、同法第１１３条第２号に該当し取り消すべきものである。 ４ 申立理由４（実施可能要件） 本件特許の請求項１～７に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し取り消すべきものである。 ５ 申立理由５（サポート要件） 本件特許の請求項１～７に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し取り消すべきものである。 ６ 申立理由６（明確性） 本件特許の請求項１～７に係る特許は、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し取り消すべきものである。 ７ 証拠方法 甲第１号証：特開２０１８－１６８２１０号公報 甲第２号証：特開２００５－１６４６３２号公報 甲第３号証：特開２００７－３０８６７５号公報 甲第４号証：特開２０１１－１６８７２２号公報 なお、証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。 第５ 取消理由通知書＜決定の予告＞の取消理由の概要 令和７年１月３０日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。 １ 取消理由１（実施可能要件） 本件特許の請求項１～７に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し取り消すべきものである。 ２ 取消理由２（サポート要件） 本件特許の請求項１～７に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し取り消すべきものである。 第６ 当審の判断 １ 取消理由１（実施可能要件）について （１）実施可能要件の判断基準 上記第３のとおり、本件特許発明１～７は物の発明であるところ、物の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、使用することができる程度の記載があることを要する。 そこで、検討する。 （２）実施可能要件の判断 本件特許明細書には、ポリエステル系樹脂の（Ａ）成分について、「（Ａ１）原料を１５ｍｏｌ％、（Ａ２）原料を５０ｍｏｌ％、（Ａ３）原料を５５ｍｏｌ％」とした実施例のみが記載されている（【００５２】）。 しかしながら、当該実施例の「（Ａ３）原料を５５ｍｏｌ％」は、本件特許発明１の「該（Ａ３）成分の含有率が５ｍｏｌ％以上５０ｍｏｌ％以下であり」との特定事項を満たすものではない。 本件特許明細書の【００２４】には、「ポリエステル系樹脂の詳細は、例えば特開２０１８－１６８２１０号公報に記載されている。当該公報の記載は、本明細書に参考として援用される。」と記載されており、本件特許明細書において援用される特開２０１８－１６８２１０号公報（当審注：特許異議申立人の提出する甲第１号証と同じである。以下甲第１号証とする。）によると、（Ａ３）原料を含む、各原料の含有率によってガラス転移温度が大きく影響を受けることが理解される（甲第１号証【表１】【表２】参照のこと。） 。 また、本件特許明細書には、ガラス転移温度を基準として設定される延伸温度の僅か５℃の差のみによって、「面内位相差Ｒｅ（５５０）」及び「寸法変化率（ＭＤ／ＴＤ）」が変化すること、特に、「寸法変化率（ＭＤ／ＴＤ）」については、本件特許発明１に規定される数値範囲を満たさなくなることが示されている（本件特許明細書【００６２】【表１】）。 そうすると、発明の詳細な説明及び出願時の技術常識に基づいて、当業者は、本件特許発明１の「１４５℃での寸法収縮率が第１の方向および該第１の方向に直交する第２の方向においてそれぞれ０．１％以下であり、 耐皮脂性試験において白化およびクラックが抑制され、面内位相差Ｒｅ（５５０）が５ｎｍ以下であり」との特定事項を全て満たすものを得られるとは理解できず、過度の試行錯誤を要するものであるといえる。 請求項１を直接又は間接的に引用する本件特許発明２ないし７についても同様である。 よって、本件特許発明１～７について、発明の詳細な説明は、実施可能要件を充足していない。 （３）取消理由１についてのむすび したがって、本件特許の請求項１～７に係る特許は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し取り消すべきものである。 ２ 取消理由２（サポート要件）について （１）サポート要件の判断基準 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 そこで、検討する。 （２）サポート要件の判断 本件特許の特許請求の範囲の記載は上記第３のとおりである。 本件特許明細書の【０００４】によると、本件特許発明が解決しようとする課題は、カール、白化およびクラックが抑制され、かつ、面内位相差が小さい透明導電性フィルムを実現し得る透明導電性フィルム用基材を提供することである。 本件特許明細書には、ポリエステル系樹脂の（Ａ）成分について、「（Ａ１）原料を１５ｍｏｌ％、（Ａ２）原料を５０ｍｏｌ％、（Ａ３）原料を５５ｍｏｌ％」とした実施例のみが記載されている（【００５２】）。 しかしながら、当該実施例の「（Ａ３）原料を５５ｍｏｌ％」は、本件特許発明１の「該（Ａ３）成分の含有率が５ｍｏｌ％以上５０ｍｏｌ％以下であり」との特定事項を満たすものではない。 本件特許明細書の【００２４】には、「ポリエステル系樹脂の詳細は、例えば特開２０１８－１６８２１０号公報に記載されている。当該公報の記載は、本明細書に参考として援用される。」と記載されており、本件特許明細書において援用される特開２０１８－１６８２１０号公報（当審注：甲第１号証と同じである。）によると、（Ａ３）原料を含む、各原料の含有率によってガラス転移温度が大きく影響を受けることが理解される（甲第１号証【表１】【表２】参照のこと。）。 また、本件特許明細書には、ガラス転移温度を基準として設定される延伸温度の僅か５℃の差のみによって、「面内位相差Ｒｅ（５５０）」及び「寸法変化率（ＭＤ／ＴＤ）」が変化すること、特に、「寸法変化率（ＭＤ／ＴＤ）」については、本件特許発明１に規定される数値範囲を満たさなくなることが示されている（本件特許明細書【００６２】【表１】）。 そうすると、当業者は、実施例とは異なる成分からなる本件特許発明１で特定されるポリエステル系樹脂によって、「１４５℃での寸法収縮率が第１の方向および該第１の方向に直交する第２の方向においてそれぞれ０．１％以下であり、耐皮脂性試験において白化およびクラックが抑制され、面内位相差Ｒｅ（５５０）が５ｎｍ以下であ」る「透明導電性フィルム用基材」を例示できるとは理解できず、したがって、上記課題を解決できるとは認識できない。また、出願時の技術常識に照らし、本件特許発明１が上記課題を解決できると認識することもできない。 請求項１を直接又は間接的に引用する本件特許発明２～７についても同様である。 よって、本件特許発明１～７は、本件特許の発明の詳細な説明に記載されたものではない。 （３）取消理由２についてのむすび したがって、本件特許の請求項１～７に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し取り消すべきものである。 第７ むすび 以上のとおりであるから、本件特許発明１～７に係る特許は、発明の詳細な説明の記載が、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。 本件特許発明１～７に係る特許は、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、同法第１１３条第４号に該当し、取り消されるべきものである。 よって、結論のとおり決定する。