2023-700537

特許第７１７９７７６号発明「孵化していない卵における鳥類胚の性決定方法およびその手段」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許第７１７９７７６号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～８〕、〔９～１３〕、〔１４～１５〕について訂正することを認める。 特許第７１７９７７６号の請求項１～１５に係る特許を維持する。

理 由 第１ 手続の経緯及び証拠方法 １ 手続の経緯 特許第７１７９７７６号（請求項の数１５。以下「本件特許」という。）は、平成３０年５月２４日（パリ条約による優先権主張：２０１７年５月２５日、米国）を国際出願日とする特許出願（特願２０１９－５６４９４８号）に係るものであって、令和４年１１月１８日に設定登録されたものである（特許掲載公報の発行日は、令和４年１１月２９日である。）。 その後、令和５年５月２４日に、本件特許の請求項１～１５に係る特許に対して、特許異議申立人である寺澤佳奈美（以下「申立人」という。）により、特許異議の申立てがなされた。それ以降の手続の経緯は概ね次のとおりである。 令和５年 ８月２２日付け 取消理由通知書 令和６年 ３月２２日 訂正請求及び意見書（特許権者）の提出 同年 ５月１０日 意見書（申立人）の提出 同年 ６月２７日付け 取消理由通知書（決定の予告） 同年 ９月３０日 訂正請求及び意見書（特許権者）の提出 同年１１月１１日 意見書（申立人）の提出 なお、令和６年３月２２日の訂正請求は、特許法１２０条の５第７項の規定により取り下げられたものとみなされる。また、本件特許異議の申立てに係る審理においては、請求項１～１５、すなわち、全請求項を審理対象とし、審理対象でない請求項は存しない。 第２ 訂正の適否 １ 訂正の内容 令和６年９月３０日の訂正請求による訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、以下の訂正事項１～６のとおりである。なお、下線は、訂正箇所を示す。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１の「(ａ)性染色体ＺおよびＷのうちの少なくとも一方内の少なくとも１つの位置または場所に…提供するステップ」との記載を、「(ａ)性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの位置または場所に…提供するステップ」と訂正する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項１の「（ｃ）少なくとも１つの検出可能なシグナルが検出されたかを前記孵化していない卵の構造的に一体の殻内の胚において決定するステップであって、…それにより、前記胚における前記Ｚ染色体またはＷ染色体の存在が示され、それにより、前記構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性を決定するステップ」との記載を、「（ｃ）少なくとも１つの検出可能なシグナルが検出されたかを前記孵化していない卵の構造的に一体の殻内の胚において決定するステップであって、…それにより、前記胚における前記Ｚ染色体またはＷ染色体の存在が示され、ここで前記鳥類の胚の性は、前記胚の発生の１日目～１０日目に決定され、それにより、前記構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性を決定するステップ」と訂正する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項６の「ならびに少なくとも１つの性染色体Ｚおよび／またはＷ内の少なくとも１つのプロトスペーサーを標的とするガイドＲＮＡ（ｇＲＮＡ）」との記載を、「ならびに性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つのプロトスペーサーを標的とするガイドＲＮＡ（ｇＲＮＡ）」と訂正する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項９の「性染色体ＺおよびＷのうちの少なくとも一方内の少なくとも１つの遺伝子座に…含む鳥類トランスジェニック対象」との記載を、「性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの遺伝子座に…含む鳥類トランスジェニック対象」と訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項９の「前記少なくとも１つのレポーターの発現が、一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性別の識別に好適である」との記載を、「前記少なくとも１つのレポーターの発現が、胚の発生１日目～１０日目の鳥類の胚の性の識別に好適であり、前記鳥類の胚が、構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内にある」と訂正する。 （６）訂正事項６ 特許請求の範囲の請求項１４の「ならびに少なくとも１つの性染色体Ｚおよび／またはＷ内の少なくとも１つのプロトスペーサーを標的とする少なくとも１つのｇＲＮＡ」との記載を、「ならびに性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つのプロトスペーサーを標的とする少なくとも１つのｇＲＮＡ」と訂正する。 ２ 一群の請求項について 訂正事項１及び２は、訂正前の請求項１を対象とするものであり、訂正事項３は、訂正前の請求項６を対象とするものであるが、訂正前の請求項２～８は、請求項１を直接又は間接的に引用する関係にあるから、訂正前の請求項１～８は、特許法１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。 訂正事項４及び５は、訂正前の請求項９を対象とするものであるが、訂正前の請求項１０～１３は、請求項９を直接又は間接的に引用する関係にあるから、訂正前の請求項９～１３は、特許法１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。 訂正事項６は、訂正前の請求項１４を対象とするものであるが、訂正前の請求項１５は、請求項１４を直接又は間接的に引用する関係にあるから、訂正前の請求項１４～１５は、特許法１２０条の５第４項に規定する一群の請求項である。 ３ 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 （１）訂正事項１、３、４及び６について 訂正事項１、３、４及び６の訂正はそれぞれ、訂正前の請求項１及び９の「性染色体ＺおよびＷのうちの少なくとも一方」との記載、又は訂正前の請求項６及び１４の「少なくとも１つの性染色体Ｚおよび／またはＷ」との記載を、訂正後の請求項１、６、９及び１４の「性染色体ＺまたはＷの一方」との記載にすることにより、訂正前の各記載に含まれていた性染色体ＺおよびＷの双方という場合を、訂正後の各記載に含まれないものとする訂正であるから、訂正事項１～４は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものとはいえない。 （２）訂正事項２について 訂正事項２の訂正は、訂正前の請求項１の「（ｃ）…それにより、前記構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性を決定するステップ」との記載を、本件特許の明細書（以下「本件明細書」という。）の【００３７】～【００３９】の記載に基づき、訂正後の「（ｃ）…ここで前記鳥類の胚の性は、前記胚の発生の１日目～１０日目に決定され、それにより、前記構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性を決定するステップ」との記載にすることにより、訂正前の請求項１に記載された「鳥類の胚の性を決定する」時期を、「胚の発生の１日目～１０日目に決定され」ると特定する訂正であるから、訂正事項２は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものとはいえない。 （３）訂正事項５について 訂正事項５の訂正は、 ア 特許請求の範囲の請求項９の「鳥類の胚の性別の識別に好適である」との記載を、「胚の発生１日目～１０日目の鳥類の胚の性の識別に好適であ」ると訂正する点（以下「訂正事項５－ア」という。）、 イ 特許請求の範囲の請求項９の「一体の殻」との記載を、「構造的に一体の殻」と訂正する点以下「訂正事項５－イ」という。）、及び ウ 特許請求の範囲の請求項９の「胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚」との記載を、「前記鳥類の胚が、…胚を含む孵化していない卵内にある」と訂正する点（以下「訂正事項５－ウ」という。） の３点からなるものである。 そして、訂正事項５－アの訂正は、訂正前の請求項９の「鳥類の胚」との記載を、本件明細書の【００３７】～【００３９】の記載に基づき、訂正後の「胚の発生１日目～１０日目の鳥類の胚」との記載にすることにより、「鳥類の胚」が「胚の発生１日目～１０日目」のものであることを特定する訂正であるから、訂正事項５－アは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものとはいえない。 また、訂正事項５－イの訂正は、訂正前の請求項９の「一体の殻」との記載を、本件明細書の【００４０】の記載に基づき、訂正後の「構造的に一体の殻」との記載にすることにより、「殻」についてより特定する訂正であるから、訂正事項５－イは、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものとはいえない。 さらに、訂正事項５－ウの訂正は、訂正前の「鳥類の胚」との文言が、訂正事項５－アの訂正により既出となったために、訂正後の「前記鳥類の胚」との記載にすることにより、既出の「鳥類の胚」と同じものを指すことを明確化するとともに、訂正前の請求項９の「胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚」との記載を、「鳥類の胚が、…胚を含む孵化していない卵内にある」という同義の表現に変更するものであるから、訂正事項５－ウの訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものとはいえない。 ４ 独立特許要件 本件特許異議の申立ては、上記第１の１で示したとおり訂正前の全ての請求項に対してされているので、訂正を認める要件として、特許法１２０条の５第９項において読み替えて準用する同法１２６条第７項に規定する独立特許要件は課されない。 ５ 小括 上記のとおり、訂正事項１～４及び６に係る訂正は、特許法１２０条の５第２項ただし書１号に掲げる事項（特許請求の範囲の減縮）を目的とするものである。また、訂正事項５に係る訂正は、同法同条同項ただし書１号に掲げる事項（特許請求の範囲の減縮）及び同法同条同項ただし書３号（明瞭でない記載の釈明）を目的とするものである。 そして、いずれの訂正事項も同法同条９項で準用する同法１２６条５項及び６項の規定に適合する。 したがって、本件特許の特許請求の範囲を訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～８〕、〔９～１３〕、〔１４～１５〕について訂正することを認める。 第３ 訂正後の本件発明 本件訂正後の請求項１～１５に係る発明（以下、項番に従い、「本件発明１」～「本件発明１５」といい、それらをまとめて「本件発明」ともいう。）は、訂正特許請求の範囲の請求項１～１５に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 「【請求項１】 構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性決定方法であって、 （ａ）性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの位置または場所に取り込まれた少なくとも１つの外因性レポーター遺伝子を含む少なくとも１つのトランスジェニック鳥類対象を提供するステップであって、前記レポーター遺伝子が赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）である、ステップと、 （ｂ）前記トランスジェニック鳥類対象からの少なくとも１つの前記構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵を得るステップと、 （ｃ）少なくとも１つの検出可能なシグナルが検出されたかを前記孵化していない卵の構造的に一体の殻内の胚において決定するステップであって、前記少なくとも１つの検出可能なシグナルの検出は、前記孵化していない卵の構造的に一体の殻内の胚における前記少なくとも１つのレポーター遺伝子の発現を示し、それにより、前記胚における前記Ｚ染色体またはＷ染色体の存在が示され、ここで前記鳥類の胚の性は、前記胚の発生の１日目～１０日目に決定され、それにより、前記構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性を決定するステップと、を含む、方法。 【請求項２】 前記レポーター遺伝子が、５００～６５０ｎｍの励起波長および５５０～６５０ｎｍの発光波長を有するＲＦＰタンパク質をコードする、請求項１に記載の方法。 【請求項３】 前記検出可能なシグナルが検出されたかを判定することは、前記構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵を光源に曝露するステップを含む、請求項１または２に記載の方法。 【請求項４】 前記少なくとも１つのトランスジェニック鳥類対象が、雌の鳥類の対象であり、前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、（ａ）雌染色体Ｚの少なくとも１つの位置に取り込まれ、それにより、検出可能なシグナルが検出されることは、前記構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の胚が雄であることを示すか、または（ｂ）雌染色体Ｗの少なくとも１つの位置に取り込まれ、それにより、検出可能なシグナルが検出されることは、前記構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の胚が雌であることを示す、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。 【請求項５】 前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、少なくとも１つのプログラム可能な遺伝子操作されたヌクレアーゼ（ＰＥＮ）を使用して、前記トランスジェニック鳥類動物の前記性染色体に取り込まれ、前記ＰＥＮが、クラスター化された規則的間隔の短い回文リピート（ＣＲＩＳＰＲ）ＩＩ型システムである、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。 【請求項６】 前記鳥類対象の少なくとも１つの細胞または前記鳥類動物に導入された少なくとも１つの細胞が、 （ａ）少なくとも１つのＣａｓ９タンパク質、または前記少なくとも１つのＣａｓ９タンパク質をコードする少なくとも１つの核酸配列を含む少なくとも１つの第１の核酸配列；ならびに性染色体乙またはＷの一方内の少なくとも１つのプロトスペーサーを標的とするガイドＲＮＡ（ｇＲＮＡ）、または前記少なくとも１つのｇＲＮＡをコードする少なくとも１つの核酸配列；ならびに （ｂ）少なくとも１つの前記レポーター遺伝子を含む少なくとも１つの第２の核酸配列 に接触するか、または同時トランスフェクトすることにより、前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、前記トランスジェニック鳥類対象の性染色体に取り込まれる、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。 【請求項７】 前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、性Ｚ染色体遺伝子座４２１７２７４８～４２１７７７４８の少なくとも１つの部位または性Ｗ染色体遺伝子座１０２２８５９～１０２４２１５の少なくとも１つの部位に取り込まれる、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。 【請求項８】 前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、 （ａ）性Ｚ染色体遺伝子座４２１７２７４８～４２１７７７４８の少なくとも１つの部位に取り込まれ、前記少なくとも１つのｇＲＮＡが、配列番号２６で示される核酸配列を含み、かつ前記第２の核酸配列内に含まれる前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、それぞれ配列番号３１および３２で示される核酸配列を含む相同腕とその５’および３’において隣接しているか、または、 （ｂ）性Ｗ染色体遺伝子座１０２２８５９～１０２４２１５の少なくとも１つの部位に取り込まれ、ここで、 （ｉ）前記ｇＲＮＡが配列番号１で示される核酸配列を含み、前記第２の核酸配列内に含まれる前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、それぞれ配列番号４および５で示されるアミノ酸配列を含む相同腕とその５’および３’において隣接しているか、 （ｉｉ）前記ｇＲＮＡが配列番号２で示される核酸配列を含み、前記第２の核酸配列内に含まれる前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、それぞれ配列番号６および７で示されるアミノ酸配列を含む相同腕とその５’および３’において隣接しているか、のいずれか１つである、請求項７に記載の方法。 【請求項９】 性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの遣伝子座に取り込まれた少なくとも１つの外因性レポーター遺伝子を含む鳥類トランスジェニック対象であって、前記レポーター遺伝子が赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）であり、前記少なくとも１つのレポーターの発現が、胚の発生１日目～１０日目の鳥類の胚の性の識別に好適であり、前記鳥類の胚が、構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内にある、鳥類トランスジェニック対象。 【請求項１０】 前記レポーター遺伝子が、５００～６５０ｎｍの励起波長および約５５０～６５０ｎｍの発光波長を有するＲＦＰタンパク質をコードする、請求項９に記載の鳥類トランスジェニック対象。 【請求項１１】 前記少なくとも１つの鳥類トランスジェニック対象が雌であり、前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、雌染色体Ｚまたは雌染色体Ｗの少なくとも１つの位置に取り込まれている、請求項９または１０に記載の鳥類トランスジェニック対象。 【請求項１２】 前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、性Ｚ染色体遺伝子座４２１７２７４８～４２１７７７４８の少なくとも１つの部位に取り込まれ、前記少なくとも１つのｇＲＮＡが、配列番号２６で示される核酸配列を含み、かつ前記第２の核酸配列内に含まれる前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、それぞれ配列番号３１および３２で示される核酸配列を含む相同腕とその５’および３’において隣接している、請求項９～１１のいずれか一項に記載の鳥類トランスジェニック対象。 【請求項１３】 前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、性Ｗ染色体遺伝子座１０２２８５９～１０２４２１５の少なくとも１つの部位に取り込まれ、 （ａ）前記ｇＲＮＡが配列番号１で示される核酸配列を含み、前記第２の核酸配列内に含まれる前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、それぞれ配列番号４および５で示されるアミノ酸配列を含む相同腕とその５’および３’において隣接しているか、 （ｂ）前記ｇＲＮＡが配列番号２で示される核酸配列を含み、前記第２の核酸配列内に含まれる前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、それぞれ配列番号６および７で示されるアミノ酸配列を含む相同腕とその５’および３’において隣接しているか、のいずれか１つである、請求項９～１１のいずれか一項に記載の鳥類トランスジェニック対象。 【請求項１４】 （ａ）少なくとも１つのＣａｓ９タンパク質、または前記少なくとも１つのＣａｓ９タンパク質をコードする少なくとも１つの核酸配列を含む少なくとも１つの第１の核酸配列；ならびに性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つのプロトスペーサーを標的とする少なくとも１つのｇＲＮＡ、または前記少なくとも１つのｇＲＮＡをコードする核酸配列；ならびに （ｂ）少なくとも１つのレポーター遺伝子を含む少なくとも１つの第２の核酸配列であって、前記レポーター遺伝子が赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）であり、前記少なくとも１つのレポーターの発現が、構造的に一体の殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性別の識別に好適である、第２の核酸配列 を含む、キットであって、 前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、 （ａ）性Ｚ染色体遺伝子座４２１７２７４８～４２１７７７４８の少なくとも１つの部位に取り込まれ、前記少なくとも１つのｇＲＮＡが、配列番号２６で示される核酸配列を含み、かつ前記第２の核酸配列内に含まれる前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、それぞれ配列番号３１および３２で示される核酸配列を含む相同腕とその５’および３’において隣接しているか、 （ｂ）性Ｗ染色体遺伝子座１０２２８５９～１０２４２１５の少なくとも１つの部位に取り込まれ、 （ｉ）前記ｇＲＮＡが配列番号１で示される核酸配列を含み、前記第２の核酸配列内に含まれる前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、それぞれ配列番号４および５で示されるアミノ酸配列を含む相同腕とその５’および３’において隣接しているか、 （ｉｉ）前記ｇＲＮＡが配列番号２で示される核酸配列を含み、前記第２の核酸配列内に含まれる前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、それぞれ配列番号６および７で示されるアミノ酸配列を含む相同腕とその５’および３’において隣接しているか、のいずれか１つである、キット。 【請求項１５】 前記少なくとも１つのレポーター遺伝子が、５００～６５０ｎｍの励起波長および約５５０～６５０ｎｍの発光波長を有するＲＦＰタンパク質をコードする、請求項１４に記載のキット。」 第４ 取消理由通知書に記載した取消理由について １ 取消理由の概要 （１）令和５年８月２２日付け取消理由通知 訂正前の請求項１～１５に係る特許に対して、当審が令和５年８月２２日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。 ア 取消理由１（新規性）及び取消理由２（進歩性）（以下「取消理由１－１」及び「取消理由１－２」という。） 訂正前の請求項１～６及び９～１１に係る発明は、下記甲１に記載された発明であって、特許法２９条１項３号に該当するから、当該請求項１～６及び９～１１に係る特許は、特許法２９条１項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 また、そうでなくとも、訂正前の請求項１～６及び９～１１に係る発明は、下記甲１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該請求項１～６及び９～１１に係る特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 イ 取消理由３（サポート要件）（以下「取消理由１－３」という。） 本件特許は、訂正前の特許請求の範囲の請求項１～１５の記載に不備があるため、特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、取り消されるべきものである。 （２）令和６年６月２７日付け取消理由通知 令和６年３月２２日の訂正請求により訂正された請求項１～１５に対して、当審が令和６年６月２７日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。なお、上記第１の１で示したとおり、令和６年３月２２日の訂正請求は、本件訂正がなされたため、特許法１２０条の５第７項の規定により取り下げられたものとみなされる。 ア 取消理由１（進歩性）（以下「取消理由２－１」という。） 令和６年３月２２日の訂正請求により訂正された請求項１～６及び９～１１に係る発明は、下記甲１に記載された発明及び下記参考４に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該請求項１～６及び９～１１に係る特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 イ 取消理由２（進歩性）（以下「取消理由２－２」という。） 令和６年３月２２日の訂正請求により訂正された請求項１～６及び９～１１に係る発明は、下記参考４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、当該請求項１～６及び９～１１に係る特許は、特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。 （３）取消理由で引用した証拠について 甲１：Tizard M., et al., "Precision genome engineering in the chicken: The gap between science and market place" -A presentation at IWRAB-II, in Brasilia, Sept. 1, 2014, pg 1-21（カラー版） 参考４：FINAL REPORT Sub-Project No:1.5.5, PROJECT LEADER: Tim Doran, Sub-Project Title: Single sex selection for the egg laying industry to improve animal welfare (publication in February 2016) ２ 当審の判断 （１）参考４の公開日について 各取消理由についての当審の判断を示す前に、まず、参考４の公知日について検討する。 参考４は、上記１（２）で示した取消理由２－１（進歩性）における副引例、及び、取消理由２－２（進歩性）におおける主引例として引用したものである。そして、その際には、上記１（３）のとおり、参考４の「publication in February 2016」との表記に基づき、参考４が、本件特許の優先日（以下「本件優先日」という。）である２０１７年５月２５日より前の２０１６年２月に公開されたものと認定して進歩性の判断を行った。 しかし、取消理由２－１及び２－２に対して、特許権者から令和６年９月３０日に提出された意見書において、Wayback Machineでは、参考４の最も古い公開日が２０２３年３月２８日であること（乙５：Wayback Machineの結果のスクリーンショット）から、参考４が実際に公開されたのは本件優先日後の２０２３年３月２８日であり、進歩性判断に用いる引例としての適格性を欠いている旨の主張がされたので、この点について、さらに検討をする。 この点について、申立人からは、参考６（Mark Tizard博士による宣言書）において、 ア 乙５のとおり、Wayback Machineでは２０２３年以降の履歴しかないものの、参考４を公開していたウェブサイトの移転があり、参考４は移転前のウェブサイトでは参照可能であったこと、並びに イ 参考４の裏表紙の記載に基づいて、 （ア）参考４発表当時は「http://www.poultrycrc.com.au」で利用可能であった点、及び （イ）ＩＳＢＮが付与されている点 が説明されているものの、参考４の公開日を確定するための新たな証拠が提出されているわけではない。 そこで、まず、上記イ（イ）については、ＩＳＢＮが付与されていること自体が、参考４の「publication in February 2016」との表記の正確性を裏付けるものとまではいえない。そして、仮に参考４が２０１６年に公開されていたとすれば、その当時、ＩＳＢＮは１３桁であったといえるにもかかわらず、参考４は１０桁であり、正規のＩＳＢＮが付与されているのかについても疑義がある。 次に、上記イ（ア）のサイト、すなわち、上記アでいうところの移転前のウェブサイト（以下「移転前サイト」という。）は、令和６年２月現在、表示することができない。そこで、移転前サイトをWayback Machineで確認すると、移転前サイト自体は本件優先日前から存在することが認められ、そこに、参考４に記載されたプロジェクト「１．５．５」も表示されている（以下の参考図１－１及び１－２参照）。 【参考図１－１】Wayback Machineにおける本件優先日前（２０１７年２月２１日）の移転前サイトの表示 ［図：0001423425000001.jpg］ 【参考図１－２】参考図１－１の赤枠部分付近の拡大図 ［図：0001423425000002.jpg］ また、次のとおり、参考４に記載されたプロジェクト「１．５．５」が、「Duration of Project: 1 February 2014 to 31 January 2016」として、本件優先日前にプロジェクトとして存在していたことも確認できる（以下の参考図２－１及び２－２参照）。 【参考図２－１】参考図１－２の赤枠部分をクリックすると表示される内容 ［図：0001423425000003.jpg］ 【参考図２－２】参考図２－１の赤枠部分付近の拡大図 ［図：0001423425000004.jpg］ 以上から、参考４に記載されたプロジェクト「１．５．５」が本件優先日前にプロジェクトとして存在していたことは認められるものの、当該プロジェクトの内容を報告したレポートというべき参考４自体が本件優先日前に公開されていたことは確認できない。 また、例えば、本件優先日前に公開されていたことが明らかな学術論文等で、参考４が参照されている等の事情も見いだせなかった。 そうすると、申立人の主張を参酌しても、参考４が本件優先日に公開されていたとする証拠を見いだすことはできず、したがって、参考４が本件優先日に公開されていた証拠であるとすることはできないから、進歩性等の判断に参考４を引用することはできない。 （２）取消理由２－１（進歩性）及び取消理由２－２（進歩性）について 上記（１）で検討したとおり、参考４が本件優先日に公開されていたと認めることはできず、したがって、進歩性等の判断に参考４を引用することはできないから、参考４を副引例とした取消理由２－１、及び参考４を主引例とした取消理由２－２における進歩性欠如の判断は成立し得ない。 したがって、取消理由２－１及び２－２は理由がない。 （３）取消理由１－１（新規性）及び取消理由１－２（進歩性）について ア 甲１の記載事項 甲１には、次の事項が記載されている。なお、甲１は英語で記載されているため当審による訳文を示す。また、下線は当審が付した。 (ア)７頁 「始原生殖細胞の直接インビボ形質転換－ＥＧＦＰ鶏 ・ＥＤ２.５胚へのＤＮＡ構築物の直接注入－封入とインキュベート ・解剖した生殖腺とＥＤ７とＥＤ１４の検査された全胚 ・ＥＧＦＰが広範囲な全体にわたる全ての胚の生殖腺で観察された ・ＥＧＦＰ細胞は始原生殖細胞であることが鶏－Ｖａｓａ抗体染色により確認された ・胚全体にわたる他の細胞におけるＥＧＦＰ発現(例えば、心臓および脳)」 (イ)１４頁 「正確なゲノム編集の進捗の要約 ・ＺＦＮによる鶏ゲノムの編集の成功 ・トランスジェニック鶏の作製のための直接注入による始原生殖細胞の形質転換の成功（結果としてのＧＦＰ鶏） ・ＣＲＩＳＰＲの適用－鶏細胞系におけるＧＦＰの機能的ノックアウトの確認 ・ＣＲＩＳＰＲと直接注入を組み合わせてＧＦＰをノックアウトし、赤色蛍光タンパク質で置換する」 (ウ)１７頁 「正確なゲノム編集：産卵鶏の性の選択のため ［図：0001423425000005.jpg］ 」 (エ)１８頁 「産卵鶏の性の選択のための正確なゲノム編集 ［図：0001423425000006.jpg］ ［図：0001423425000007.jpg］ ・雌親系統－Ｚ染色体上に蛍光タンパク質が導入されたトランスジェニック ・ノーマルの雄親（遺伝子導入なし） ・産卵鶏に成り行く卵を産生するための交配 ・ノーマルの雄の親からのすべての精子はノーマルのＺ ・減数分裂はトランスジェニックＦＰ Ｚを雌親から切り離し非トランスジェニックＷから切り離す ・受精は、すべての雌がノーマルＺノーマルＷであることを意味する ・雌のみの集団 ・雌は導入遺伝子を持たない ・これらの卵はＧＭ食品か？」 イ 取消理由１－１（新規性）及び取消理由１－２（進歩性）について （ア）甲１に記載された発明の認定 ａ 甲１の「正確なゲノム編集の進捗の要約」と題される１４頁に、「トランスジェニック鶏の作製のための直接注入による始原生殖細胞の形質転換の成功」の「結果としてＧＦＰ鶏」と記載され（上記ア（イ））、「始原生殖細胞の直接インビボ形質転換－ＥＧＦＰ鶏」と題される同７頁に、「ＥＤ２．５胚へのＤＮＡ構築物の直接注入」の後、始原生殖細胞を含む胚全体の細胞でＥＧＦＰが発現したことが記載されている（上記ア（ア））。 ここで、「ＧＦＰ」及び「ＥＧＦＰ」が緑色蛍光タンパク質であることは、本件明細書の【００５６】の表１中にも挙げられるとおり、本件優先日当時の当該技術分野における技術常識であり、上記「ＧＦＰ鶏」及び「ＥＧＦＰ鶏」は、「直接注入による始原生殖細胞の形質転換」により緑色蛍光タンパク質遺伝子が導入されてトランスジェニック鶏が作成されることを意味することが当業者に明らかである。 また、甲１の「正確なゲノム編集：産卵鶏の性の選択のため」と題される１７頁、及び「産卵鶏の性の選択のための正確なゲノム編集」と題される１８頁には、緑色の文字で「ＺＦＰ」と付された「卵子」が、卵巣に由来すること図示され、かつ、１８頁には「雌親系統－Ｚ染色体上に蛍光タンパク質が導入されたトランスジェニック」と記載されている（上記ア（ウ）及び（エ））。 以上からみて、甲１には、緑色蛍光タンパク質遺伝子が導入されてトランスジェニック鶏が作成されることの開示を伴って、緑色が付された「Ｚ染色体上に蛍光タンパク質が導入されたトランスジェニック」の「雌親系統」が記載されているから、甲１には、次の発明が記載されていると認められる。 「Ｚ染色体上に緑色蛍光タンパク質が導入されたトランスジェニック雌親系統鶏」に係る発明（以下「甲１発明１」という。） ｂ 甲１の「産卵鶏の性の選択のための正確なゲノム編集」と題される１８頁には、上記した「雌親系統－Ｚ染色体上に蛍光タンパク質が導入されたトランスジェニック」との記載に続いて、「ノーマルの雄親（遺伝子導入なし）」、「卵を産生するための交配」、「ノーマルの雄の親からのすべての精子はノーマルのＺ」、「減数分裂はトランスジェニックＦＰ Ｚを雌親から切り離し非トランスジェニックＷから切り離す」、「受精は、すべての雌がノーマルＺノーマルＷであることを意味する」と記載されており（上記ア（エ））、１７頁の図（上記ア（ウ））も併せみると、甲１には、以下の発明が記載されていると認められる。 「Ｚ染色体上に緑色蛍光タンパク質遺伝子が導入されたトランスジェニック雌親系統鶏と遺伝子導入がない雄親鶏との交配によって産生される卵であって、性染色体ＺＷを有し緑色蛍光タンパク質遺伝子を持たない雌卵と性染色体ＺＦＰＺを有し緑色蛍光タンパク質遺伝子を持つ雄卵のいずれかであることにより卵の性が選択される」ことに係る発明（以下「甲１発明２」という。） （イ）本件発明１について ａ 対比 本件発明１と甲１発明２を対比する。 甲１発明２の「Ｚ染色体上に緑色蛍光タンパク質が導入されたトランスジェニック雌親系統鶏」は、本件発明１の(ａ)の「性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの位置または場所に取り込まれた少なくとも１つの外因性レポーター遺伝子を含む少なくとも１つのトランスジェニック鳥類対象」に相当する。 「卵」は、殻内の胚を含み、孵化していないものであることが当業者に明らかであるから、甲１発明２の「Ｚ染色体上に蛍光タンパク質が導入されたトランスジェニック雌親系統鶏と遺伝子導入がない雄親鶏との交配によって産生される卵」は、本件発明１の（ｂ）の「前記トランスジェニック鳥類対象からの少なくとも１つの前記殻内の胚を含む孵化していない卵」に相当する。 「蛍光タンパク質」は、本件明細書の【００４８】にも記載されているとおり、「光に暴露されると明るい蛍光を呈する」ものであって、検出可能な蛍光の検出により、蛍光タンパク質の存否やその遺伝子の発現が決定されるものであることが、本件優先日当時の当該技術分野における技術常識であるから、甲１発明２の「性染色体ＺＷを有し蛍光タンパク質遺伝子を持たない雌卵と性染色体ＺＦＰＺを有し蛍光タンパク質遺伝子を持つ雄卵のいずれかであることにより卵の性が選択される」は、本件発明１の(ｃ)の「少なくとも１つの検出可能なシグナルが検出されたかを前記孵化していない卵の殻内の胚において決定するステップであって、前記少なくとも１つの検出可能なシグナルの検出は、前記孵化していない卵の殻内の胚における前記少なくとも１つのレポーター遺伝子の発現を示し、それにより、前記胚における前記Ｚ染色体またはＷ染色体の存在が示され、それにより、前記殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性を決定するステップ」に相当する。 そうすると、本件発明１と甲１発明２は、 「殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性決定方法であって、 (ａ)性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの位置または場所に取り込まれた少なくとも１つの外因性レポーター遺伝子を含む少なくとも１つのトランスジェニック鳥類対象を提供するステップと、 （ｂ）前記トランスジェニック鳥類対象からの少なくとも１つの前記殻内の胚を含む孵化していない卵を得るステップと、 （ｃ）少なくとも１つの検出可能なシグナルが検出されたかを前記孵化していない卵の殻内の胚において決定するステップであって、前記少なくとも１つの検出可能なシグナルの検出は、前記孵化していない卵の殻内の胚における前記少なくとも１つのレポーター遺伝子の発現を示し、それにより、前記胚における前記Ｚ染色体またはＷ染色体の存在が示され、それにより、前記殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性を決定するステップと、を含む、方法。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ＜相違点１＞ 本件発明１では、卵の胚が含まれる殻が「構造的に一体」の殻であり、外因性レポーター遺伝子が「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」であるのに対して、甲１発明２では、前記殻について特定がなく、外因性レポーター遺伝子が「緑色蛍光タンパク質」である点。 ＜相違点２＞ 鳥類の胚の性が、本件発明１は、「前記胚の発生の１日目～１０日目に決定され」るものであるのに対し、甲１発明２では、この点に関する特定がない点。 ｂ 取消理由１－１（新規性）の判断 まず、相違点１について検討する。 甲１において、赤色蛍光タンパク質に関する記載は、「正確なゲノム編集の進捗の要約」と題される１４頁のみであるところ、当該１４頁には、「結果としてのＧＦＰ鶏」に対し、「ＣＲＩＳＰＲの適用－鶏細胞系におけるＧＦＰの機能的ノックアウトの確認」を目的として「ＣＲＩＳＰＲと直接注入を組み合わせてＧＦＰをノックアウトし、赤色蛍光タンパク質で置換する」ことが記載されている（上記ア（イ））。 しかし、甲１の１４頁は、「正確なゲノム編集の進捗の要約」と題されているとおり、ゲノム中で、ＧＦＰのノックアウトや赤色蛍光タンパク質での置換を正確に行うことができることを示すにとどまるものである。また、甲１の１４頁には、赤色蛍光タンパク質を性染色体に導入することも記載されていない。 そうすると、甲１の１４頁の記載は、甲１発明２において、外因性レポーター遺伝子が「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」であることを示すものとはいえないから、相違点１のその余の点を検討するまでもなく、相違点１は実質的な相違点である。 したがって、相違点２について検討するまでもなく、本件発明１は、甲１に記載された発明であるとはいえない。 ｃ 取消理由１－２（進歩性）の判断 まず、相違点１について検討する。 上記ｂで検討したとおり、甲１の１４頁の記載は、正確なゲノム編集が可能であることを示すにとどまるものであって、赤色蛍光タンパク質を性染色体に導入することを示唆するものではない。また、甲１の記載全体からみても、「緑色蛍光タンパク質」では所望の検出に不都合が生じるなど、「緑色蛍光タンパク質」を用いることの問題点に関する記載や示唆はない。 そうすると、甲１には、甲１発明２の外因性レポーター遺伝子である「緑色蛍光タンパク質」を「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」に変更する動機付けとなる記載はないといえる。 したがって、相違点１のその余の点を検討するまでもなく、甲１発明２において、相違点１を容易に想到し得るとはいえないから、相違点２について検討するまでもなく、本件発明１は、甲１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （ウ）本件発明２～６について 本件発明２～６は、本件発明１の発明特定事項を全て含み、本件発明１の発明特定事項をさらに限定するものであるから、上記（イ）で検討したことと同様の理由により、本件発明２～６は、甲１に記載された発明であるとはいえず、また、甲１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （エ）本件発明９について ａ 対比 本件発明９と甲１発明１を対比すると、甲１発明１の「Ｚ染色体上に緑色蛍光タンパク質が導入されたトランスジェニック雌親系統鶏」と遺伝子導入がない雄親鶏との交配によって産生される卵は、甲１発明２で検討したとおり、性染色体ＺＷを有し緑色蛍光タンパク質遺伝子を持たない雌卵と性染色体ＺＦＰＺを有し緑色蛍光タンパク質遺伝子を持つ雄卵のいずれかであることにより性が選択され得るものであるから、本件発明９と甲１発明１は、 「性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの遺伝子座に取り込まれた少なくとも１つの外因性レポーター遺伝子を含む鳥類トランスジェニック対象であって、前記少なくとも１つのレポーターの発現が、鳥類の胚の性の識別に好適であり、前記鳥類の胚が、殻内の胚を含む孵化していない卵内にある、鳥類トランスジェニック対象。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ＜相違点３＞ 本件発明９では、卵の胚が含まれる殻が「構造的に一体」の殻であり、外因性レポーター遺伝子が「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」であるのに対して、甲１発明１では、前記殻について特定がなく、外因性レポーター遺伝子が「緑色蛍光タンパク質」である点。 ＜相違点４＞ 性の識別に好適であるとされる鳥類の胚が、本件発明９は、「胚の発生の１日目～１０日目」のものであるのに対し、甲１発明１では、この点に関する特定がない点。 ｂ 取消理由１－１（新規性）の判断 まず、相違点３について検討する。 上記（イ）ｂで検討したとおり、甲１の１４頁の記載は、甲１発明１において、外因性レポーター遺伝子が「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」であることを示すものとはいえないから、相違点３のその余の点を検討するまでもなく、相違点３は実質的な相違点である。 したがって、相違点４について検討するまでもなく、本件発明９は、甲１に記載された発明であるとはいえない。 ｃ 取消理由１－２（進歩性）の判断 まず、相違点３について検討する。 上記（イ）ｃで検討したことと同様の理由により、甲１には、甲１発明１の外因性レポーター遺伝子である「緑色蛍光タンパク質」を「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」に変更する動機付けとなる記載はないといえる。 したがって、相違点３のその余の点を検討するまでもなく、甲１発明１において、相違点３を容易に想到し得るとはいえないから、相違点４について検討するまでもなく、本件発明９は、甲１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （オ）本件発明１０及び１１について 本件発明１０及び１１は、本件発明９の発明特定事項を全て含み、本件発明９の発明特定事項をさらに限定するものであるから、上記（エ）で検討したことと同様の理由により、本件発明１０及び１１は、甲１に記載された発明であるとはいえず、また、甲１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （カ）小括 以上からみて、本件発明１～６及び９～１１は、甲１に記載された発明であるとはいえず、また、甲１に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるともいえないから、取消理由１－１及び１－２は理由がない。 （４）取消理由１－３（サポート要件）について ア 取消理由１－３の概要 訂正前の請求項１～１５に係る発明には、性染色体Ｚ及びＷの双方にレポーター遺伝子が取り込まれているトランスジェニック鳥類対象が含まれていたところ、そのようなトランスジェニック鳥類対象から得られる卵内の胚の性別識別が可能であることを、本件明細書の記載から当業者は認識することができない。 イ 判断 上記第２及び第３のとおり、本件訂正により、本件発明１～１５には、性染色体Ｚ及びＷの双方にレポーター遺伝子が取り込まれているトランスジェニック鳥類対象が含まれないものとなったから、取消理由１－３は理由がない。 （５）まとめ 以上のとおり、本件発明１～６及び９～１１についての取消理由１－１及び１－２は理由がない。 また、本件発明１～１５についての取消理由１－３は理由がない。 第５ 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について １ 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由 訂正前の請求項１～１５に係る特許に対して、異議申立人が申立てたが、当審が取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由の要旨は、次の（１）～（３）のとおりである。 （１）理由１（サポート要件）及び理由２（実施可能要件） ア 訂正前の請求項１～１５に係る発明は、すべての鳥類対象を対象とするものであるところ、本件明細書の開示は鶏に限られているから、本件特許の出願日（以下「本件出願日」という。）当時の技術常識に照らしても、本件明細書の開示の内容を本件発明の範囲まで拡張ないし一般化できない。また、本件明細書は、当業者が、訂正前の請求項１～１５に係る発明に係る鳥類対象のうち、鶏以外のものについて実施可能なように記載されていない。 イ 訂正前の請求項１～１３に係る発明は、トランスジェニック鳥類対象が成型鳥にまで生育可能であることを前提とするものであるところ、この点について、本件明細書には実験的実証が欠如しているから、訂正前の請求項１～１３に係る発明は本件明細書に記載されたものとはいえない。そして、本件明細書は、当業者が、訂正前の請求項１～８に係る方法を使用することができるように記載されておらず、また、訂正前の請求項９～１３に係る物を作ることができるように記載されていない。 （２）理由２（実施可能要件） ア 訂正前の請求項１～３、５～１０、１２及び１３に係る発明は、性が特定されていないトランスジェニック鳥類対象に関するのに対し、本件明細書には、雌性のトランスジェニック鳥類対象の実施の形態のみが記載されており、雄性のトランスジェニック鶏対象の実施の形態に関して記載されていないから、本件明細書は、当業者が、訂正前の請求項１～３、５～１０、１２及び１３に係る発明に係るトランスジェニック鳥類対象のうち、雄性のものについて実施可能なように記載されていない。 （３）理由４（進歩性） ア 訂正前の請求項１～１５に係る発明は、下記甲１に記載された発明並びに下記甲２及び甲３に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 イ 訂正前の請求項１～１５に係る発明は、下記甲４に記載された発明並びに下記甲５及び甲６に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 ウ 証拠 甲１：Tizard M., et al., "Precision genome engineering in the chicken: The gap between science and market place" -A presentation at IWRAB-II, in Brasilia, Sept. 1, 2014, pg 1-21（カラー版）（当審注：第４の１（３）で示した甲１と同じである。） 甲２：米国特許第７６１５６７６号 甲３：特表２００７－５３１５１４号公報 甲４：Henri Woelders, "Alternatives for killing day-old male chicks" -slide show presented at the public symposium of the Animal Breeding & Genomics Centre of the Wageningen university on September 8, 2014 甲５：Bamelis F.R., et al., "Detection of early embryonic development in chicken eggs using visible light transmission." British Poultry Science (2002) vol.43, p.204-212 甲６：Shafey T.M., et al., "Effects of eggshell pigmentation and egg size on the spectral properties and characteristics of eggshell of meat and layer breeder eggs.",Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (2002) vol.15, no.2, p.297-302 ２ 当審の判断 上記１の各特許異議申立理由についての当審の判断は次のとおりである。 （１）理由１（サポート要件）及び理由２（実施可能要件）について ア 上記１（１）アの主張について 本件発明の課題は、本件明細書の【０００１】、【００２２】等からみて、孵化していない鳥類の卵殻内の胚の性を決定する非侵襲的方法の提供であると認められ、当該課題を解決するために、本件発明は、トランスジェニック鳥類対象について、「性染色体ＺおよびＷの一方」に取り込まれた「外因性レポーター遺伝子」としての「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」を含むこと特定するものであり、本件明細書の実施例（特に実施例３～６）には、鶏に関し、「性染色体ＺおよびＷの一方」に「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」をコードする「外因性レポーター遺伝子」を導入する手法が詳細に記載されている。 ここで、鳥類の性染色体の組み合わせが、ヘテロＺＷの胚は雌、ホモＺＺの胚は雄となる点で共通することは、本件出願日当時、周知の事項であるから、当業者は、鶏に関する本件明細書の開示内容から、鶏以外の鳥類においても、本件明細書に記載された手法を応用することにより、本件発明の課題を解決し得ることを認識できるといえる。 また、鶏以外の鳥類を対象とした際に、本件明細書に記載された鶏に関する手法を、当該鶏以外の鳥類に合うよう改変、工夫等することは当業者が当然行うことであり、この点に、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤、複雑高度な実験等を要するとはいえない。 加えて、申立人の主張を参酌しても、蛍光タンパク質を導入する性染色体の遺伝子座等に関して、鶏と他の鳥類と特に異なる事情があることを見いだすことはできない。 したがって、本件発明１～１５についての、上記１（１）アの主張を採用することはできない。 イ 上記１（１）イの主張について 甲１の記載（上記第４の２（３）ア）や、甲４の９頁の記載は、性染色体へ蛍光タンパク質をコードする遺伝子が導入された成型鶏から卵が得られることを前提としたものとなっており、このことからみて、本件出願日当時、性染色体へ蛍光タンパク質をコードする遺伝子が導入されたトランスジェニック鶏が成型鶏にまで生育可能であることは、当業者にとって当然のことと認識されていたといえる。そして、上記アで検討したことも踏まえると、鶏と他の鳥類と特に異なる事情があるとはいえないから、鳥類全般について、本件発明１～１３に係るトランスジェニック鳥類対象が成型鳥にまで生育可能であると当業者は認識できるといえる。加えて、申立人の主張を参酌しても、これを覆すに足る事情を見いだすことはできない。 したがって、本件発明１～１３についての、上記１（１）イの主張を採用することはできない。 （２）理由２（実施可能要件）について ア 上記１（２）アの主張について 本件発明１～３、５～１０、１２及び１３に係る鳥類トランスジェニック対象は、「外因性レポーター遺伝子」である「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」が「性染色体ＺまたはＷの一方内」に取り込まれることが特定されていることから、当該鳥類トランスジェニック対象は、性染色体Ｚ及びＷを有するもの、すなわち、雌性と解すべきである。 したがって、申立人の主張は前提において誤りがあり、本件発明１～３、５～１０、１２及び１３についての、上記１（２）アの主張を採用することはできない。 （３）異議申立理由４（進歩性）について ア 上記１（３）ア（甲１を主引例とする進歩性）の主張について （ア）甲１に記載された事項 甲１に記載された事項は、上記第４の２（３）アに示したとおりであり、甲１から認定される甲１発明１及び甲１発明２も上記第４の２（３）イ（ア）ａ及びｂに示したとおりである。 （イ）本件発明１及び９について 本件発明１と甲１発明２とは、上記第４の２（３）イ（イ）ａで示した相違点１及び相違点２が存在し、また、本件発明９と甲１発明１とは、上記第４の２（３）イ（エ）ａで示した相違点３及び相違点４が存在する。 ここで、相違点１及び相違点３について検討すると、上記第４の２（３）イ（イ）ｃ及び（エ）ｃで検討したとおり、甲１には、甲１発明２及び甲１発明１の外因性レポーター遺伝子である「緑色蛍光タンパク質」を「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」に変更する動機付けとなる記載はない。 そこで、甲２及び甲３の記載を検討する。なお、甲２は英語で記載されているため当審による訳に基づいた要点を示す。 甲２には、「赤色蛍光タンパク質」が導入されたトランスジェニックゼブラフィッシュが記載されており（請求項１～３及び９）、甲３には、「赤色蛍光タンパク質」が導入されたトランスジェニック非ヒト動物が記載されている（請求項１、１１、１２、３５、５２及び５３）ものの、いずれも、鳥類を対象とするとの記載や示唆はなく、また、赤色蛍光タンパク質を性染色体に導入することの記載や示唆もない。 そうすると、甲１の記載に甲２及び甲３の記載を合わせ考慮しても、甲１発明２及び甲１発明１の外因性レポーター遺伝子である「緑色蛍光タンパク質」を「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」に変更する動機付けを見いだすことはできない。 したがって、甲１発明２において相違点１を、また、甲１発明１において相違点３を容易に想到し得るとはいえないから、本件発明１に係る相違点２及び本件発明９に係る相違点４を検討するまでもなく、本件発明１及び本件発明９は、甲１に記載された発明並びに甲２及び甲３に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （ウ）本件発明２～８及び９～１３について 本件発明２～８は、本件発明１の発明特定事項を全て含み、本件発明１の発明特定事項をさらに限定するものであり、また、本件発明９～１３は、本件発明９の発明特定事項を全て含み、本件発明９の発明特定事項をさらに限定するものであるから、上記（イ）で検討したことと同様の理由により、甲１に記載された発明並びに甲２及び甲３に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （エ）本件発明１４及び１５について 申立人は、本件発明１４及び１５が本件発明８に係る方法に対応する構成を有するキットに係るものであって、本件発明８が甲１の記載並びに甲２及び甲３に記載された事項から当業者が容易に想到し得るものである以上、本件発明１４及び１５も、甲１に記載された発明並びに甲２及び甲３に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると主張する。 しかし、上記（ウ）で示したとおり、本件発明８は、甲１に記載された発明並びに甲２及び甲３に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、申立人の主張は、その前提において誤りである。 （オ）小括 以上からみて、本件発明１～１５は、甲１に記載された発明並びに甲２及び甲３に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 イ 上記１（３）イ（甲４を主引例とする進歩性）の主張について （ア）甲４の記載事項 甲４には、次の事項が記載されている。なお、甲４は英語で記載されているため当審による訳文を示す。また、下線は当審が付した。 ａ ９頁 「鶏卵の性判別を可能にする遺伝子組み換え鶏 ・緑色蛍光タンパク質の遺伝子をＺ染色体に挿入できる。確かな技術！ ・産業用産卵鶏の受精卵をつくるには、次の交配を行う： Ｚ＊Ｗ雌×ＺＺ雄 →Ｚ＊Ｚ又はＺＷの卵 ・雄の卵は導入遺伝子をもっている。→胚盤における蛍光→雄の卵が選び出され除外される。 ・雌の卵は導入遺伝子をもたない。これらは将来の産卵鶏となるように培養される。 ・→産卵鶏と消費卵はＧＭではない。」 ｂ １０頁 「無傷の卵から蛍光を測定することができるか？ ・培養されていない卵子の胚盤が±５０００個の細胞を含む ・胚ゲノムの発現は、卵が産み落とされる前に始まる。」 ｃ １１頁 「無傷の卵から蛍光を測定することができるか？ 卵殻の蛍光（白卵、繊維） ［図：0001423425000008.jpg］ 卵殻の光透過性（波長依存性） ［図：0001423425000009.jpg］ 結論：できる」 （イ）甲４に記載された発明の認定 ａ 甲４の「鶏卵の性判別を可能にする遺伝子組み換え鶏」と題される９頁に、「緑色蛍光タンパク質の遺伝子をＺ染色体に挿入できる。確かな技術！」との記載に続いて、「Ｚ＊Ｗ雌」との記載がある（上記（ア）ａ）から、甲４には、「確かな技術」により「緑色蛍光タンパク質の遺伝子をＺ染色体に挿入」した「Ｚ＊Ｗ雌」が記載されているといえる。 以上からみて、甲４には、次の発明が記載されていると認められる。 「緑色蛍光タンパク質の遺伝子をＺ染色体に挿入したＺ＊Ｗ雌」に係る発明（以下「甲４発明１」という。） ｂ 甲４の「鶏卵の性判別を可能にする遺伝子組み換え鶏」と題される９頁には、上記ａで示した記載に加え、「Ｚ＊Ｗ雌」と「ＺＺ雄」を交配することで、「Ｚ＊Ｚ又はＺＷの卵」が得られることに続いて、「雄の卵は導入遺伝子をもっている。→胚盤における蛍光→雄の卵が選び出され除外される。」こと、及び「雌の卵は導入遺伝子をもたない。これらは将来の産卵鶏となるように培養される。」ことが記載されている（上記（ア）ａ）。これらの記載と、上記ａで示した記載とから、甲４には、次の発明が記載されていると認められる。 「緑色蛍光タンパク質の遺伝子をＺ染色体に挿入したＺ＊Ｗ雌とＺＺ雄との交配によって得られる卵であって、Ｚ＊Ｚ雄卵又はＺＷ雌卵のいずれかであることにより卵の性が選択される」ことに係る発明（以下「甲４発明２」という。） （ウ）本件発明１について ａ 対比 本件発明１と甲４発明２を対比する。 甲４発明２の「緑色蛍光タンパク質の遺伝子をＺ染色体に挿入したＺ＊Ｗ雌」は、本件発明１の（ａ）の「性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの位置または場所に取り込まれた少なくとも１つの外因性レポーター遺伝子を含む少なくとも１つのトランスジェニック鳥類対象」に相当する。 「卵」は、殻内の胚を含み、孵化していないものであることが当業者に明らかであるから、甲４発明２の「緑色蛍光タンパク質の遺伝子をＺ染色体に挿入したＺ＊Ｗ雌とＺＺ雄との交配によって得られる卵」は、本件発明１の（ｂ）の「前記トランスジェニック鳥類対象からの少なくとも１つの前記殻内の胚を含む孵化していない卵」に相当する。 上記第４の２（３）イ（イ）ａにおける「蛍光タンパク質」に関する検討も踏まえれば、甲４発明２の「Ｚ＊Ｚ雄卵又はＺＷ雌卵のいずれかであることにより卵の性が選択される」は、本件発明１の（ｃ）の「少なくとも１つの検出可能なシグナルが検出されたかを前記孵化していない卵の殻内の胚において決定するステップであって、前記少なくとも１つの検出可能なシグナルの検出は、前記孵化していない卵の殻内の胚における前記少なくとも１つのレポーター遺伝子の発現を示し、それにより、前記胚における前記Ｚ染色体またはＷ染色体の存在が示され、それにより、前記殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性を決定するステップ」に相当する。 そうすると、本件発明１と甲４発明２は、 「殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性決定方法であって、 （ａ）性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの位置または場所に取り込まれた少なくとも１つの外因性レポーター遺伝子を含む少なくとも１つのトランスジェニック鳥類対象を提供するステップと、 （ｂ）前記トランスジェニック鳥類対象からの少なくとも１つの前記殻内の胚を含む孵化していない卵を得るステップと、 （ｃ）少なくとも１つの検出可能なシグナルが検出されたかを前記孵化していない卵の殻内の胚において決定するステップであって、前記少なくとも１つの検出可能なシグナルの検出は、前記孵化していない卵の殻内の胚における前記少なくとも１つのレポーター遺伝子の発現を示し、それにより、前記胚における前記Ｚ染色体またはＷ染色体の存在が示され、それにより、前記殻内の胚を含む孵化していない卵内の鳥類の胚の性を決定するステップと、を含む、方法。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ＜相違点５＞ 本件発明１では、卵の胚が含まれる殻が「構造的に一体」の殻であり、外因性レポーター遺伝子が「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」であるのに対して、甲４発明２では、前記殻について特定がなく、外因性レポーター遺伝子が「緑色蛍光タンパク質」である点。 ＜相違点６＞ 鳥類の胚の性が、本件発明１は、「前記胚の発生の１日目～１０日目に決定され」るものであるのに対し、甲１発明２では、この点に関する特定がない点。 ｂ 判断 まず、相違点５について検討する。 甲４の「無傷の卵から蛍光を測定することができるか？」と題される１０頁及び１１頁の記載からみて、甲４には、卵に傷をつけることなく、卵からの蛍光を測定することが記載されているといえる（（上記（ア）ｂ及びｃ）。また、甲４の１１頁には、卵殻の蛍光特性や、卵殻の光透過性の波長依存性を示すグラフも記載されている。しかし、これらの記載は、甲４発明２の「緑色蛍光タンパク質」では所望の検出に不都合が生じるなど、「緑色蛍光タンパク質」を用いることの問題点を示唆するものではなく、ましてや、「緑色蛍光タンパク質」にかえて「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」を用いることを示唆するものでもない。 そこで、甲５及び甲６の記載を検討する。なお、甲５及び甲６は英語で記載されているため当審による訳に基づいた要点を示す。 甲５は、「可視光透過による鶏卵の早期胚発生の検出」と題される文献であり、鶏卵の外から光を照射することが記載されているにとどまり（２０４頁の要旨）、卵の内部から発する蛍光を検出することに関する記載はなく、ましてや、「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」に関する記載もない。また、甲６は、「食肉鶏及び産卵鶏に育てるための卵の卵殻のスペクトルと特性に及ぼす卵殻および卵サイズの影響」と題される文献であり、卵の内部から発する蛍光を検出することに関する記載はなく、ましてや、「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」に関する記載もない。 そうすると、甲４の記載に甲５及び甲６の記載を合わせ考慮しても、甲４発明２の外因性レポーター遺伝子である「緑色蛍光タンパク質」を「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」に変更する動機付けを見いだすことはできない。 したがって、相違点５のその余の点を検討するまでもなく、甲４発明２において、相違点５を容易に想到し得るとはいえないから、相違点６について検討するまでもなく、本件発明１は、甲４に記載された発明並びに甲５及び甲６に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （エ）本件発明２～８について 本件発明２～８は、本件発明１の発明特定事項を全て含み、本件発明１の発明特定事項をさらに限定するものであるから、上記（ウ）で検討したことと同様の理由により、甲４に記載された発明並びに甲５及び甲６に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （オ）本件発明９について ａ 対比 本件発明９と甲４発明１を対比すると、甲４発明１の「緑色蛍光タンパク質の遺伝子をＺ染色体に挿入したＺ＊Ｗ雌」と遺伝子導入がない雄親鶏との交配によって産生される卵は、甲４発明２で検討したとおり、性染色体ＺＷを有し緑色蛍光タンパク質遺伝子を持たない雌卵と性染色体Ｚ＊Ｚを有し緑色蛍光タンパク質遺伝子を持つ雄卵のいずれかであることにより性が選択され得るものであるから、本件発明９と甲４発明１は、 「性染色体ＺまたはＷの一方内の少なくとも１つの遺伝子座に取り込まれた少なくとも１つの外因性レポーター遺伝子を含む鳥類トランスジェニック対象であって、前記少なくとも１つのレポーターの発現が、鳥類の胚の性の識別に好適であり、前記鳥類の胚が、殻内の胚を含む孵化していない卵内にある、鳥類トランスジェニック対象。」 の点で一致し、以下の点で相違する。 ＜相違点７＞ 本件発明９では、卵の胚が含まれる殻が「構造的に一体」の殻であり、外因性レポーター遺伝子が「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」であるのに対して、甲４発明１では、前記殻について特定がなく、外因性レポーター遺伝子が「緑色蛍光タンパク質」である点。 ＜相違点８＞ 性の識別に好適であるとされる鳥類の胚が、本件発明９は、「胚の発生の１日目～１０日目」のものであるのに対し、甲４発明１では、この点に関する特定がない点。 ｂ 判断 まず、相違点７について検討する。 上記（ウ）ｂで検討したとおり、甲４の記載に甲５及び甲６の記載を合わせ考慮しても、甲４発明１の外因性レポーター遺伝子である「緑色蛍光タンパク質」を「赤色蛍光タンパク質（ＲＦＰ）」に変更する動機付けを見いだすことはできない。 したがって、相違点７のその余の点を検討するまでもなく、甲４発明１において、相違点７を容易に想到し得るとはいえないから、相違点８について検討するまでもなく、本件発明９は、甲４に記載された発明並びに甲５及び甲６に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （カ）本件発明１０～１３について 本件発明１０～１３は、本件発明９の発明特定事項を全て含み、本件発明９の発明特定事項をさらに限定するものであるから、上記（オ）で検討したことと同様の理由により、甲４に記載された発明並びに甲５及び甲６に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （キ）本件発明１４及び１５について 申立人は、本件発明１４及び１５が本件発明８に係る方法に対応する構成を有するキットに係るものであって、本件発明８が甲４の記載並びに甲５及び甲６に記載された事項から当業者が容易に想到し得るものである以上、本件発明１４及び１５も、甲４に記載された発明並びに甲５及び甲６に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであると主張する。 しかし、上記（エ）で示したとおり、本件発明８は、甲４に記載された発明並びに甲５及び甲６に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえないから、申立人の主張は、その前提において誤りである。 （ク）小括 以上からみて、本件発明１～１５は、甲４に記載された発明並びに甲５及び甲６に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 （４）まとめ 以上のとおりであるから、異議申立人が申立てた特許異議申立理由の理由１、理由２及び理由４は理由がない。 第６ むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由、及び特許異議申立書に記載された特許異議申立理由によっては、本件請求項１～１５に係る特許を取り消すことはできない。 また、ほかに本件請求項１～１５に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、特許法１１４条４項の規定により、本件請求項１～１５に係る発明について結論のとおり決定する。