2023-390088

第１ 手続の経緯

本件特許第７２８２３７８号は、平成２９年１２月７日（パリ条約による優先権主張 ２０１６年１２月７日 （ＵＳ）アメリカ合衆国、２０１７年４月１８日 （ＵＳ）アメリカ合衆国）を国際出願日として出願され、その請求項１～１２に係る発明について、令和５年５月１９日に特許権の設定登録がされ、その後、同年６月２２日に本件の訂正審判が請求されたものである。

第２ 請求の趣旨及び訂正の内容

１ 請求の趣旨

本件請求の趣旨は、特許第７２８２３７８号の明細書を本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。

２ 訂正の内容

請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである（訂正箇所は下線部である。）。

（１）訂正事項１

明細書の段落【００３１】の【化２】に記載されている配列番号２について、２３０位のアデノシンの次にグアノシンを追加して、

明細書の段落【００３１】に

「

［図：0001404716000001.jpg］

」

と記載されているのを、

「

［図：0001404716000002.jpg］

」に訂正し、

明細書の配列表の配列番号２について、２３０位のアデノシンの次にグアノシンを追加して、

明細書の配列表に

「

<210> 2

<211> 533

<212> DNA

続きを表示（全18行）

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Synthetic Polynucleotide

<400> 2

atggaaatca ggcgcagaag cgtgcgccac ctgatcagcc tgctgctgtt cctgttctac 60

agcgagacag cctgccaccc cctgggcaag aggccctgca agatgcaggc cttcaggatc 120

tgggacgtga accagaaaac cttctacatg cgcaacaacc agctggtggc cggatacctg 180

caggaaagca acaccaagct gcaggaaaag atcgacgtcg tccccatcga cccgacgccc 240

tgttcctggg cctgcacggc agaaagctgt gcctggcctg cgtgaagtcc ggcgacgaga 300

tcaggtttca gctggaagcc gtgaacatca ccgacctgag caagaacaaa gaggaaaaca 360

agcgcttcac cttcatcaga agcaacagcg gccccaccac cagcttcgag agcgccgctt 420

gccccggctg gttcctgtgt acagcccagg aagccgacag gcccgtcagc ctgaccaaca 480

agcccaaaga aagcttcatg gtcaccaagt tctatctgca agaagatcag taa 533

」

と記載されているのを、

「

<210> 2

<211> 534

<212> DNA

続きを表示（全18行）

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Synthetic Polynucleotide

<400> 2

atggaaatca ggcgcagaag cgtgcgccac ctgatcagcc tgctgctgtt cctgttctac 60

agcgagacag cctgccaccc cctgggcaag aggccctgca agatgcaggc cttcaggatc 120

tgggacgtga accagaaaac cttctacatg cgcaacaacc agctggtggc cggatacctg 180

caggaaagca acaccaagct gcaggaaaag atcgacgtcg tccccatcga gcccgacgcc 240

ctgttcctgg gcctgcacgg cagaaagctg tgcctggcct gcgtgaagtc cggcgacgag 300

atcaggtttc agctggaagc cgtgaacatc accgacctga gcaagaacaa agaggaaaac 360

aagcgcttca ccttcatcag aagcaacagc ggccccacca ccagcttcga gagcgccgct 420

tgccccggct ggttcctgtg tacagcccag gaagccgaca ggcccgtcag cctgaccaac 480

aagcccaaag aaagcttcat ggtcaccaag ttctatctgc aagaagatca gtaa 534

」に訂正する。

（２）訂正事項２

明細書の段落【００３３】の【化３】に記載されている配列番号３について、２３６位のアデノシンの次にグアノシンを追加して、

明細書の段落【００３３】に

「

［図：0001404716000003.jpg］

」

と記載されているのを、

「

［図：0001404716000004.jpg］

」に訂正し、

明細書の配列表の配列番号３について、２３６位のアデノシンの次にグアノシンを追加して、

明細書の配列表に

「

<210> 3

<211> 539

<212> DNA

続きを表示（全18行）

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Synthetic Polynucleotide

<400> 3

gccaccatgg aaatcaggcg cagaagcgtg cgccacctga tcagcctgct gctgttcctg 60

ttctacagcg agacagcctg ccaccccctg ggcaagaggc cctgcaagat gcaggccttc 120

aggatctggg acgtgaacca gaaaaccttc tacatgcgca acaaccagct ggtggccgga 180

tacctgcagg aaagcaacac caagctgcag gaaaagatcg acgtcgtccc catcgacccg 240

acgccctgtt cctgggcctg cacggcagaa agctgtgcct ggcctgcgtg aagtccggcg 300

acgagatcag gtttcagctg gaagccgtga acatcaccga cctgagcaag aacaaagagg 360

aaaacaagcg cttcaccttc atcagaagca acagcggccc caccaccagc ttcgagagcg 420

ccgcttgccc cggctggttc ctgtgtacag cccaggaagc cgacaggccc gtcagcctga 480

ccaacaagcc caaagaaagc ttcatggtca ccaagttcta tctgcaagaa gatcagtaa 539

」

と記載されているのを、

「

<210> 3

<211> 540

<212> DNA

続きを表示（全18行）

<213> Artificial Sequence

<220>

<223> Synthetic Polynucleotide

<400> 3

gccaccatgg aaatcaggcg cagaagcgtg cgccacctga tcagcctgct gctgttcctg 60

ttctacagcg agacagcctg ccaccccctg ggcaagaggc cctgcaagat gcaggccttc 120

aggatctggg acgtgaacca gaaaaccttc tacatgcgca acaaccagct ggtggccgga 180

tacctgcagg aaagcaacac caagctgcag gaaaagatcg acgtcgtccc catcgagccc 240

gacgccctgt tcctgggcct gcacggcaga aagctgtgcc tggcctgcgt gaagtccggc 300

gacgagatca ggtttcagct ggaagccgtg aacatcaccg acctgagcaa gaacaaagag 360

gaaaacaagc gcttcacctt catcagaagc aacagcggcc ccaccaccag cttcgagagc 420

gccgcttgcc ccggctggtt cctgtgtaca gcccaggaag ccgacaggcc cgtcagcctg 480

accaacaagc ccaaagaaag cttcatggtc accaagttct atctgcaaga agatcagtaa 540

」に訂正する。

第３ 当審の判断

１ 一群の請求項について

訂正前の請求項３～１２は、請求項２を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項１によって明細書の記載が訂正される請求項２に連動して訂正されるものであり、また、訂正前の請求項４～１２は、請求項３を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項２によって明細書の記載が訂正される請求項３に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項２～１２は、明細書の訂正に係る一群の請求項である。

２ 訂正事項１について

（１）訂正の目的について

明細書の段落【００３１】には、「配列番号２は、ｅｑＩＬ－１Ｒａをコードするコドン改変配列を示す。配列番号２の５３４ヌクレオチド中の１０８ヌクレオチドは、配列番号１と比較してミスマッチであり、２０．２％のミスマッチに相当する（図１）。」と記載されており、「コドン改変ｅｑＩＬ－１Ｒａコード遺伝子のヌクレオチド配列の例」として、【化２】に配列番号２のヌクレオチド配列が記載されているが、段落【００３１】の【化２】に記載されている配列番号２のヌクレオチド配列、及び、配列表の配列番号２のヌクレオチド配列は、５３３ヌクレオチドからなる配列である。

一方、図面の図１には、５’末端にコザック配列が追加されたコドン改変ウマＩＬ－１ＲＡ配列が記載されている（図１の下段）が、コドン改変ウマＩＬ－１ＲＡ配列は、５３４ヌクレオチドからなる配列である。

段落【００３１】に記載されている配列番号２のヌクレオチド配列と図１に記載されているヌクレオチド配列と対比すると、段落【００３１】に記載されている配列番号２のヌクレオチド配列が、２３０位のアデノシンの次にグアノシンを欠失している点で異なり、段落【００３１】の「配列番号２の５３４ヌクレオチド」という記載からすると、段落【００３１】に記載されている配列番号２のヌクレオチド配列は誤りであり、図１に記載されているヌクレオチド配列が正しい記載であることは当業者に明らかである。また、同様に、明細書の配列表に記載されている配列番号２のヌクレオチド配列は誤りであり、図１に記載されているヌクレオチド配列が正しい記載であることは当業者に明らかである。

よって、訂正事項１は、図１に記載されている正しいヌクレオチド配列に基づいて、段落【００３１】の【化２】に記載されている配列番号２のヌクレオチド配列、及び、配列表の配列番号２のヌクレオチド配列について、２３０位のアデノシンの次にグアノシンを追加して、５３４ヌクレオチドからなる配列にすることにより、誤記を訂正するものである。

したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。

（２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

上記（１）で述べたとおり、訂正事項１は、誤記を訂正するものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

（３）願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

訂正事項１は、願書に最初に添付した図面の図１の記載に基づいて誤記を訂正するものであり、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（４）独立特許要件について

訂正後の請求項２～１２に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せないから、訂正事項１は、特許法第１２６条第７項に適合するものである。

３ 訂正事項２について

（１）訂正の目的について

明細書の段落【００３１】には、「配列番号２は、ｅｑＩＬ－１Ｒａをコードするコドン改変配列を示す。配列番号２の５３４ヌクレオチド中の１０８ヌクレオチドは、配列番号１と比較してミスマッチであり、２０．２％のミスマッチに相当する（図１）。」と記載されている。

また、明細書の【００３３】には、「配列番号３は、コザック配列がすぐ上流に先行しているコドン改変ｅｑＩＬ－１Ｒａコード遺伝子の例を提供する。」と記載されており、「コドン改変ｅｑＩＬ－１Ｒａコード遺伝子のヌクレオチド配列の例（コザック配列は下線付き）」として、【化３】に配列番号３のヌクレオチド配列が記載されているが、段落【００３３】の【化３】に記載されている配列番号３のヌクレオチド配列、及び、配列表の配列番号３のヌクレオチド配列は、５３９ヌクレオチドからなる配列である。

一方、図面の図１には、５’末端にコザック配列が追加されたコドン改変ウマＩＬ－１ＲＡ配列が記載されている（図１の下段）が、５’末端にコザック配列が追加されたコドン改変ウマＩＬ－１ＲＡ配列は、５４０ヌクレオチドからなる配列である。

段落【００３３】に記載されている配列番号３のヌクレオチド配列と図１に記載されているヌクレオチド配列と対比すると、段落【００３３】に記載されている配列番号３のヌクレオチド配列が、２３６位のアデノシンの次にグアノシンを欠失している点で異なり、段落【００３１】の「配列番号２の５３４ヌクレオチド」という記載からすると、段落【００３３】に記載されている配列番号３のヌクレオチド配列は誤りであり、図１に記載されているヌクレオチド配列が正しい記載であることは当業者に明らかである。また、同様に、明細書の配列表に記載されている配列番号３のヌクレオチド配列は誤りであり、図１に記載されているヌクレオチド配列が正しい記載であることは当業者に明らかである。

よって、訂正事項２は、図１に記載されている正しいヌクレオチド配列に基づいて、段落【００３３】の【化３】に記載されている配列番号３のヌクレオチド配列、及び、配列表の配列番号３のヌクレオチド配列について、２３６位のアデノシンの次にグアノシンを追加して、５４０ヌクレオチドからなる配列にすることにより、誤記を訂正するものである。

したがって、訂正事項２は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。

（２）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて

上記（１）で述べたとおり、訂正事項２は、誤記を訂正するものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。

（３）願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて

訂正事項２は、願書に最初に添付した図面の図１の記載に基づいて誤記を訂正するものであり、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項に適合するものである。

（４）独立特許要件について

訂正後の請求項２～１２に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見出せないから、訂正事項２は、特許法第１２６条第７項に適合するものである。

第４ むすび

以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項ないし第７項の規定に適合するものである。

よって、結論のとおり審決する。