2023-018130

第２ 本願発明

本願の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項１の記載は次のとおりのものである。

＜本願発明＞

「光透過性基材と、光透過性導電層とを備える光透過性導電フィルムであって、

前記光透過性導電層は、結晶質領域および非晶質領域を有し、

前記光透過性導電層における結晶粒の最大長が、２００ｎｍ以下であり、

前記光透過性導電層の比抵抗は、４．６×１０－４Ω・ｃｍ以下であり、

前記光透過性導電層を大気雰囲気で８０℃、２４０時間の条件で加熱した際における結晶粒の最大長が、２００ｎｍ以下である、光透過性導電フィルム。」

第３ 当審拒絶理由の概要

本願発明は、本件補正前の請求項１（令和５年１０月２６日に提出された手続補正書による補正後のもの）に係る発明を補正したものであるところ、当審拒絶理由は、概略、本件補正前の請求項１に係る発明に対する次の各理由を含むものである。

１ 理由１（委任省令要件）

本願の明細書の発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令（特許法施行規則第２４条の２）で定めるところにより（すなわち、当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することにより）、当業者が請求項１に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないから、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

２ 理由２（進歩性）

請求項１に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である引用文献１に記載された発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

＜引用文献一覧＞

１．特開２０１６－１５７０２１号公報

第４ 当合議体の判断

１ 理由１（委任省令要件）について

（１）委任省令要件違反の概要

本願の明細書の発明の詳細な説明の記載は、経済産業省令（特許法施行規則２４条の２）で定めるところにより（すなわち、当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することにより）、当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではないから、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

すなわち、前記経済産業省令で定められる「当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」として、発明の詳細な説明には、「発明が解決しようとする課題」として、請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題が少なくとも一つ記載されていること、また、「その解決手段」として、請求項に係る発明によってどのように課題が解決されたかについて記載されていることが、通常、求められるところ、下記（２）で検討するとおり、本願の発明の詳細な説明は、「前記光透過性導電層」が、「結晶質領域」「を有［する］」ことでどのように課題が解決されたのか、その技術上の意義を当業者が理解できる程度に、発明が解決しようとする課題とその解決手段との関係が記載されているとは認められない。

（２）当合議体の判断の詳細な説明

ア 本願発明構成について

本願発明は、「前記光透過性導電層は、結晶質領域および非晶質領域を有し」という構成（以下「本件結晶質及び非晶質構成」という。）を有している。

イ 発明の詳細な説明の記載

発明の詳細な説明には、発明が解決しようとする課題及びその解決手段に関連する記載として、次の記載がある。下線は特に関連する記載に対して当合議体が付したものである。

「【発明が解決しようとする課題】

【０００６】

ところで、ＩＴＯなどの透明導電材料は、その形成過程により、結晶構造または非晶質構造（アモルファス）を有する。例えば、スパッタリングなどの乾式方法により透明導電層（光透過性導電層）を支持基材に形成する場合は、非晶質の透明導電層が形成される。そして、非晶質の透明導電層は、熱によって、結晶質の透明導電層へと転化する。

【０００７】

一般的に、結晶質の透明導電層は、非晶質の透明導電層と比較して、液体（特に、水性液体）をはじき易い。そのため、結晶質の透明導電層の表面に調光層を配置すると、透明導電層が、調光層に含まれる液体をはじく。その結果、調光層の厚みが不均一になり、調光機能にばらつきが生じる不具合が生じる。

【０００８】

また、調光フィルムは、外気または日光に長期間暴露されるため、熱により、局部的にまたは全面的に、結晶質へと自然転化し、光透過率が変化する。そのため、調光フィルム面内において透明度のムラが生じる不具合が生じる。すなわち、熱安定性に劣る。

【０００９】

本発明は、熱安定性が良好であり、調光機能のばらつきを低減することができる光透過性導電フィルムおよび調光フィルムを提供することにある。」

「【００３４】

光透過性導電層３は、結晶質領域４および非晶質領域５を有する。すなわち、光透過性導電層３は、半結晶質である。

【００３５】

結晶質領域４は、光透過性導電層３を形成する材料（例えば、ＩＴＯ）が、結晶質となっている平面視領域である。すなわち、結晶質領域４は、結晶粒６を含有している。結晶質領域４では、上下方向の一部に結晶粒６が存在していればよく（図２ＡのＡ部）、必ずしも、上下方向全体に亘って結晶粒６が存在する状態（図２ＡのＢ部）である必要はない。

【００３６】

非晶質領域５は、結晶質領域４以外の領域であって、光透過性導電層３を形成する材料（例えば、ＩＴＯ）が非晶質（アモルファス）状態である平面視領域である。すなわち、非晶質領域５では、結晶粒６が存在していない。

【００３７】

光透過性導電層３は、結晶質領域４および非晶質領域５を併有することによって、結晶質領域４を全く有しない完全非晶質状態から、結晶質領域４が発生する際に生じる不具合（大きな光透過性の変動）を抑制することができる。また、光透過性導電層３は、少なくとも一部（本実施形態では大部分）に、柔軟性のある非晶質領域５を有することによって、製造時や搬送時の衝撃によるクラックを抑制することができる。また、光透過のムラの発生や調光機能の不具合の発生を抑制することができる。

【００３８】

光透過性導電層３（加熱前）において、結晶質領域４に存在する結晶粒６の最大長は、２００ｎｍ以下、好ましくは、１７０ｎｍ以下、より好ましくは、１５０ｎｍ以下、さらに好ましくは、１２０ｎｍ以下、とりわけ好ましくは、８０ｎｍ以下、特に好ましくは、６０ｎｍ以下、最も好ましくは、４５ｎｍ以下である。最大長の下限は、例えば、０．１ｎｍ以上、好ましくは、１ｎｍ以上である。結晶粒の最大長が上記上限以下であれば、光透過性導電層３の結晶粒６の成長を抑制でき、長期加熱保存後の光透過率の変化を低い範囲で抑制することができ、耐久性に優れる。」

「【００４３】

光透過性導電層３を高温処理した際において、すなわち、高温処理済光透過性導電層において、結晶粒６の最大長は、２００ｎｍ以下、好ましくは、１７０ｎｍ以下、より好ましくは、１５０ｎｍ以下、さらに好ましくは、１２０ｎｍ以下、特に好ましくは、１００ｎｍ以下、最も好ましくは、８０ｎｍ以下であり、また、例えば、０．１ｎｍ以上、好ましくは、１ｎｍ以上である。

【００４４】

また、その際において、結晶質領域４の占める面積は、例えば、０．５％以上、好ましくは、１％以上であり、また、例えば、６０％以下、好ましくは、５０％以下、より好ましくは、４０％以下、さらに好ましくは、３０％以下、特に好ましくは、２０％以下、とりわけ好ましくは、１５％以下、最も好ましくは、５％以下である。

【００４５】

高温処理した際における結晶粒６の最大長または結晶質領域４の面積が、上記範囲であれば、長期加熱保存後の光透過率の変化を非常に低い範囲で抑制することができ、熱安定性に優れる。」

「【００７３】

そして、この光透過性導電フィルム１では、光透過性導電層３が、結晶質領域４および非晶質領域５を有し、光透過性導電層３における結晶粒６の最大長が、２００ｎｍ以下である。

【００７４】

したがって、調光機能層８を光透過性導電層３表面に均一に塗布できたり、調光機能層８内部の透過性導電層表面上の気泡の形成を抑制できる。よって、調光機能層８を均一に配置することができ、調光機能のばらつきを低減することができる。これは、結晶質領域４において、液体をはじき易い結晶粒６が特定以下の大きさになっているため、すなわち、液体をはじく構成単位が細分化されているため、調光機能層８を構成する溶液がはじかれる面積が低減していることによるものと推察される。」

ウ 発明が解決しようとする課題について

本願の発明の詳細な説明の【０００９】の記載によれば、本願の発明が解決しようとする課題は、「熱安定性が良好であり、調光機能のばらつきを低減することができる光透過性導電フィルムおよび調光フィルムを提供する」ことであると認められる。

そして、前記「調光機能のばらつきを低減することができる」「光透過性導電フィルムおよび調光フィルムを提供する」こと（以下「本願課題１」という。）について、【０００７】には、結晶質の透明導電層は、非晶質の透明導電層と比較して、液体（特に、水性液体）をはじき易いため、結晶質の透明導電層の表面に調光層を配置すると、透明導電層が、調光層に含まれる液体をはじき、調光層の厚みが不均一になり、調光機能にばらつきが生じる不具合が生じると記載されている。

また、前記「熱安定性が良好」である「光透過性導電フィルムおよび調光フィルムを提供する」こと（以下「本願課題２」という。）について、【０００８】には、調光フィルムが熱により結晶質へと自然転化し、光透過率が変化するため、調光フィルム面内において透明度のムラが生じる不具合が生じることを「熱安定性に劣る」と記載されている。

エ 発明が解決しようとする課題とその解決手段の関係について

発明が解決しようとする課題と本件結晶質及び非晶質構成との関係について、以下検討する。

まず、本願課題１の解決手段は、光透過性導電層３が非晶質領域５を有し、光透過性導電層３における結晶粒６の最大長を、２００ｎｍ以下とすること（【００７３】・【００７４】）であり、これにより、液体をはじきにくい非晶質領域を有するとともに、結晶質領域においても液体をはじく構成単位が細分化されているため、調光機能層８を構成する溶液がはじかれる面積が低減し、本件課題１を解決できると認められる。

次に、本件課題２の解決手段は、光透過性導電層３（加熱前）において、結晶質領域４に存在する結晶粒６の最大長を、２００ｎｍ以下とすること（【００３８】）及び高温処理済光透過性導電層において、結晶粒６の最大長を２００ｎｍ以下とすること（、【００４３】・【００４５】）であり、これにより、光透過性導電層３の結晶粒６の成長を抑制でき、長期加熱保存後の光透過率の変化を低い範囲で抑制することができ、本件課題２を解決できると認められる。

これらのことから、本件結晶質及び非晶質構成のうち、非晶質領域を有することの技術上の意義は、非晶質領域は、調光機能層８を構成する溶液がはじかないことから、調光機能のばらつきを低減することであると認められる。

しかしながら、本件結晶質及び非晶質構成のうち、結晶質領域を有することの技術上の意義は、前記イで摘記した記載及びその他の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても不明である。すなわち、透明導電層における結晶質領域は、【０００７】によると、調光層に含まれる液体をはじき、調光機能にばらつきが生じる不具合が生じるものであり、また、【００３８】によると、結晶粒６は一般には熱により結晶成長するものと認められることから、結晶質領域は少ない方が良く、理想的にはゼロであることが好ましいと考えられる。

これに対して、発明の詳細な説明の【００３７】には、「光透過性導電層３は、結晶質領域４および非晶質領域５を併有することによって、結晶質領域４を全く有しない完全非晶質状態から、結晶質領域４が発生する際に生じる不具合（大きな光透過性の変動）を抑制することができる。」と記載されている。

しかしながら、前記【００３７】の記載からは、結晶質領域４を全く有しない完全非晶質状態から結晶質領域４が発生する際に生じる「大きな光透過性の変動」がどのようなものなのか、また、このような変動が生じることが、結晶質領域４を有することでなぜ解決されるのか、当業者が理解できるものとは認められない。すなわち、「大きな光透過性の変動」について、結晶質領域４を全く有しない完全非晶質状態から、結晶質領域４が発生する際の当該変動の大きさ（例えば、結晶質領域の割合０％から１％に変化するときの光透過性の変動の大きさ）と、結晶質領域４を有する状態から結晶質領域４が発生する際の当該変動の大きさ（例えば、結晶質領域の割合１％から２％に変化するときの光透過性の変動の大きさ）が異なるのか、異なるのであればなぜ異なるのか、結晶質領域４を有することでどのような機序で「大きな光透過性の変動」を抑制することができるのかについて、発明の詳細な説明に当業者が理解することができる程度の説明が記載されているとは認められない。

また、実施例及び比較例について検討しても、結晶質領域４と非晶質領域５を併用する場合と比較されるべき完全非晶質状態についての比較例がないため、完全非晶質状態に対して結晶質領域を有する状態であることによってどのような効果が生じるものか、実施例において実験的な裏付けもなされていない。

したがって、発明の詳細な説明の【００３７】でいう「不具合（大きな光透過性の変動）」がどのようなもので、結晶質領域４と非晶質領域５を併用することでなぜこの不具合（大きな光透過性の変動）を抑制できるのか、出願時の技術常識を踏まえても当業者が把握することができない。

そのため、本願の発明の詳細な説明は、「前記光透過性導電層」が、「結晶質領域」「を有［する］」ことでどのような課題が解決されたのか、その技術上の意義を当業者が理解できる程度に、発明が解決しようとする課題とその解決手段との関係が記載されているとは認められない。

オ 請求人の主張について

請求人は、令和７年１月２８日提出の意見書において、本願の優先日前に頒布された参考文献１（特開平９－７１８５７号公報）、参考文献２（内海健太郎、飯草仁志、 “In2O3-SnO2系透明導電膜における電気光学特性のSnO2量依存性” 、TOSOH Research ＆ Technology Review、2003年、Vol.47、p.11－20）、および本願の実施例から、結晶質領域を全く有しない完全非晶質状態よりも、結晶質領域と非晶質領域を併用する方が、加熱後の結晶質割合の変化を小さくできるであろうことが理解でき、したがって、「非晶質状態から、結晶質領域４が発生する際に生じる不具合（大きな光透過性の変動）」と「結晶質領域４と非晶質領域５を併用することでなぜこの不具合が抑制できる」のかについて、当業者であれば十分に理解できる旨主張する。

そこで請求人の主張について検討すると、参考文献１、２から、非晶質膜を加熱処理すると、透過率が変化する（高くなる）ことは、本願の出願時の技術常識であると認められる。また、本願の明細書の【０１１０】の表１から、実施例１、２及び比較例１において、高温処理前後の結晶質割合の変化が大きくなるほど、加熱前後の透過率の変動が大きくなる（熱安定性が低い）ことが把握できる。

しかしながら、本願の発明の詳細な説明及び図面の記載並びに前記技術常識（参考文献１、２）を踏まえても、前記エで指摘した事項は依然として不明である。すなわち、本願の表１については、結晶質領域４と非晶質領域５を併用する場合と比較されるべき完全非晶質状態についての比較例がないため、完全非晶質状態に対して結晶質領域を有する状態であることによってどのような効果が生じるものかを裏付けるものではないことは、前記エで検討したとおりである。また、参考文献１、２について、上記技術常識を考慮しても、「大きな光透過性の変動」について、結晶質領域４を全く有しない完全非晶質状態から、結晶質領域４が発生する際の当該変動の大きさ（例えば、結晶質領域の割合０％から１％に変化するときの光透過性の変動の大きさ）と、結晶質領域４を有する状態から結晶質領域４が発生する際の当該変動の大きさ（例えば、結晶質領域の割合１％から２％に変化するときの光透過性の変動の大きさ）が異なるのか、異なるのであればなぜ異なるのか、結晶質領域４を有することでどのような機序で「大きな光透過性の変動」を抑制することができるのかを理解できる記載はない。

したがって、請求人の挙げる本願の表１や参考文献１、２を考慮しても、請求人の主張するように、「結晶質領域を全く有しない完全非晶質状態よりも、結晶質領域と非晶質領域を併用する方が、加熱後の結晶質割合の変化を小さくできるであろうことが理解できる」とは認められないから、請求人の主張は採用することができない。

（３）小括

以上検討のとおり、本願の発明の詳細な説明は、当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することにより、当業者が本願発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものではない。

２ 理由２（進歩性）について

（１）本願発明の認定

本願発明は前記第２に記載したとおりである。

（３）対比

ア 本願発明の「光透過性基材と、光透過性導電層とを備える光透過性導電フィルムであって、」及び「光透過性導電フィルム」との特定事項について

（ア）引用発明の「透明フィルム基材１１」、「透明導電層２１」及び「電界駆動型調光素子用透明導電性フィルム１」は、それぞれ、本願発明の「光透過性基材」、「光透過性導電層」及び「光透過性導電フィルム」に相当する。

（イ）引用発明の「電界駆動型調光素子用透明導電性フィルム１」は、「透明フィルム基材１１上に、透明導電層２１を備え」るものであるから、本願発明でいう「光透過性基材と、光透過性導電層とを備える」ものといえる。

（ウ）前記（ア）及び（イ）から、引用発明は前記特定事項を備える。

イ 本願発明の「前記光透過性導電層は、結晶質領域および非晶質領域を有し、」との特定事項について

（ア）引用発明の「透明導電層２１は、非晶質の金属酸化物層であ」ることから、引用発明の「透明導電層２１」は、少なくとも本願発明の「非晶質領域」を有するといえる。

また、引用発明において、「透明導電層が非晶質であるか結晶質であるかは、透明導電性フィルムを酸に浸漬後、端子間抵抗を測定することにより判定でき、酸としては、非晶質の金属酸化物を溶解し、結晶質の金属酸化物を溶解しないものが用いられ、例えば、金属酸化物がＩＴＯである場合、濃度５ｗｔ％の塩酸に１５分間浸漬後、水洗・乾燥し、端子間抵抗を測定すればよく、非晶質のＩＴＯは塩酸によりエッチングされて消失するために、塩酸への浸漬により抵抗が増大し、金属酸化物がＩＴＯである場合、塩酸への浸漬・水洗・乾燥後に、１５ｍｍ間の端子間抵抗が１０ｋΩを超える場合に、透明導電層が非晶質であると判定できる」ものであって、引用発明の透明導電層を直接観察したものではないことから、前記透明導電層が非晶質であるとしても、結晶質領域を有するのかどうかは不明である。

（イ）前記（ア）から、本願発明と引用発明は「前記光透過性導電層は、」「非晶質領域を有」する点で共通するが、本願発明が「結晶質領域」を有しているのに対して、引用発明は透明導電性フィルムを酸に浸漬後、端子間抵抗を測定して、１５ｍｍ間の端子間抵抗が１０ｋΩを超えるものであるために非晶質であると判定できるものであるが、結晶質領域を有するのかどうかは不明である。

ウ 本願発明の「前記光透過性導電層における結晶粒の最大長が、２００ｎｍ以下であり、」との特定事項について

前記イから、引用発明は結晶質領域を有しているか不明であるため、結晶粒の最大長は不明である。

エ 本願発明の「前記光透過性導電層の比抵抗は、４．６×１０－４Ω・ｃｍ以下であり、」との特定事項について

（ア）引用発明は「透明導電層２１は、比抵抗が５．８×１０－４Ω・ｃｍ以下であり、透明導電層を低抵抗化する観点において、比抵抗は低いほど好ましいが、非晶質の透明導電層の比抵抗は、一般に２．８×１０－４Ω・ｃｍ以上であり、透明導電層の非晶質状態を維持するためには、透明導電層の比抵抗は、３．０×１０－４Ω・ｃｍ以上が好まし」いものである。

（イ）前記（ア）から、本願発明と引用発明は「前記光透過性導電層の比抵抗は、」所定の値「以下であ」る点で共通するが、所定の値について、本願発明が「４．６×１０－４Ω・ｃｍ」であるのに対して、引用発明は「５．８×１０－４Ω・ｃｍ」であり、「透明導電層を低抵抗化する観点において、比抵抗は低いほど好ましいが、非晶質の透明導電層の比抵抗は、一般に２．８×１０－４Ω・ｃｍ以上であり、透明導電層の非晶質状態を維持するためには、透明導電層の比抵抗は、３．０×１０－４Ω・ｃｍ以上が好まし」いものである。

オ 本願発明の「前記光透過性導電層を大気雰囲気で８０℃、２４０時間の条件で加熱した際における結晶粒の最大長が、２００ｎｍ以下である、」との特定事項について

（ア）前記ウのとおり、引用発明の結晶粒の最大長は不明である。また、引用発明は「透明導電層２１は、８０℃で２４０時間加熱後も非晶質状態を維持していることが好まし」いものであるが、当該「８０℃で２４０時間加熱」することが大気雰囲気であるのか不明である。

（イ）前記（ア）から、本願発明と引用発明は「前記光透過性導電層を」「８０℃、２４０時間の条件で加熱した際に」前記光透過性導電層が所定の結晶状態である点で共通するが、８０℃、２４０時間の加熱について、本願発明が「大気雰囲気で」あるのに対して、引用発明は「８０℃で２４０時間加熱」することが大気雰囲気であるのか不明であり、また、所定の結晶状態について、本願発明が「結晶粒の最大長が、２００ｎｍ以下である」のに対して、引用発明は「非晶質状態を維持していることが好まし」いものである。

カ 前記ア～オによれば、本願発明と引用発明の一致点及び相違点は次のとおりである。

＜一致点＞

「光透過性基材と、光透過性導電層とを備える光透過性導電フィルムであって、

前記光透過性導電層は、非晶質領域を有し、

前記光透過性導電層の比抵抗は、所定の値以下であり、

前記光透過性導電層を８０℃、２４０時間の条件で加熱した際に前記光透過性導電層が所定の結晶状態である、光透過性導電フィルム」である点。

＜相違点１＞

光透過性導電層について、本願発明が「結晶領域」を有し、「前記光透過性導電層における結晶粒の最大長が、２００ｎｍ以下であ」るのに対して、引用発明は透明導電性フィルムを酸に浸漬後、端子間抵抗を測定して、１５ｍｍ間の端子間抵抗が１０ｋΩを超えるものであるために非晶質であると判定できるものであるが、結晶質領域を有するのかどうかは不明であり、また、そのため結晶粒の最大長も不明である点。

＜相違点２＞

本願発明は、前記光透過性導電層を「大気雰囲気で」８０℃、２４０時間の条件で加熱した際における「結晶粒の最大長が、２００ｎｍ以下である」のに対して、引用発明は、透明導電層２１を「８０℃で２４０時間加熱」することが大気雰囲気であるのか不明であり、また、当該加熱後の所定の結晶状態について、「非晶質状態を維持していることが好まし」いものである点。

＜相違点３＞

所定の値について、本願発明が「４．６×１０－４Ω・ｃｍ」であるのに対して、引用発明は「５．８×１０－４Ω・ｃｍ」であり、「透明導電層を低抵抗化する観点において、比抵抗は低いほど好ましいが、非晶質の透明導電層の比抵抗は、一般に２．８×１０－４Ω・ｃｍ以上であり、透明導電層の非晶質状態を維持するためには、透明導電層の比抵抗は、３．０×１０－４Ω・ｃｍ以上が好まし」いものである点。

（４）判断

ア 相違点１について

引用発明の「透明導電層２１は、非晶質の金属酸化物層であ」るところ、引用発明における非晶質の判定方法は、「透明導電性フィルムを酸に浸漬後、端子間抵抗を測定して、１５ｍｍ間の端子間抵抗が１０ｋΩを超えるもの」かどうかで判断するものであり、当該判定方法においては透明導電性フィルムの微細な領域を観察するものではなく、また、当該微細な領域が結晶質であったとしてもその領域が小さければ非晶質と判断されるものと認められるから、引用発明において「透明導電層の非晶質状態を維持する」ことが好ましいとしても、完全な非晶質状態のみならず、前記判定方法によって非晶質と見なせる程度の結晶質領域を有することは妨げるものではないといえる。引用文献１にはさらに、非晶質透明導電層は、結晶質透明導電層に比べて比抵抗が大きいこと、及び非晶質の透明導電層は膜厚が大きくなると低温でも結晶化し易くなる傾向があり、表面抵抗の低下と非晶質状態の維持とは、相反する関係にあること（【００１２】）が記載されており、引用発明において、非晶質の判定方法において非晶質と判定される程度の結晶質領域を備えることは、非晶質性の維持と達成すべき比抵抗の値のトレードオフから当業者が適宜選択し得る事項であるともいえる。また、引用発明は、「金属酸化物の結晶化に伴って、透明導電層の抵抗率および表面抵抗は大幅に低下するため、透明導電層２１は、８０℃で２４０時間加熱後も非晶質状態を維持していることが好まし」いものであるため、その製造時時点において結晶質領域を有するとしてもその領域は可能な限り小さく、結晶成長を抑制するために当該結晶質領域における結晶粒は可能な限り小さい方が好ましいとの技術思想を当業者は把握することができる。以上のことと、前記１で説示したとおり、本願発明において、「前記光透過性導電層」が、「結晶質領域」「を有［する］」ことの技術上の意義が不明であり、さらに、本願発明においては結晶質領域の面積割合の下限及び結晶粒の最大長の下限がいずれも特定されておらず、ごく微小な領域にごく微小な結晶粒を有するような、引用発明において実質的に非晶質領域と判断されるような形態をも包含していることを総合的に勘案すれば、引用発明において上述した程度の結晶質領域を有するようにすることは当業者が適宜なし得る設計的事項と言わざるを得ない。

したがって、引用発明において、非晶質の判定方法において非晶質と判定される程度の結晶質領域を備えることとし、その領域を可能な限り小さくすること、及び前記結晶質領域に含まれる結晶粒を可能な限り小さくし、その具体的な結晶粒の大きさとして２００ｎｍ以下とすることにより、相違点１に係る本願発明と構成とすることは、引用発明から出発した当業者が容易に想到し得たことである。

イ 相違点２について

引用発明における、「透明導電層２１は、８０℃で２４０時間加熱後も非晶質状態を維持していることが好まし」いことについて、その加熱が大気雰囲気であるのか不明であるが、引用文献１の【００１０】には「金属酸化物は、熱力学的には、非晶質よりも結晶質の方が安定であるため、積極的に加熱を行わなくとも、透明導電層は自然環境温度（例えば４０℃程度）で経時的に結晶質に転化する傾向がある」と記載され、【００１３】に「上記に鑑み、本発明は、表面抵抗が小さく、かつ経時的に非晶質状態を維持可能な非晶質透明導電層を備え、電界駆動型調光素子に適用可能な透明導電性フィルムの提供を目的とする。」と記載されていることからすれば、前記「加熱」は、透明導電層２１の金属酸化物が、自然環境温度で経時的に非晶質から結晶質に転化する傾向があることから、経時的に非晶質状態を維持可能な非晶質透明導電層であるかの指標を得るための「加熱」であると把握でき、そうすると、引用発明でいう「加熱」は、自然環境と同様の大気雰囲気であると考えるのが自然であるから、引用発明の加熱は大気雰囲気であると認められ、仮に引用発明の加熱が大気雰囲気ではないとしても、上述した引用文献１の記載から、引用発明の加熱を大気雰囲気とすることは、当業者が適宜なし得る事項である。

また、前記アのとおり、引用発明から出発した当業者は、結晶質領域の結晶粒が可能な限り小さい方が好ましいことを把握できるのであって、「８０℃で２４０時間加熱後」も上記結晶粒が小さい方が、その後も非晶質状態を維持できるため、経時的に非晶質状態を維持可能であると把握することができる。

そうすると、引用発明において前記加熱後にも前記結晶粒の大きさを２００ｎｍ以下であるようにすることは、非晶質状態の維持を目的として当業者が適宜設計し得る事項である。

ウ 相違点３について

（ア）「光透過性導電層の比抵抗」を特定することの技術上の意義

本願発明において、「前記光透過性導電層３の比抵抗は、４．６×１０－４Ω・ｃｍ以下であ［る］」ことの技術上の意義について明細書の記載を参酌すると、「大型の調光装置として用いた場合でも、良好な電気駆動を実現できる」（【００５０】）ことである。

ところで、本願発明では、「前記光透過性導電層３の比抵抗は、４．６×１０－４Ω・ｃｍ以下であ［る］」こととともに、「前記光透過性導電層は、結晶質領域および非晶質領域を有［する］」ことが特定されているところ、非晶質透明導電層は一般に、結晶質透明導電層に比べて比抵抗が大きいことが知られているが（引用文献１の【００１２】参照。）、本願の明細書の【０１１０】の表１からは、結晶質割合の大きな実施例２（結晶質割合１２％、比抵抗４．５×１０－４Ω・ｃｍ）の方が、結晶質割合の小さな実施例１（結晶質割合１％、比抵抗４．４×１０－４Ω・ｃｍ）よりも比抵抗が大きくなっているため、本願発明においては、「前記光透過性導電層は、結晶質領域および非晶質領域を有［する］」ことが、「前記光透過性導電層３の比抵抗は、４．６×１０－４Ω・ｃｍ以下であ［る］」を実現するための手段であるとは認めがたい。

してみると、本願発明における「前記光透過性導電層３の比抵抗は、４．６×１０－４Ω・ｃｍ以下であ［る］」との特定は、達成すべき結果（「大型の調光装置として用いた場合でも、良好な電気駆動を実現するために、比抵抗を小さくする」という課題そのもの）を特定しているにすぎない、いわゆる願望クレーム（達成すべき結果で構成を特定するもの）であるといえる。

（イ）ａ 願望クレーム（達成すべき結果で構成を特定するもの）の発明の進歩性の判断

（ａ）相違点３に係る本願発明の構成は、前記（ア）で検討したとおり、「大型の調光装置として用いた場合でも、良好な電気駆動を実現するために、比抵抗を小さくする」という、達成すべき結果を特定しているにすぎないから、当該構成は、いわゆる「願望クレーム」の発明と称される域を越えるものではない。

（ｂ）このような願望クレームの進歩性を判断するにあたっては、達成すべき結果（課題自体）に想到することが当業者にとって困難性があるというべきか否かという観点から検討すべきである。

このような進歩性要件の判断手法を示す参考裁判例を挙げると、東京高等裁判所平成１５年１１月２７日判決（平成１２年（行ケ）第４２９号）は、次のように判示している。

「(1)

（中略）

すなわち、本件第１発明は、特定の種類の材料が少なくとも部分的に用いられており、全体が製造された状態において、上記部分が一定の物性を持つめがねフ レーム、の発明である。その製造方法でも、ましてや上記材料自体ないしその製造方法でもない。本件で考案の対象とされる本件第１発明は、上記のようなめがねフレームそのものであって、上記製造方法、材料自体ないしその製造方法の容易想到性や、実現の困難性は，基本的に本件において問題になるものではない。

本件第１発明の進歩性を、上記の構成のめがねフレーム自体の容易想到性の有無の観点から判断することが許されることは、当然である。

(2) めがねフレームとして、○１剛性や弾性が大きすぎないこと（かけ心地を軟らかくするためである。）、並びに、○２少なくとも部分的に（例えばつる、テンプル等において）ある程度の弾性を持つこと（かけたとき容易にずれたり外れたりしないようにするためである。）、の二つの性質は、好ましいというより、むしろ当然備えるべきものであり、そのことは、当業者のみならず、単なる消費者であっても容易に思い付く、一般常識といってもよいことである。

（中略）

本件第１発明は、前記のとおりのものであり、要するに、ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金を用いて、これに加工硬化と熱処理を加え、めがねのフレームとして具えていることが好ましい特性を、実用性の面からみて好ましい温度幅の全体にわたって維持するようにしてあるめがねフレーム、というものであり，それ以上のものではない。ニッケル－チタニウムベースの形状記憶合金及びそれに対する加工硬化と熱処理という周知技術の下で、これをみれば、つまるところ，これらの技術を用いて達成すべき課題をそのまま構成要件としただけのものであり、それ以上に具体的な要素は何ら有するものではない（このような課題を実現する具体的手段に想到することは困難であり得ても、このような課題に想到することには何らの困難もない。両者の区別は明確に認識されなければならない。）。」（なお、「，」を「、」に改めた（次の参考裁判例も同じ。）。また、丸数字（○の中に数字）を「○１」などと表記を改めた。）

その他の裁判例としては、東京高等裁判所昭和３７年６月２６日判決（昭和３４年（行ナ）第６号、審決取決訴訟判決集昭和３６・３７年２６９頁）もある。

「本件特許請求の範囲における数的限定は、従来知られたものを除外した範囲の、高い酸化鉄濃度と高い残留磁化とである、というにとどまるといわなければならないが、酸化鉄濃度と残留磁化(保磁力)との高いことが従来から要求されているととろであることは、前記のとおりである。原告が本件特許出願において特許を請求している事項は、上記の傾向に基き従来品を包含しない特性の優れた範囲に限定したものに相当し、当業技術者がそのように限定することに格別の工夫を必要とするものとは、とうてい考えることができない。

（中略）

本件特許出願明細書中発明の詳細なる説明の前記記載によれば、本願の発明者が発明した新しい技術として上記明細書に開示されているところのものは、むしろ、従来にない優秀な磁気記録材料の製造方法であって、製造されたその材料そのものではないといわなくてはならない。

（中略）

本願明細書に記載された製造方法が新規有用なものであって方法として特許さるべきであるかどうかは別論として、従前のものよりも優れた物というに異ならない本願の特許請求事項は、当業者の希望するところであっても、そのような希望を述べることに格別の発明能力を要するものとは考えられない。」

ｂ 引用発明は、「透明導電層２１は、比抵抗が５．８×１０－４Ω・ｃｍ以下であり、透明導電層を低抵抗化する観点において、比抵抗は低いほど好ましいが、非晶質の透明導電層の比抵抗は、一般に２．８×１０－４Ω・ｃｍ以上であり、透明導電層の非晶質状態を維持するためには、透明導電層の比抵抗は、３．０×１０－４Ω・ｃｍ以上が好まし」いものである。

そうすると、引用発明から出発した当業者が、透明導電層２１の非晶質状態を維持した上で、可能な限り小さな比抵抗とするという、達成すべき結果（課題自体）を想到することは容易になし得たといえる。

したがって、前記ａを踏まえれば、相違点３に係る本願発明の構成は、引用発明から当業者が容易に想到し得たものである。

（ウ）また、前記（イ）の願望クレームにおける容易想到性の議論を措くとしても、以下のとおり、引用発明から出発した当業者は、相違点３に係る本願発明の構成に容易に至るといえる。

ａ 引用文献１の表１における実施例１～４から、ＩＴＯ膜の厚みが薄くなると比抵抗が小さくなることを当業者は把握することができる。

このことと、引用文献１の【００９０】に、基材から放出される水分量等が相違することが比抵抗に差が生じる要因であると推定されることが記載されていることから、当業者は、引用発明のＩＴＯ膜の製膜条件において水分量を変化させることで比抵抗を小さくすることが可能であることを把握することができる。

ｂ そして、引用発明は、「透明導電層２１は、比抵抗が５．８×１０－４Ω・ｃｍ以下であり、透明導電層を低抵抗化する観点において、比抵抗は低いほど好ましいが、非晶質の透明導電層の比抵抗は、一般に２．８×１０－４Ω・ｃｍ以上であり、透明導電層の非晶質状態を維持するためには、透明導電層の比抵抗は、３．０×１０－４Ω・ｃｍ以上が好まし」いものであることから、引用発明は透明導電層の比抵抗を３．０×１０－４Ω・ｃｍから５．８×１０－４Ω・ｃｍの間とするものであって、相違点３に係る本願発明の「４．６×１０－４Ω・ｃｍ」なる値は、引用発明で好ましいとされている比抵抗の範囲内の値にすぎないものである。そして、前記ａの比抵抗と膜厚、製膜条件における水分量等を考慮して、透明導電層の比抵抗として、３．０×１０－４Ω・ｃｍ以上であって可能な限り低い比抵抗として、相違点３に係る本願発明の構成とすることは、引用発明から出発した当業者が容易に想到し得たことである。

エ 総合検討

相違点１～３を総合的に勘案しても、本願発明の効果は、本願発明の構成が奏するものとして、引用発明及び引用文献１に記載された技術事項に基づいて、当業者にとって予測することができない顕著な効果であるとはいえない。

オ 請求人の主張について

（ア）請求人は、（ｉ）引用文献１に「結晶質領域」または「結晶粒」が存在することは一切示されておらず、加熱前および加熱後の結晶粒の最大長が２００ｎｍ以下であることは実施例にも明細書本文にも記載も示唆もされていないこと、（ｉｉ）引用文献１の実施例に比抵抗が５．０～６．０－４Ω・ｃｍの透明導電層が得られたことが示されているが、比抵抗「４．６×１０－４Ω・ｃｍ以下」を有する透明導電層は具体的に開示されていなく、また、本願発明に相当する比抵抗を得るための手段についても記載も示唆もされていないこと、（ｉｉｉ）本願明細書の段落【００５０】には非晶質性の維持のために比抵抗の値が関係あることが記載されていることから、引用発明と本願発明は上記のとおり異なる比抵抗を有するため、引用発明は、本願発明と同等の「光透過性導電層の非晶質性」、すなわち「非晶質領域」と「結晶質領域」を有し、加熱前および加熱後の「結晶粒の最大長２００ｎｍ以下」を備えないこと、を主張する。

（イ）そこで、請求人の主張について検討する。

（ｉ）について、前記アで説示したとおり、引用発明から出発した当業者が相違点１に係る本願発明の構成を想到することは容易になし得たことである。

（ｉｉ）について、前記ウで説示したとおり、引用発明から出発した当業者が相違点３に係る本願発明の構成を想到することは容易になし得たことである。また、引用発明において相違点３に係る本願発明の比抵抗を得るための手段について検討すると、前記ウ（ウ）ａで説示したとおり、引用文献１の記載から、当業者は、引用発明のＩＴＯ膜の製膜条件において水分量を変化させることで比抵抗を小さくすることが可能であることを把握することができる。

（ｉｉｉ）について、前記ウ（ア）や前記ウ（ウ）ａで説示したとおり、比抵抗を決定する要因は非晶質性のみではないことが理解できるから、本願発明と引用発明の比抵抗が異なることが、引用発明が本願発明と同等の「光透過性導電層の非晶質性」、すなわち「非晶質領域」と「結晶質領域」を有し、加熱前および加熱後の「結晶粒の最大長２００ｎｍ以下」を備えないことをただちに意味するものではないが、仮に請求人主張のように解するのであれば、引用発明において相違点３に係る本願発明の比抵抗とすることが当業者が容易になし得たことであることは前記ウで説示したとおりであるから、この結果得られる構成は、本願発明と同等の「光透過性導電層の非晶質性」、すなわち「非晶質領域」と「結晶質領域」を有し、加熱前および加熱後の「結晶粒の最大長２００ｎｍ以下」を備えることとなる。

（ウ）したがって、前記請求人の主張は採用することができない。

（５）小括

したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献１に記載された技術事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

第５ むすび

以上のとおり、本願は、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしておらず、また、本願発明は、同法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないから、本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。

よって、結論のとおり審決する。