2022-390196

特許第７００２５１１号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第７００２５１１号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－１２〕、〔１３－１６〕について訂正することを認める。

理 由 第１ 手続の経緯 本件特許第７００２５１１号は、平成２６年３月１３日（パリ条約による優先権主張 ２０１３年３月１５日 （ＵＳ）アメリカ合衆国）を国際出願日とする特願２０１５－５６２５１３号の一部を令和１年１０月３日に新たに特許出願されたものであって、その請求項１～１６に係る発明について、令和４年１月４日に特許権の設定登録がされ、その後、令和４年１１月１日に本件の訂正審判が請求されたものである。 第２ 請求の趣旨及び訂正の内容 １ 請求の趣旨 本件請求の趣旨は、特許第７００２５１１号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。 ２ 訂正の内容 請求人が求めている訂正の内容は、以下のとおりである（訂正箇所は下線部である。）。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１に「10 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」と記載されているのを、「50 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」に訂正する（請求項１を直接的又は間接的に引用する請求項２～１２も同様に訂正する。）。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２を削除する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項７に「25 mM、」と記載されているのを削除する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項１３に「10 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」と記載されているのを、「50 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」に訂正する（請求項１３を直接的又は間接的に引用する請求項１４～１６も同様に訂正する。）。 第３ 当審の判断 １ 一群の請求項について 特許請求の範囲の請求項２～１２は、請求項１を直接的又は間接的に引用するから、特許請求の範囲の請求項１～１２は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。同様に、特許請求の範囲の請求項１４～１６は、請求項１３を直接的又は間接的に引用するから、特許請求の範囲の請求項１３～１６は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項である。 ２ 訂正事項１について （１）訂正の目的について 訂正事項１は、訂正前の請求項１に「10 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」と記載されているのを、「50 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」に訂正するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した特許請求の範囲の請求項２に「第一の洗浄バッファーが50 mM～125 mMのナトリウムカプリレートを含む」と記載されているように、「50 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」という事項は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されているから、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 （４）特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項１に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。 ３ 訂正事項２について （１）訂正の目的について 訂正事項２は、訂正前の請求項２を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項２は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項２は、請求項の削除であるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 （４）特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項２は、訂正前の請求項２を削除するものであり、訂正後の請求項２に記載されている事項により特定される発明はないから、特許法第１２６条第７項（独立特許要件）の判断を要しない。 ４ 訂正事項３について （１）訂正の目的について 訂正事項３は、訂正前の請求項７に「25 mM、」と記載されているのを削除するものであり、ナトリウムカプリレート濃度の択一的記載の一部を削除するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項３は、択一的記載の一部を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項３は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 （４）特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項３は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項７に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。 ５ 訂正事項４について （１）訂正の目的について 訂正事項４は、訂正前の請求項１３に「10 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」と記載されているのを、「50 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」に訂正するものであり、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 願書に添付した特許請求の範囲の請求項２に「第一の洗浄バッファーが50 mM～125 mMのナトリウムカプリレートを含む」と記載されているように、「50 mM～125 mMのナトリウムカプリレート」という事項は、願書に添付した特許請求の範囲に記載されているから、訂正事項４は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項４は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 （４）特許出願の際独立して特許を受けることができることについて 上記（１）で述べたとおり、訂正事項４は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の請求項１３に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。 第４ むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項ないし第７項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。