2022-390124

特許第５３１２０２６号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結 論 特許第５３１２０２６号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１－５、１１〕について訂正することを認める。

理 由 第１ 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第５３１２０２６号（以下「本件特許」という。）は、２００６年７月２４日（パリ条約による優先権主張外国庁受理 ２００５年７月２２日（ＩＴ）イタリア共和国）を国際出願日として出願され、平成２５年７月１２日に特許権の設定登録がなされ、その後、平成２８年４月４日に訂正審判の請求（訂正２０１６－３９００４９号）がなされ、同年６月２日付け審決で当該訂正審判の審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～５及び１１について訂正することが認められた後、令和４年７月６日に本件訂正審判の請求がなされた。 第２ 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第５３１２０２６号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～５および１１について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。 第３ 訂正の内容 本件訂正審判の請求に係る訂正（以下「本件訂正」という。）の内容は、以下の訂正事項１～４のとおりである。 １ 訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１における「－ＮＲ１Ｒ２は、フェニル環の３’または４’の位置にあり」を、「－ＮＲ１Ｒ２は、フェニル環の４’の位置にあり」と訂正し、 「選択され、 但し、Ｙが－Ｈであり、Ｚが－ＣＨ（ＯＣＨ３）ＣＯＯＨのとき、－ＮＲ１Ｒ２は、４’の位置にあり、 下記化合物４０： 【化２】 ［図：0001391963000001.jpg］ を除く。」との記載を、「選択される。」と訂正する。 ２ 訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項４を削除する。 ３ 訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項５における「請求項１から４までのいずれか一項」との記載を、「請求項１から３までのいずれか一項」と訂正する。 ４ 訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項１１における「請求項１から１０までのいずれか一項」との記載を、「請求項１から３および５から１０までのいずれか一項」と訂正する。 第４ 当審の判断 １ 一群の請求項について 訂正事項１は請求項１の記載を訂正するものであるところ、本件訂正前の請求項２～５及び１１は請求項１を直接又は間接的に引用しており、請求項１についての訂正事項１により内容が訂正されるものであるから、訂正事項１は請求項２～５及び１１についての訂正を含むものであるといえる。 したがって、訂正事項１に係る訂正前の請求項〔１－５、１１〕は、特許法第１２６条第３項に規定する一群の請求項であり、本件訂正は、一群の請求項〔１―５、１１〕について請求されたものである。 ２ 訂正事項１について （１）訂正の目的について ア 訂正事項１に係る訂正は、訂正前の請求項１における「一般式（Ｉ）の化合物」において、「－ＮＲ１Ｒ２」が「フェニル環の３’または４’の位置にあ」るとされていたところ、「－ＮＲ１Ｒ２」が「フェニル環の３’の位置にあ」るものを削除し、訂正後の請求項１における「一般式（Ｉ）の化合物」において、「－ＮＲ１Ｒ２は、フェニル環の４’の位置にあり」とすることにより、請求項１における「一般式（Ｉ）の化合物」において、「－ＮＲ１Ｒ２」の「フェニル環の」「位置」の選択肢を限定するものである。 また、これにより、訂正後の請求項１の「一般式（Ｉ）の化合物」の「－ＮＲ１Ｒ２」はフェニル環の４’の位置に限定されるから、訂正前の請求項１の「但し、Ｙが－Ｈであり、Ｚが－ＣＨ（ＯＣＨ３）ＣＯＯＨのとき、－ＮＲ１Ｒ２は、４’の位置にあり、」という特定は不要になり、また、フェニル環の３’の位置に「－ＮＲ１Ｒ２」のある構造を有する 「 下記化合物４０： 【化２】 ［図：0001391963000002.jpg］ 」「を除く。」というただし書の記載も不要になったため、訂正事項１は、これらの記載を削除するものである。 イ 訂正前の請求項２～５及び１１は、訂正前の請求項１を直接又は間接的に引用して特定されていたことより、訂正後の請求項２～５及び１１は、訂正後の請求項１に記載されている発明特定事項を直接又は間接的に引用して特定されることになるから、訂正後の請求項１の訂正と同様に訂正するものであり、「一般式（Ｉ）の化合物」における「－ＮＲ１Ｒ２」の「フェニル環の」「位置」の選択肢を限定するものである。 ウ したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 訂正事項１に係る訂正は、前記（１）で述べたとおり、訂正後の請求項１における「一般式（Ｉ）の化合物」において、訂正前の請求項１における「一般式（Ｉ）の化合物」の「フェニル環の」「位置」の選択肢の一部を削除して、「－ＮＲ１Ｒ２」の「フェニル環の」「位置」の選択肢を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではない。また、訂正後の請求項１に記載されている発明特定事項を直接又は間接的に引用して特定される訂正後の請求項２～５及び１１も同様である。 そうすると、訂正事項１に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「特許明細書等」という。）に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第５項に規定する要件に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 前記（１）及び（２）で述べたとおり、訂正事項１に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲の拡張又は変更するものではない。 したがって、訂正事項１に係る訂正は、特許法第１２６条第６項に規定する要件に適合する。 ３ 訂正事項２について （１）訂正の目的について 訂正事項２に係る訂正は、訂正前の本件特許の特許請求の範囲の請求項４を削除する訂正であるから、この訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 訂正事項２に係る訂正は、請求項を削除する訂正であるから、新たな技術的事項を導入するものではない。 そうすると、訂正事項２に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項２に係る訂正は、特許法第１２６条第５項に規定する要件に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 前記（１）及び（２）で述べたとおり、訂正事項２に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲の拡張又は変更するものではない。 したがって、訂正事項２に係る訂正は、特許法第１２６条第６項に規定する要件に適合する。 ４ 訂正事項３及び４について （１）訂正の目的について 訂正事項３に係る訂正は、訂正事項２により訂正前の請求項４が削除されることに伴い、訂正前の請求項５において、請求項５が引用する請求項１～４のうち、請求項４を削除するものである。また、訂正事項４に係る訂正は、同様に、訂正前の請求項１１において、請求項１１が引用する請求項１～１０のうち、請求項４を削除するものであり、それぞれ、請求項５及び請求項１１が引用する請求項を限定するものである。 したがって、訂正事項３及び４に係る訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）新規事項の追加の有無について 訂正事項３及び４に係る訂正は、前記（１）で述べたとおり、訂正後の請求項５及び１１において、それぞれ、訂正前の請求項５及び１１が引用する請求項の一部を削除して、引用する請求項を限定するものであり、新たな技術的事項を導入するものではない。 そうすると、訂正事項３及び４に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 したがって、訂正事項３及び４に係る訂正は、それぞれ、特許法第１２６条第５項に規定する要件に適合する。 （３）特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 前記（１）及び（２）で述べたとおり、訂正事項３及び４に係る訂正は、それぞれ、特許明細書等に記載した事項の範囲内で特許請求の範囲を減縮するものであるとともに、訂正の前後で特許請求の範囲に記載された発明のカテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲の拡張又は変更するものではない。 したがって、訂正事項３及び４に係る訂正は、それぞれ、特許法第１２６条第６項に規定する要件に適合する。 ５ 独立特許要件について 上記２～４で述べたとおり、訂正事項１～４は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とする訂正であるので、訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が同条第７項の規定に適合するものであるかを検討する（なお、訂正事項２に係る訂正により、請求項４は削除されたため、請求項４については、同条同項の規定に適合するか否かについての判断を要しない。）。 上記２及び４で述べたとおり、訂正事項１に係る訂正は、「－ＮＲ１Ｒ２」の「フェニル環の」「位置」の選択肢を限定するものであり、訂正事項３及び４に係る訂正は、それぞれ、訂正後の請求項５及び１１において、訂正前の請求項５及び１１が引用する請求項の一部を削除して、引用する請求項を限定するものである。 そうすると、訂正事項１、３及び４による訂正後の請求項１～３、５及び１１に係る発明には、それぞれ、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在しない。したがって、独立特許要件を満たすものである。 よって、訂正事項１、３及び４による訂正後の請求項１～３、５及び１１に係る発明は、それぞれ、特許法第１２６条第７項に規定する要件に適合する。 第５ むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項１～４は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５～７項に規定する要件に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。