2021-013973

特願２０１９－５５８３８６「喫煙材シート」拒絶査定不服審判事件〔平成３０年１１月 １日国際公開、ＷＯ２０１８／１９７８９２、令和 ２年 ６月１８日国内公表、特表２０２０－５１７２８６〕について、次のとおり審決する。

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理 由 第１ 手続の経緯 本願は、２０１８年（平成３０年）４月２７日（パリ条約による優先権主張外国庁受理２０１７年４月２８日、（ＧＢ）英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国））を国際出願日とする出願であって、その手続きの経緯は以下の通りである。 令和 元年１０月２９日 ：翻訳文提出 令和 ２年１０月２３日付け：拒絶理由通知書 令和 ３年 ２月 ３日 ：意見書、手続補正書の提出 令和 ３年 ６月 ８日付け：拒絶査定 令和 ３年１０月１４日 ：審判請求書、同時に手続補正書の提出 令和 ３年１１月 ８日 ：手続補正書（審判請求書）の提出 第２ 令和３年１０月１４日にされた手続補正についての補正の却下の決定 ［補正の却下の決定の結論］ 令和３年１０月１４日にされた手続補正（以下「本件補正」という。）を却下する。 ［理由］ １ 補正の内容 （１）本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和３年２月３日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである。 「【請求項１】 タバコ材の層と支持シートとを含む積層体であって、このタバコ材の層は粗く、不規則な面を有することにより、積層体が丸められたあるいは折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造を備える積層体。」 （２）本件補正後の特許請求の範囲 本件補正により、特許請求の範囲の請求項１の記載は、次のとおり補正された（下線部は、補正箇所である。）。 「【請求項１】 タバコ材の層と支持シートとを含む積層体であって、このタバコ材の層は粗く、不規則な面を有することにより、積層体が丸められたあるいは折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造を備え、タバコ材は１２重量％から１６重量％までの水を含む積層体。」 ２ 補正の適否について 本件補正は、補正前の請求項１に記載した発明を特定するために必要な事項である「タバコ材」に関して、「１２重量％から１６重量％までの水を含む」ことを限定するものであって、補正前の請求項１に記載された発明と補正後の請求項１に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、特許法第１７条の２第５項第２号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そこで、本件補正後の請求項１に記載された発明（以下「本願補正発明」という。）が同条第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に適合するか（特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか）について、以下、検討する。 （１）本件補正発明 本件補正発明は、上記１（２）に記載したとおりのものである。 （２）引用文献の記載事項 ア 引用文献１ （ア）引用文献１の記載 原査定の拒絶の理由に引用文献１として引用された国際公開第２００８／０５６０９９号には、「喫煙可能な手巻きタバコ製品」（ROLL-YOUR-OWN SMOKABLE PRODUCT）に関して、図面とともに以下の事項が記載されている（下線は当審にて付したものである。以下同様）。 ａ 「Figures 1a, 1b and 2 illustrate examples of a paper 1 for making smoking articles such as cigarettes. The paper 1 has tobacco 2 adhered to one side/surface. The tobacco 2 is adhered to the surface of the paper with a suitable adhesive. The tobacco 2 may be lamina tobacco, cut tobacco, reconstituted tobacco or a mixture of tobaccos. The tobacco 2 may comprise a compressed and /or ridged tobacco layer.」（第５頁第２－６行） （当審訳：図１ａ、１ｂ、２は、紙巻きタバコなどの喫煙品を製造するための紙１の例を示している。紙１は、表面に付着したタバコ材２を有している。タバコ材２は、適当な接着剤を用いて紙の表面に接着されている。タバコ材２は、ラミナタバコ、刻みタバコ、再生タバコ、またはタバコの混合物であってもよい。タバコ材２は、圧縮及び/又は隆起したタバコ材の層を含んでいてもよい。） ｂ 「The layer of tobacco 2 applied to the paper 1 may be compressed for storage, but may expand upon removal to provide a more open structure which will allow air to pass through, thereby lowering draw resistance such that reduced effort is required by the consumer to inhale through the smoking article.」（第６頁第１８－２１行） （当審訳：紙１に塗布されたタバコ材２の層は、保管のために圧縮することができるが、空気が通過することを可能にするより開放的な構造を提供するように取り出し時に膨らますことができる。これにより、吸引抵抗が低下し、消費者によって必要とされる喫煙物品を通じた吸入の努力が減少する。） ｃ 「Referring to Figure 1b, the layer of tobacco 2 applied to paper 1 may be ridged or grooved longitudinally, with respect to the cylindrical axis of the final rolled product, to provide a more open structure which will allow air to pass through, thereby lowering draw resistance such that reduced effort is required by the consumer to smoke the smoking article.」（第６頁第２２－２６行） （当審訳：図１ｂを参照すると、紙１に塗布されたタバコ材２の層は、空気が通過することを可能にするより開放的な構造を提供するように、最終的な巻き製品の円筒軸線に関して、長手方向の隆起または溝付きであってもよい。これにより、吸引抵抗が低下し、消費者によって必要とされる喫煙物品を通じた吸入の努力が減少する。） ｄ 図１ａ ［図：0001392685000001.jpg］ ｅ 図１ｂ ［図：0001392685000002.jpg］ ｆ 図３ａ ［図：0001392685000003.jpg］ （イ）引用文献１の記載から分かること ａ 上記（ア）ａの記載、上記（ア）ｄにおける図１ａの記載、上記（ア）ｅにおける図１ｂの記載、及び上記（ア）ｆにおける図３ａの記載から、紙１の表面にタバコ材２の層を接着させて一体化したものであるから、紙１とタバコ材２とが積層体を構成することが分かる。 ｂ 上記（ア）ｂの記載、上記（ア）ｃの記載、上記（ア）ｅにおける図１ｂ、及び上記（ア）ｆにおける図３ａの記載から、タバコ材２の層は空気が通過することを可能にするより開放的な構造を提供するように、最終的な巻き製品の円筒軸線に関して、長手方向の隆起または溝付きとされる、あるいは、取り出し時に膨らますことができるように保管時に圧縮されており、これにより、紙１とタバコ材２からなる積層体は、丸められた際に空気が引き込まれるような透過性構造を有することが分かる。 （ウ）上記（ア）、（イ）から、引用文献１には、次の発明（以下「引用発明」という。）が記載されていると認められる。 「タバコ材２の層と紙１とを含む積層体であって、このタバコ材２の層は長手方向の隆起または溝付きとされる、あるいは、取り出し時に膨らますことができるように保管時に圧縮されることにより、積層体が丸められた際に、空気が引き込まれるような透過性構造を備える積層体。」 イ 引用文献２ （ア）引用文献２の記載 原査定の理由に引用され、本願の出願日前に頒布された引用文献である、国際公開第２０１４／１４８６１１号（以下、「引用例２」という。）には、「タバコ充填材」に関して、図面とともに以下の記載がある。 「[0045] 香味成分含有液（Ｄ）の添加後、乾燥機で乾燥処理を施すことにより（Ｓ６）、所定の水分に調整された本発明に係るたばこ充填材（Ｅ）が製造される。乾燥後のたばこ充填材（Ｅ）中の水分は、例えば、５～１５重量％、好ましくは１１～１３重量％である。」 「[0052] 本発明は、また、上記方法により得られるたばこ充填材および該たばこ充填材を含むたばこ製品にも関する。上記方法により得られたたばこ充填材をシガレットに適用することにより、香味に優れたシガレットを得ることができる。また、得られたシートたばこは、シガレット用材料品（巻紙、フィルター、包装紙、パッケージ等）としても使用することができる。さらに、得られたシートたばこは、シガレット以外のたばこ製品、例えばパイプ、葉巻、リトルシガーなどのたばこ製品、非燃焼型たばこ製品、スモークレスたばこ製品（例えば嗅ぎたばこ、口腔用たばこなど）に使用することができる。」 （イ）上記記載から、引用例２には、次の技術（以下「引２技術」という。）が記載されていると認められる。 「タバコ製品用のたばこ充填材（Ｅ）の水分を５～１５重量％、好ましくは１１～１３重量％に調節する技術。」 （３）引用発明との対比 本願補正発明と引用発明とを対比する。 引用発明における「タバコ材２」及び「紙１」は、それぞれ本願補正発明における「タバコ材」及び「支持シート」に相当する。 したがって、本願補正発明と引用発明とは、 「タバコ材の層と支持シートとを含む積層体であって、このタバコ材の層は、積層体が丸められた際に、空気が引き込まれるような透過性構造を備える積層体。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 ［相違点１］ 本願補正発明では、タバコ材の層は粗く、不規則な面を有しているのに対し、引用発明では、タバコ材２の層が「空気が通過することを可能にするより開放的な構造を提供するように、最終的な巻き製品の円筒軸線に関して、長手方向の隆起または溝付きとされる、あるいは、取り出し時に膨らますことができるように保管時に圧縮され」たとしている点。 ［相違点２］ 本願補正発明では、「積層体が丸められたあるいは折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有するのに対し、引用発明は、積層体が丸められた際の透過性構造について言及されているのみであって、積層体が折り重ねられた際の透過性構造については明記されていない点。 ［相違点３］ 本願補正発明では、タバコ材は１２重量％から１６重量％までの水を含むのに対し、引用発明では、タバコ材２における水の含有割合が示されていない点。 （４）判断 ア 上記［相違点１］について検討する。 本願明細書では「粗く、不規則な面」について具体的な定義がなされていないものの、段落【００２４】では、「タバコ材の層は粗面を有する。例えば、タバコ材の層は、均一ではないあるいは、不規則な表面を有してもよい。粗面はタバコ材の層が製せられる際に形成されてもよい。例えば、長軸方向あるいは横方向にタバコ材の層を圧縮することによって粗面を設けてもよい。例えば、タバコ材のストランドを巻き紙の上に置き圧縮することによって不規則な面を形成してもよい。」と記載されていることから、タバコ材の層を圧縮することによって形成された隆起や溝も、本願補正発明における「粗く、不規則な面」に含まれると推認される。 そうすると、引用発明の「隆起または溝」は、本願補正発明の上記関係記載のとおりの措置がなされているのであるから、両者はかかる相違点１に関して、実質的に同じ態様となる措置が講じられているというべきであるから、引用発明の表面は本願補正発明でいうところの「粗く、不規則な形状」を有しているといえる。 また、仮に引用発明におけるタバコ材の層を圧縮することによって形成された隆起や溝が不規則なものであると認められなかったとしても、それらを不規則な形状とすることは、当業者にとって特段に困難な事項とは言えない。また、そもそも、引用発明のタバコ材の層は、粒子状のタバコを接着して形成されたものであるから、その表面は意図的に滑らかにしない限り不規則な粗面となることは当業者にとって自明である。そうすると、引用発明のタバコ材の層は、隆起や溝の有無にかかわらず、不規則な粗面を有しているともいえる。 したがって、引用発明におけるタバコ材の層は、実質的に粗く、不規則な面であるといえ、仮に不規則な面ではなかったとしても、不規則な形状とすることは当業者にとって容易である。 イ 上記［相違点２］について検討する。 本願補正発明は、「積層体が丸められたあるいは折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有するものであるが、言い換えると、「積層体が丸められた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有するもの、あるいは、「折り重ねられた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有するもののどちらか片方を特定しているといえる。 そうすると、引用発明は、「積層体が丸められた際に、空気が引き込まれるような透過性構造」を有しているのであるから、相違点２は実質的な相違点ではない。 たとえ、実質的な相違点であったとしても、引用発明の積層体は、丸められた際に空気が引き込まれるような透過性構造を有するのであるから、その構造上の特性を考慮すれば、当該透過性構造は、積層体が折り重ねられた際にも機能することは当業者にとって自明であると言える。また、仮に自明でなかったとしても、積層体が丸められた際だけでなく折り重ねられた際にも機能するような透過性構造とすることは、当業者にとって格別に困難な事項とは言えない。 ウ 上記［相違点３］について検討する。 タバコ製品用のたばこ材の水分量を５～１５重量％程度、好ましくは１１～１３％程度とすることは、例えば、引２技術等から、周知慣用技術（以下「周知技術Ａ」）であると認められる。 ここで、周知技術Ａの数値範囲は、本願補正発明における１２～１６重量％と一部重複するものの上限値及び下限値は本願補正発明のものとは若干異なっている。しかしながら、そもそも引用発明において、タバコ材２の層と紙１とを含む積層体は、ロール状に巻いて使用することが想定されているところ、該タバコ材２に含まれる水の含有割合を、タバコ材２の層が十分な柔軟性を有しつつも余分な水が紙１に染み出さない程度のものとすることは、単なる数値範囲の最適化又は好適化であって、当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎないと認められる。 また、本願補正発明では、明細書の段落【００２７】で、「ある実施態様では、タバコ材はさらに水を有してもよい。再生タバコが添加剤として水を含有する場合、タバコ材はより柔軟になる。例えば、タバコ材は約５重量％から約２０重量％の水を含有してもよい。より好ましくは、タバコ材は約１２重量％から約１６重量％の水を含有してもよい。」と述べている以外に、タバコ材の水の含有割合の数値範囲を１２重量％から１６重量％までとすることの効果や技術的意義について述べた特段の記載（例えば、タバコ材の水の含有割合が１２～１６重量％の数値範囲の内と外を比較した場合、効果において顕著な差が存在する等の記載）は見当たらず、技術常識を考慮しても、当該数値範囲によって、当業者が予測し得ないような顕著な効果がもたらされるとはいえない。また、そもそも、タバコ材の柔軟性は、水の含有量だけでなく、タバコ材の種類、熟成度合い、粒子の大きさ等に応じて様々な値を取り得るものであることから、前述の１２～１６重量％という数値範囲が、タバコ材の種類、熟成度合い、粒子の大きさ等によらず普遍的に顕著な効果を発揮するとも言い難い。したがって、タバコ材の水の含有割合の数値範囲を１２重量％から１６重量％までとすることの臨界的意義は認められない。 してみると、引用発明において、周知技術Ａにおけるタバコ材の水の含有割合を適用し、さらにその数値範囲を好適化することにより、当該含有割合を１２重量％から１６重量％までとすることは、当業者がタバコ材２の余分な水が紙１に染み出さない範囲内においてタバコ材２の十分な柔軟性を実現するために適宜設計し得る設計的事項に過ぎない。 エ 請求人の主張について 請求人は、審判請求書の「５．本願発明が特許されるべき理由」の「・補正後の本願請求項１について」において、添付資料（Tobacco returns for the 2006 calendar year Report to the Ministry of Health）の記載を根拠に、「ここで添付資料を参照します。添付資料の４ページの『Tobacco and additives use』の項には、『To calculate total tobacco used (assuming zero moisture), 13.5 percent moisture was subtracted for manufactured cigarettes, 20 percent for cigarette tobacco, 19 percent for pipe tobacco, and 12 percent for cigars from moist weights.』と記載されています。この記載は、様々なタバコ製品に用いられるタバコ材の典型的な水分量について説明したものに相当する記載を意味します。この記載から、従来の工場で製造されるシガレットに用いられるタバコ材の典型的な水分量は１３．５重量％であることが知られており、また、手巻きタバコに用いられるタバコ材の典型的な水分量は２０重量％であることが知られていることがわかります。なお、当該添付資料の記載において、『cigarette tobacco』が手巻きタバコを意味するものであることは、添付資料全体の報告内容から明らかです。よって当業者は、これら周知技術から、手巻きタバコに用いられるタバコ材の水分量は２０重量％程度であると考えています。また、当業者は、従来の工場で製造されるシガレット製品と、手巻きタバコ製品との間には、タバコ材や紙、フィルターなどに関して多くの異なる要件を必要としていることも理解しています。」と主張する。 しかしながら、そもそも本願補正発明及び引用発明はともに「タバコ材の層と支持シートとを含む積層体」であって、タバコ材の層は予め支持シートに接着されているものであるから、巻紙上に使用者が自らタバコ材を詰めて巻く一般的な手巻きタバコ製品とは異なり、ある程度事前のアセンブリが施された製品といえ、一般的な手巻きタバコ製品で用いられる、別途保管される単体のタバコ材の水分量の適値が直ちに当てはまるとは言い難く、むしろ事前のアセンブリが施された製品としての側面を考慮すれば、従来の工場で製造されるシガレットにおける水分量である１３．５重量％等に近いとみられ、こちらの適値を参考にするとも考えられる。 そうすると、例え一般的な手巻きタバコに用いられるタバコ材の水分量が２０重量％程度であり、本願補正発明でのタバコ材の水分量の定めが異なる範囲であるとしても、支持シートにタバコ材を積層して一体化したとする構造を鑑みると、本願補正発明のようなタバコ材の一体化構造に見合う水分量は、一般的な手巻き用のものよりもむしろアセンブリがされたシガレットの水分量に近いとみられ、請求人が主張するような特異な水分量であるとは考えにくい。 したがって、請求人の主張は採用できない。 （５）まとめ 以上のように、本願補正発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 ３ むすび したがって、本件補正は、特許法第１７条の２第６項において準用する同法第１２６条第７項の規定に違反するので、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下すべきものである。 第３ 本願発明について １ 本願発明 本件補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和３年２月３日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項１～１６に記載されたとおりのものであるところ、その請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は、前記第２の［理由］１（１）に記載のとおりのものである。 ２ 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、次の理由を含むものである。 この出願の請求項１に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。 引用文献１：国際公開第２００８／０５６０９９号 ３ 引用文献 引用文献１の記載事項は、前記第２の［理由］２（２）アに記載したとおりである。 ４ 対比・判断 本願発明は、前記第２の［理由］２で検討した本件補正発明から、「タバコ材は１２重量％から１６重量％までの水を含む」という限定事項を削除したものである。 そうすると、本願発明と引用発明との間の相違点は、前記第２の［理由］２（３）に記載した［相違点１］及び［相違点２］のみとなり、この点は、前記第２の［理由］２（４）ア及びイに記載したとおり、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 ５ むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第２９条第２項に該当し、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項について検討するまでもなく、本願は、拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。