2024-700837

特許第７４４６００３号発明「マカ抽出物及びその用途」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結 論 特許７４４６００３号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～４〕について訂正することを認める。 特許７４４６００３号の請求項１に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理 由 第１ 手続の経緯 本件特許に係る出願は、令和４年５月３１日（パリ条約に基づく優先権主張 ２０２１年５月３１日 米国（ＵＳ））の特許出願であって、令和６年２月２９日にその特許権の設定登録がされ、同年３月８日に特許掲載公報が発行され、その請求項１～４に係る発明のうちの請求項１に係る発明の特許に対し、同年９月４日に、特許異議申立人のＴＯＷＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 株式会社（以下「申立人」という。）により、特許異議の申立てがなされたものである。 その後の主な手続は以下のとおりである。 令和６年１１月 ６日 手続補正書（方式）の提出（申立人） 同年１２月１０日付け 取消理由通知 令和７年 ３月１４日 訂正請求書及び意見書の提出（特許権者） 同年 ４月１４日付け 訂正請求があった旨の通知 同年 ５月１６日 意見書の提出（申立人） 同年 ６月１７日付け 訂正拒絶理由通知 同年 ８月 ８日 手続補正書（方式）及び意見書の提出（特許権者） 同年 ９月２９日付け 取消理由通知（決定の予告） 同年１０月２０日 応対記録（特許権者） 同年１２月２５日 訂正請求書及び意見書の提出（特許権者） なお、令和７年３月１４日提出の訂正請求書による訂正の請求は、令和７年１２月２５日提出の訂正請求書による訂正の請求がされたので、特許法第１２０条の５第７項の規定により取り下げられたものとみなす。 また、下記第２で説示するとおり、令和７年１２月２５日提出の訂正請求書による訂正は、請求項を削除する訂正及び特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正のみであるから、特許法第１２０条の５第５項ただし書の規定により、申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと判断した。 第２ 訂正について １ 訂正請求の趣旨 令和７年１２月２５日に提出された訂正請求書による訂正（以下、「本件訂正」という。）の請求の趣旨は「特許第７４４６００３号の明細書、特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１～４について訂正することを求める。」というものである。 ２ 訂正の内容 以下において、下線は訂正箇所を示す。 （１）訂正事項１ 特許請求の範囲の請求項１を削除する。 （２）訂正事項２ 特許請求の範囲の請求項２を削除する。 （３）訂正事項３ 特許請求の範囲の請求項３の 「請求項１記載のマカ抽出物の抽出方法であって、その抽出プロセスは：」 との記載を、 「（５Ｓ）－アセチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－ピロリジン－２－オン、５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール及び／または５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロールから選択される化合物を含有することを特徴とするマカ抽出物の抽出方法であって、その抽出プロセスは：」 との記載に訂正する。 請求項３の記載を引用する請求項４も同様に訂正する。 （４）訂正事項４ 特許請求の範囲の請求項４の 「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロールを得る工程」 との記載を、 「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロールを得る工程」 との記載に訂正する。 （５）訂正事項５ 特許請求の範囲の請求項４の 「５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロールを得る工程」 との記載を、 「５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロールを得る工程」 との記載に訂正する。 （６）訂正事項６ 明細書の【００１１】の 「化合物４は５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール、化合物５は５－メトキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール、化合物６は５－ヒドロキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール、化合物７は３－（ベンジル）－１－（ヒドロキシ）－４－アルドルピリジン」 との記載を、 「化合物４は５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール、化合物５は５－メトキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルデヒドピロール、化合物６は５－ヒドロキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルデヒドピロール、化合物７は３（ベンジル）－１－（ヒドロキシ）－４－アルデヒドピリジン」 との記載に訂正する。 ３ 訂正の適否について （１）一群の請求項について 本件訂正前の請求項１～４について、請求項２～４は、それぞれ請求項１を直接的又は間接的に引用しているものであって、上記の訂正事項１によって記載が訂正される請求項１に連動して訂正されるものである。 したがって、本件訂正の請求は、特許法第１２０条の５第４項に規定する一群の請求項についてされたものである。 （２）訂正事項１及び２について ア 訂正の目的について 訂正事項１及び２による訂正は、請求項１及び２を削除するものであるから、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１号に掲げる「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 新規事項の追加の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項１及び２による訂正は、請求項１及び２を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「本件明細書等」という。）に記載した事項の範囲内においてするものであり、発明のカテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 したがって、訂正事項１及び２は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項及び第６項に適合する。 ウ 独立特許要件について 訂正事項１及び２は、いずれも、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。 しかしながら、訂正事項１については、請求項１に係る特許に対して特許異議の申立てがされているから特許法第１２０条の５第９項において読み替えて準用する同法第１２６条第７項に規定する要件（いわゆる「独立特許要件」）は課されない。 また、訂正事項２については、独立特許要件を判断すべき対象の請求項２は削除されているから、特許法第１２６条第７項の規定に適合する。 （３）訂正事項３について ア 訂正の目的について 訂正事項３は、訂正前の請求項３が訂正前の請求項１の記載を引用する記載であるところ、引用形式を解消した上で、独立形式の請求項へ改めるものである。よって、訂正事項３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第４号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。 また、訂正事項３は、令和７年９月２９日付けの取消理由通知（決定の予告）において、願書に添付した特許請求の範囲の請求項１の 「（５Ｓ）－アセチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－ピロリジン－２－オン、５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール及び／または５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロールから選択されることを特徴とする、マカ抽出物。」 との記載について、その特許を受けようとする発明が「化合物」それ自体の発明を意味しているのか、組成物としての「抽出物」の発明を意味しているのか、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識を参酌しても、明確に把握できないことを理由とする取消理由１（明確性要件違反）を通知していたところ、請求項３において 「請求項１記載のマカ抽出物」 と記載されていたことによって、請求項１の記載と同様に明確でなかった請求項３のマカ抽出物の記載について、 「（５Ｓ）－アセチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－ピロリジン－２－オン、５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール及び／または５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロールから選択される化合物を含有することを特徴とするマカ抽出物」 との記載と訂正することによって、マカ抽出物が組成物であることを明確にするものである。 よって、訂正事項３は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号に掲げる「明瞭でない記載の釈明」も目的とする。 イ 新規事項の追加の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 本件明細書等の明細書の【００２２】、【００２４】及び【００２５】、並びに、図２及び３には、「（５Ｓ）－アセチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－ピロリジン－２－オン」、「５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール」及び／又は「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール」から選択される化合物（順に、【００２５】及び図１に記載された化合物２、化合物３及び化合物４に相当する。）を含有するマカ抽出物が、請求項３及び４に記載された方法によって得られることが記載されているから、訂正事項３は、本件明細書等に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項に適合するものである。 また、訂正事項３は、上記のとおり、請求項３を引用形式から独立形式に改め、また、引用する請求項１の「マカ抽出物」について、化合物であるのか組成物であるのか明確でなかったものを、組成物であることを明確にする訂正であるから、カテゴリーや対象、目的を変更するものであるとはいえず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第６項に適合するものである。 ウ 独立特許要件について 訂正事項３は、特許異議申立がされていない請求項３についての訂正であるところ、上記アで述べたとおり、その訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第３号及び第４号に掲げる事項を目的とする訂正であって、同法同条同項第１号又は第２号に掲げる事項を目的とする訂正ではないから、独立特許要件は課されない。 （４）訂正事項４及び５について ア 訂正の目的について 訂正事項４及び５の訂正の目的について、特許権者は「誤記の訂正」である旨主張しているので、訂正事項４及び５が誤記の訂正、すなわち誤りであることが明らかな記載を本来その意であることが明らかな記載に正すものであるといえるか、について検討する。 本件訂正前の請求項４に記載された「アルドル」という語は化合物の構造を表す語として存在しないので、請求項４の「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」及び「５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」という記載に何らかの誤りがあることは明らかである。 （ア）「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」について 本件訂正前の請求項４に、「画分Ｆ－３－３－３をルナシリカゲルカラムを用いて溶離液としてｎ－ヘキサン／酢酸エチルでの高速液体クロマトグラフィーで分離し、５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロールを得る工程」と記載されている。 そして、本件明細書等の【００２５】には、 「画分Ｆ－３－３－３・・・をＬｕｎａシリカゲルカラム（ｎ－ヘキサン／酢酸エチルの体積比３：２、流量２ｍＬ／ｍｉｎ）で、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）により分離させて化合物４・・・と化合物６・・・を得た。」 と記載され、本件明細書等の図３にも、以下のとおり記載されている。 「 ［図：0001436147000001.jpg］ 」 よって、上記記載から、訂正前の請求項４に記載された「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」は、化合物４か化合物６であるといえる。 ここで、本件明細書等の図１に記載された化合物４及び化合物６のうち、５－ヒドロキシメチル基及び１－（ｍ－メトキシベンジル）基を有する化合物は、化合物４であるから、「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」は化合物４であることが理解できる。 そして、本件明細書等の図１に記載の化合物４の化学構造において、ピロールの２位に結合する基は「アルデヒド」であるから、 「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」が、 「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール」 を意味することは明らかである。 （イ）「５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」について 本件訂正前の請求項４に、「画分Ｆ－３－４－２をルナシリカゲルカラムを用いて溶離液としてｎ－ヘキサン／酢酸エチルでの高速液体クロマトグラフィーで分離し、５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロールを得る工程」と記載されている。 そして、本件明細書等の【００２５】には、 「画分Ｆ－３－４－２・・・をＬｕｎａシリカゲルカラム（ｎ－ヘキサン／酢酸エチルの体積比３：１、流量２ｍＬ／ｍｉｎ）で、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）により分離させて化合物３・・・を得た。」 と、記載され、本件明細書等の図３にも、以下の記載がある。 「 ［図：0001436147000002.jpg］ 」 よって、上記記載から、 「５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」は、化合物３であるといえる。 そして、本件明細書等の図１に記載の化合物３の化学構造において、ピロールの２位に結合する基は「アルデヒド」であるから、 「５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」が、 「５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール」 を意味することは明らかである。 （ウ）小括 したがって、訂正事項４及び５に係る訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第２号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものであるといえる。 イ 新規事項の追加の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール」及び「５－メトキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール」は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「当初明細書等」という。）の明細書の【００１１】に記載されており、また、図１に記載されているといえることから、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 また、訂正事項４及び５に係る訂正は、誤りであることが明らかな記載を、本来その意であることが明らかな記載に正すものであるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 よって、当該訂正事項４及び５は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項及び第６項に適合するものである。 ウ 独立特許要件について 訂正事項４は、特許異議申立がされていない請求項４についての訂正であり、その訂正の目的は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第２号に規定する「誤記又は誤訳の訂正」を目的とする訂正であるから、請求項４に係る発明は独立特許要件を満たさなければならないが、上記アで述べたとおり、その訂正の内容は、誤りであることが明らかな記載を本来その意であることが明らかな記載に正すものであるから、訂正後の請求項４に係る発明について、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 したがって、訂正事項４及び５に係る訂正は、独立特許要件を満たすものである。 （５）訂正事項６について ア 訂正の目的について 訂正事項６の訂正の目的について、請求人は「誤記の訂正」である旨主張しているので、訂正事項６が誤記の訂正、すなわち誤りであることが明らかな記載を本来その意であることが明らかな記載に正すものであるといえるか、について検討する。 訂正前の明細書の【００１１】に記載された「アルドル」という語は化合物の構造を表す語として存在しないので、【００１１】の 「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」、 「５－メトキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール」、 「５－ヒドロキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール」及び 「３－（ベンジル）－１－（ヒドロキシ）－４－アルドルピリジン」 という記載に何らかの誤りがあることは明らかである。 そして、同【００１１】には、 「図１に示す８種類のマカ抽出アルカロイド誘導体化合物を得た。・・・化合物４は５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール、化合物５は５－メトキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール、化合物６は５－ヒドロキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール、化合物７は３－（ベンジル）－１－（ヒドロキシ）－４－アルドルピリジン・・・である。」 との記載がある、すなわち、 「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」が「化合物４」であり、 「５－メトキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール」が「化合物５」であり、 「５－ヒドロキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール」が「化合物６」であり、 「３－（ベンジル）－１－（ヒドロキシ）－４－アルドルピリジン」が「化合物７」である旨の記載がある。 一方、本件特許の図１に、化合物４～７についての記載があるところ、 図１に記載の化合物４の化学構造において、ピロールの２位に結合する基は「アルデヒド」であり、 図１に記載の化合物５の化学構造において、ピロールの２位に結合する基は「アルデヒド」であり、 図１に記載の化合物６の化学構造において、ピロールの２位に結合する基は「アルデヒド」であり、 図１に記載の化合物７の化学構造において、ピリジンの４位に結合する基は「アルデヒド」である。 よって、訂正前の明細書の【００１１】の、 「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルドルピロール」、 「５－メトキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール」、 「５－ヒドロキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルドルピロール」及び 「３－（ベンジル）－１－（ヒドロキシ）－４－アルドルピリジン」 との記載は、本来、それぞれ 「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール」、 「５－メトキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルデヒドピロール」、 「５－ヒドロキシメチル－１－（ベンジル）－２－アルデヒドピロール」及び 「３－（ベンジル）－１－（ヒドロキシ）－４－アルデヒドピリジン」 を意味することは明らかである。 したがって、訂正事項６に係る訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第２号に掲げる「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものであるといえる。 イ 新規事項の追加の有無及び特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 訂正事項６により訂正される化合物は、当初明細書等の図１に記載されており、また、訂正事項６に係る訂正は、誤りであることが明らかな記載を、本来その意であることが明らかな記載に正すものであるから、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてするものである。 また、訂正事項６に係る訂正は、誤りであることが明らかな記載を、本来その意であることが明らかな記載に正すものであるから、特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことは明らかである。 よって、当該訂正事項６は、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第５項及び第６項に適合するものである。 ウ 明細書の訂正と関係する請求項について 訂正事項６によって訂正された明細書の【００１１】に記載された「５－ヒドロキシメチル－１－（ｍ－メトキシベンジル）－２－アルデヒドピロール」（化合物４）は、訂正後の請求項３及び４に記載された化合物であるから、訂正事項６は、請求項３及び４についての訂正であるといえるところ、上記（１）で述べたとおり、請求項１～４は一群の請求項であるから、訂正事項６は、一群の請求項である請求項１～４に関係する訂正である。 そして、本件訂正の請求は、請求項１～４についてされているから、特許法第１２０条の５第９項で準用する特許法第１２６条第４項に適合するものである。 エ 独立特許要件について 訂正事項６は、上記アで述べたとおり、「誤記又は誤訳の訂正」を目的とするものである。 そして、訂正事項６は、上記ウで述べたとおり、請求項１～４に関係する訂正であるところ、本件訂正前の請求項２～４については特許異議の申立てがされていないので、独立特許要件を満たさなければならない。 そして、訂正後の請求項２は削除され、訂正後の請求項３及び４に係る発明については、上記アで述べたとおり、その訂正の内容は、誤りであることが明らかな記載を本来その意であることが明らかな記載に正すものであるから、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、訂正後の発明が特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由は見いだせない。 したがって、訂正事項６に係る訂正は、特許法１２６条７項に規定の独立特許要件を満たすものである。 ４ 訂正請求についてのまとめ 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２０条の５第２項ただし書第１～４号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同法同条第９項において準用する同法第１２６条第４～７項の規定に適合するものである。 よって、本件特許の明細書及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔１～４〕について訂正することを認める。 第３ 特許異議の申立について 申立人は、本件特許の請求項１に係る特許について特許異議の申立てをしているところ、本件訂正により請求項１は削除されたことから、申立ての対象が存在しないものとなった。 したがって、本件特許異議の申立ては、不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものであるから、特許法第１２０条の８第１項で準用する特許法第１３５条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。