2020-390060

第２　本件請求の内容

１　本件請求の趣旨

本件請求の趣旨は、「特許第６６５７４１３号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。

２　本件訂正の内容

本件訂正の内容は次のとおりである。

［訂正事項１］

請求項１の「Ｒ２は、ハロゲン、－Ｃ１－Ｃ４－アルキル、－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル、－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルコキシ、－Ｓ（Ｃ１－Ｃ４－アルキル）、又はフラニルであり、ここで、前記フラニルは、－Ｃ１－Ｃ４－アルキルで置換されていてもよく；」との記載を、「Ｒ２は、ハロゲン、－Ｃ１－Ｃ４－アルキル、－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル、－Ｓ（Ｃ１－Ｃ４－アルキル）、又はフラニルであり、ここで、前記フラニルは、－Ｃ１－Ｃ４－アルキルで置換されていてもよく；」に訂正する（下線は訂正箇所。以下同様。）。

［訂正事項２］

請求項５の「Ｒ２が、ハロゲン、－ＣＨ３、－Ｃ１－ハロアルキル、－Ｃ１－ハロアルコキシ、－ＳＣＨ３、又はフラニルであり、」との記載を、「Ｒ２が、ハロゲン、－ＣＨ３、－Ｃ１－ハロアルキル、－ＳＣＨ３、又はフラニルであり、」に訂正する。

［訂正事項３］

請求項８の「Ｒ２が、クロロ、無置換フラニル、－ＣＨ３、－ＣＦ３、－ＯＣＦ３、－ＯＣＨＦ２、又は－ＳＣＨ３である、」との記載を、「Ｒ２が、クロロ、無置換フラニル、－ＣＨ３、－ＣＦ３、又は－ＳＣＨ３である、」に訂正する。

［訂正事項４］

請求項９を削除する。

［訂正事項５］

請求項１０の「請求項１～９のいずれか一項に記載の」との記載を、「請求項１～８のいずれか一項に記載の」に訂正する。

［訂正事項６］

請求項１１の「請求項６～１０のいずれか一項に記載の」との記載を、「請求項６、７、８または１０に記載の」に訂正する。

［訂正事項７］

請求項１２の「請求項７～１１のいずれか一項に記載の」との記載を、「請求項７、８、１０または１１に記載の」に訂正する。

［訂正事項８］

請求項１３を削除する。

［訂正事項９］

請求項１７の「請求項１～１６のいずれか一項に記載の」との記載を、「請求項１～８、１０～１２及び１４～１６のいずれか一項に記載の」に訂正する。

［訂正事項１０］

請求項１８の「請求項１～１６のいずれか一項に記載の」との記載を、「請求項１～８、１０～１２及び１４～１６のいずれか一項に記載の」に訂正する。

［訂正事項１１］

請求項１８の「ＰＰＡＲδ関連疾患又は病状の治療に使用すための」との記載を、「ＰＰＡＲδ関連疾患又は病状の治療に使用するための」に訂正する。

第３　当審の判断

１　訂正事項１について

（１）訂正の目的について

訂正事項１は、本件訂正前の請求項１に記載されていたＲ２の選択肢から、「－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルコキシ」を削除するものである。

したがって、訂正事項１は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。

（２）新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の有無について

訂正事項１は、本件訂正前の請求項１に記載されていたＲ２の選択肢から、「－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルコキシ」を削除するに過ぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項１による本件訂正は、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。

（３）独立特許要件について

訂正事項１は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当するところ、独立特許要件については、下記７で合わせて検討する。

２　訂正事項２について

（１）訂正の目的について

訂正事項２は、本件訂正前の請求項５に記載されていたＲ２の選択肢から、「－Ｃ１－ハロアルコキシ」を削除するものである。

したがって、訂正事項２は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。

（２）新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の有無について

訂正事項２は、本件訂正前の請求項５に記載されていたＲ２の選択肢から、「－Ｃ１－ハロアルコキシ」を削除するに過ぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項２による本件訂正は、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。

（３）独立特許要件について

訂正事項２は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当するところ、独立特許要件については、下記７で合わせて検討する。

３　訂正事項３について

（１）訂正の目的について

訂正事項３は、本件訂正前の請求項８に記載されていたＲ２の選択肢から、「－ＯＣＦ３」と「－ＯＣＨＦ２」を削除するものである。

したがって、訂正事項３は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。

（２）新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の有無について

訂正事項３は、本件訂正前の請求項８に記載されていたＲ２の選択肢から、「－ＯＣＦ３」と「－ＯＣＨＦ２」を削除するに過ぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項３による本件訂正は、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。

（３）独立特許要件について

訂正事項３は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当するところ、独立特許要件については、下記７で合わせて検討する。

４　訂正事項４及び８について

（１）訂正の目的について

訂正事項４及び８は、請求項９及び請求項１３を削除するものである。

したがって、訂正事項４及び８は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当する。

（２）新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の有無について

訂正事項４及び８は、請求項９及び１３を削除するものであるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項４及び８による本件訂正は、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。

（３）独立特許要件について

訂正事項４及び８は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正に該当するところ、請求項を削除する訂正であるから、独立特許要件を判断する対象の請求項が存在しない（なお、削除された請求項を引用する請求項については、下記５を参照されたい。）。

５　訂正事項５～７、９、１０について

（１）訂正の目的について

訂正事項５は、本件訂正前に請求項１０が引用する請求項のうち、請求項９を削除するものであり、

訂正事項６は、本件訂正前に請求項１１が引用する請求項のうち、請求項９を削除するものであり、

訂正事項７は、本件訂正前に請求項１２が引用する請求項のうち、請求項９を削除するものであり、

訂正事項９は、本件訂正前に請求項１７が引用する請求項のうち、請求項９及び１３を削除するものであり、

訂正事項１０は、本件訂正前に請求項１８が引用する請求項のうち、請求項９及び１３を削除するものである。

したがって、訂正事項５～７、９、１０は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号及び第４号に掲げる、特許請求の範囲の減縮及び他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正に該当する。

（２）新規事項の追加、特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の有無について

訂正事項５～７、９、１０は、請求項１０～１２、１７、１８において、引用する請求項を削除するに過ぎないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項５～７、９、１０による本件訂正は、特許法第１２６条第５項及び第６項の規定に適合する。

（３）独立特許要件について

訂正事項５～７、９、１０は、特許請求の範囲の減縮をその目的として含む訂正に該当するところ、独立特許要件については、下記７で合わせて検討する。

６　訂正事項１１について

（１）訂正の目的について

訂正事項１１は、本件訂正前の請求項１８の「ＰＰＡＲδ関連疾患又は病状の治療に使用すための」との記載を、「ＰＰＡＲδ関連疾患又は病状の治療に使用するための」に訂正するものであるところ、訂正前の「使用すための」との記載は、日本語として意味を成しておらず、誤記が存在することは明らかである。

そして、本件訂正前の請求項１８の記載が、「ＰＰＡＲδ関連疾患又は病状の治療に使用すための、医薬的に許容されるキャリア又は賦形剤、及び請求項１～１６のいずれか一項に記載の化合物、又はその医薬的に許容される塩を含む、医薬組成物。」であること、願書に添付した明細書の【０００２】に、「本出願は、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体（ＰＰＡＲ）の、特にＰＰＡＲデルタ（ＰＰＡＲδ）のアゴニスト、及び１つ以上のＰＰＡＲδ関連疾患の治療又は予防などのためのその使用方法に関する。」との記載、【０００９】に、「式（Ｉ）、（ＩＩ）、及び（ＩＩＩ）の化合物の医薬組成物も、本明細書において開示される。特定の実施形態は、医薬的に許容されるキャリア又は賦形剤、及び１つ以上の開示される化合物又はその医薬的に許容される塩を含む。本発明の医薬組成物は、対象におけるＰＰＡＲδ関連疾患又は病状の治療を例とする治療法に用いられ得る。」との記載、【００１１】に、「さらに、本明細書において、１つ以上の開示される化合物、若しくはその医薬的に許容される塩、又は１つ以上の開示される化合物を含む医薬組成物の、ＰＰＡＲδ関連疾患又は病状を治療するための医薬の作製のための使用も提供される。」との記載があることからみて、上記「使用すための」との記載は、本来、「使用するための」との意味であることは明らかであり、当該訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められる。

したがって、当該記載を日本語として明瞭な「使用するための」とする訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第２号に掲げる、誤記の訂正を目的とする訂正に該当する。

（２）新規事項の追加の有無について

願書に添付した明細書の【０００２】には、「本出願は、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体（ＰＰＡＲ）の、特にＰＰＡＲデルタ（ＰＰＡＲδ）のアゴニスト、及び１つ以上のＰＰＡＲδ関連疾患の治療又は予防などのためのその使用方法に関する。」との記載、【０００９】には、「式（Ｉ）、（ＩＩ）、及び（ＩＩＩ）の化合物の医薬組成物も、本明細書において開示される。特定の実施形態は、医薬的に許容されるキャリア又は賦形剤、及び１つ以上の開示される化合物又はその医薬的に許容される塩を含む。本発明の医薬組成物は、対象におけるＰＰＡＲδ関連疾患又は病状の治療を例とする治療法に用いられ得る。」との記載、【００１１】には、「さらに、本明細書において、１つ以上の開示される化合物、若しくはその医薬的に許容される塩、又は１つ以上の開示される化合物を含む医薬組成物の、ＰＰＡＲδ関連疾患又は病状を治療するための医薬の作製のための使用も提供される。」との記載があることから、願書に添付した明細書には、医薬的に許容されるキャリア又は賦形剤、及び式（Ｉ）等の化合物、又はその医薬的に許容される塩を含む、医薬組成物をＰＰＡＲδ関連疾患又は病状の治療に使用すること及び当該医薬組成物が記載されているといえる。

してみると、訂正事項１１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであるといえる。

したがって、訂正事項１１による本件訂正は、特許法第１２６条第５項の規定に適合する。

（３）特許請求の範囲の実質上の拡張・変更の有無について

訂正事項１１は、本件訂正前の請求項１８の記載が、それ自体で誤りであることが明らかであり、かつ、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の記載全体から、正しい記載が自明な事項として定まるときにおいて、その誤りを正しい記載にする訂正であるから、当該訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、訂正事項１１による本件訂正は、特許法第１２６条第６項の規定に適合する。

（４）独立特許要件について

訂正事項１１は、誤記の訂正をその目的として含む訂正に該当するところ、独立特許要件については、下記７で合わせて検討する。

７　独立特許要件について

上記１～３、５、６で述べたとおり、訂正事項１～３は特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であり、訂正事項５～７、９、１０は特許請求の範囲の減縮をその目的として含む訂正であり、訂正事項１１は誤記の訂正を目的とする訂正であるところ、本件訂正前の請求項の引用関係を考慮すれば、これらの訂正事項により訂正された本件訂正後の請求項は、請求項１～８、１０～１２、１７～１９である。

したがって、本件訂正後における特許請求の範囲の請求項１～８、１０～１２、１７～１９に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて検討する。

訂正事項１は、本件訂正前の請求項１に記載されていたＲ２の選択肢から、「－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルコキシ」を削除するに過ぎず、訂正事項２は、本件訂正前の請求項５に記載されていたＲ２の選択肢から、「－Ｃ１－ハロアルコキシ」を削除するに過ぎず、訂正事項３は、本件訂正前の請求項８に記載されていたＲ２の選択肢から、「－ＯＣＦ３」と「－ＯＣＨＦ２」を削除するに過ぎず、訂正事項５～７、９、１０は、請求項１０～１２、１７、１８において、引用する請求項を削除するに過ぎず、訂正事項１１は、本件訂正前の請求項１８に存在していた誤記を訂正するに過ぎない。

してみると、訂正事項１～３、５～７、９～１１のいずれについても、その訂正によって特許要件を見直すべき新たな事情は存在しないから、本件訂正後の請求項１～８、１０～１２、１７～１９に記載されている事項により特定される発明は特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。

したがって、訂正事項１～３、５～７、９～１１による本件訂正は、いずれも特許法第１２６条第７項の規定に適合する。

第４　むすび

以上のとおり、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書第１号、第２号及び第４号に掲げる事項を目的とする訂正に該当し、特許法第１２６条第５項ないし第７項の規定に適合するものであるから、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

よって、結論のとおり審決する。