2020-390011

特許第５９７８３０３号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

【結　論】 特許第５９７８３０３号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

【理　由】 第１　手続の経緯 特許第５９７８３０３号（以下、「本件特許」という。）は、２０１２年８月８日（パリ条約による優先権主張　外国庁受理　２０１１年８月９日アメリカ合衆国（ＵＳ））を国際出願日とする特願２０１４－５２５１０８号の請求項１ないし４５に係る発明について、平成２８年７月２９日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和２年２月１２日に本件訂正の請求がなされたものである。 さらに、当審において令和２年４月２７日付けで訂正拒絶理由を通知したところ、同年６月８日に意見書が提出されたところである。 第２　審判請求の趣旨 本件訂正の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項１ないし４５について訂正すること（以下、「本件訂正」という。）を認める、との審決を求めるものである。 第３　訂正の内容 本件訂正の内容は審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲に記載されたとおり訂正するものであって、以下のとおりである。 １　訂正事項１ 請求項１に「吸引可能な物質をともに含む実質的に筒状の吸引可能な物質媒体であって、前記吸引可能な物質媒体と前記カートリッジ本体との間に環状空間を定めるように、前記カートリッジ本体内に配置されている吸引可能な物質媒体と」とあるのを、「吸引可能な物質をともに含む実質的に筒状の吸引可能な物質媒体であって、前記吸引可能な物質媒体と前記カートリッジ本体との間にポリマー材料を含む環状空間を定めるように、前記カ－トリッジ本体内に配置されている吸引可能な物質媒体と」と訂正する（なお、請求項１の記載を引用する請求項２ないし４５も同様に訂正する。下線は、訂正箇所を示す。）。 ２　訂正事項２ 請求項１に「前記吸引可能な物質を含む蒸気を前記環状空間内に形成させるのに充分に、前記吸引可能な物質媒体の少なくとも一部を加熱するように、前記吸引可能な物質媒体が前記電気加熱部材と機能可能に配置される電気喫煙物品」とあるのを、「記吸引可能な物質を含む蒸気を前記環状空間内に形成させるのに充分に、前記吸引可能な物質媒体の少なくとも一部を加熱するように、前記吸引可能な物質媒体が前記電気加熱部材と機能可能に配置され、前記カ－トリッジは、前記制御ハウジングへの必要な挿入深さを示す１つ以上のマーキングを外面に有する、電気喫煙物品」と訂正する（なお、請求項１の記載を引用する請求項２ないし４５も同様に訂正する。）。 第４　訂正拒絶理由 １　本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「特許明細書等」という。）に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項１は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではないから、特許法第１２６条第５項の規定に適合しない。 ２　独立特許要件 本件訂正後の請求項１の記載は、特許法第３６項第１号及び第２号に規定する要件を満たしておらず、本件訂正後の請求項１に係る発明は、特許出願の際、独立して特許を受けることができないから、本件訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合しない。 第５　当審の判断 １　訂正事項１について （１）訂正の目的 上記訂正事項１は、訂正前の「環状空間」について、「ポリマー材料を含む」ことを限定するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 特許明細書等における明細書の段落【００５４】には、「この様式では、本発明において別段に記載されているように、カートリッジ本体の内面と、吸引可能な物質媒体の外面によって定められる環状空間３１９は、カートリッジ本体の、開口構造化された第２の内層に取って代わられているとともに、同じ機能を提供する。したがって、カートリッジの第２の内層内の空隙は、本明細書に別段に記載されているような、環状空間の特徴（例えば体積など） と実質的に同じ特徴を呈してよい。特有の実施形態では、第２の内層の開口構造は、体積ベースで、その層の少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なくとも約７０％、少なくとも約８０％、または少なくとも約８５％が開口空隙空間であるようになっている。特有の実施形態では、第２の内層の開口空間は、第２の内層の約５０体積％～約９０体積％、約６０体積％～約８５体積％、または約６５体積％～約８０体積％であってよい。この比較的厚い多孔質層は、エアロゾル収集／生成区域をもたらすものとしてとして特徴づけることができ、ある１つの例では、紙またはポリマー材料のアコーディオン層であってよい。あるいは、第２の内層は、セルロースアセテートトウのような材料、綿繊維、または不織多孔質マットを形成させるのに有用ないずれかの数の材料（スパンボンドポリプロピレン、ＰＬＡ繊維、ＰＨＡ繊維、ガラス繊維など）の多孔質マットであってもよい。」（下線は、当審で付与した。）と記載されている。 また、令和２年６月８日提出の意見書において、請求人は、本願明細書には、環状空間にポリマー材料のアコーディオン層を設けた実施例が開示されているが、これはある１つの例であり、これとは別に多孔質マットの実施例も記載されており、多孔質マットはポリマーで形成できるものであり、本願明細書の記載を見た当業者は、あらゆる形態のポリマー材料が環状空間に設けられることを理解する旨主張する。 以上を踏まえると、特許明細書等には、訂正事項１の「ポリマー材料を含む環状空間」が実質的に記載されているといえる。 したがって、訂正事項１は、特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものでなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 よって、訂正事項１は、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものであるから、上記「第４　１」　の訂正拒絶理由は解消した。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないこと 訂正事項１は、上記（１）のように訂正前の請求項１に記載された事項をさらに限定するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 したがって、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ２　訂正事項２について （１）訂正の目的 上記訂正事項２は、訂正前の「カートリッジ」について、「制御ハウジングへの必要な挿入深さを示す１つ以上のマーキングを外面に有する」ことを限定するものであるから、特許法第１２６条第１項ただし書第１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 （２）特許明細書等に記載した事項の範囲内の訂正であること 特許明細書等における明細書の段落【００９０】には、「例えば、カートリッジは、その外側（例えばカートリッジオーバーラップ部３８０の外面）に１つ以上のマーク（または目盛り尺）を含んでよい。単一のマークが、（例えば図７に示されているように）使用するためのこの最初に位置に達するのに必要な挿入深さを示していてもよい。」との記載がある。 したがって、訂正事項２は、特許明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものでなく、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものである。 よって、訂正事項２は、特許法第１２６条第５項の規定に適合するものである。 （３）実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでないこと 訂正事項２は、上記（１）のように訂正前の請求項１に記載された事項をさらに限定するものであって、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに該当しない。 したがって、特許法第１２６条第６項の規定に適合するものである。 ３　独立特許要件 上記１（２）で検討したとおり、特許明細書等には、訂正事項１の「ポリマー材料を含む環状空間」が実質的に記載されているといえるから、訂正後の請求項１に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものであり、訂正後の請求項１に係る発明の「ポリマー材料」との記載も明確である。 したがって、訂正後の請求項１に係る発明は、特許法第３６条第６項第１号及び２号に規定する要件を満たしているから上記「第４　２」の訂正拒絶理由は解消した。 また、他に訂正後の請求項１に係る発明について特許を受けることができないとする理由を発見しない。 よって、本件訂正は、特許法第１２６条第７項の規定に適合するものである。 第６　むすび 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第１２６条第１項ただし書き第１号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第５項ないし第７項の規定に適合する。 よって、結論の通り審決する。